Sentencia 2008-00359 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Rad.: 11001 0324 000 2008-00359 00

Actor: E.I Du Pont de Nemours and Company

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

5.1. A través de la Resolución 42854 de 19 de diciembre de 2007, confirmada por la Resolución 11589 de 21 de abril de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención contenida en el expediente núm. PCT/06.070.651 y denominada “PIRIMIDINAS HERBICIDAS”, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en consideración a que el solicitante, la sociedad E.I. Du Pont de Nemours and Company, dio cumplimiento en forma parcial a las observaciones jurídicas formuladas y a que el memorial con el que se pretendió dar alcance y complementar la información requerida fue presentado extemporáneamente y carece por ello de efectos legales.

5.2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso considera pertinente interpretar los artículos 26, literal k), 32 y 39 de la Decisión 486, invocados en la demanda como vulnerados y, de oficio, los artículos 27 y 38 de la mencionada normativa comunitaria, cuyo tenor literal es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 26.—La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

(...).

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante;

(...)”.

“ART. 27.—El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

a) el requerimiento de concesión de la patente;

b) el nombre y la dirección del solicitante;

c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando este fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

d) el nombre de la invención;

e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;

f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;

g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,

h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro”.

“ART. 32.—Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente decisión.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.

“ART. 38.—La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27”.

“ART. 39.—Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”.

5.3. En opinión de la parte actora, los actos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 26 literal k), 32 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 27.2.ii) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, incorporado en el ordenamiento jurídico nacional a través de la Ley 463 de 1998; 259 del Código de Procedimiento Civil; 61 y 209 de la Constitución Política; y 2º y 3º del Código Contencioso Administrativo; así como de lo señalado en la Ley 455 de 1998, por la cual se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano la Convención de Apostilla.

Sostiene que la entidad demandada incurrió en error al exigirle la legalización o apostilla del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o sus causantes, pues éste no es un requisito que consagre la normativa comunitaria, la cual solo exige la presentación de la copia del citado documento. Así mismo, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó indebidamente la figura del abandono de la solicitud de patente, ya que no tuvo en cuenta la manifestación del solicitante de mantener la solicitud de patente, para lo cual aportó la copia del documento exigido en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.4. Pues bien, ciertamente en el artículo 26 de la Decisión 486 se señalan los requisitos que debe contener la solicitud de una patente de invención, y entre éstos, en su literal k), el consistente en que con ella se allegue, de ser el caso “la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante” (negrillas de la Sala).

En relación con el alcance de este requisito, en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina traída a este plenario, se cita la providencia de 3 de diciembre de 2008, correspondiente a la Acción de Incumplimiento 02-AI-2008(1), de ese mismo organismo, en la que se precisó lo siguiente:

“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 26, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

El artículo 32 de la misma decisión dispone que “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente decisión.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”. 

Sobre la base de las normas referidas, el tribunal estima preciso determinar el alcance del término “documento”, contenido en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

La literatura jurídica entiende por “documento”, “el escrito, escritura, instrumento con que se prueba, confirma, demuestra o justifica una cosa o, al menos, que se aduce con tal propósito”, y por “documento auténtico”, “el escrito, papel o instrumento autorizado en forma tal que dé fe y haya de ser creído, por extendido ante fedatario público o por estar legalizado por autoridad competente”(2).

Según un pronunciamiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por la cual contesta una solicitud presentada por el doctor José Barreda Zegarra de inicio de investigaciones correspondientes ante un posible incumplimiento de la normativa comunitaria por parte del Gobierno de Perú, a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual(3) en un caso similar, este órgano comunitario explica que por “documento” debe ser entendido todo “documento válido” para producir los efectos a los cuales está destinado. Es decir, un documento que tanto en el fondo como en la forma cumpla con las condiciones del país de emisión necesarias para surtir efectos, en este caso, para considerarlo como una cesión de derechos de patente.

Al respecto, se debe tener en cuenta que en los negocios jurídicos deben concurrir algunos elementos esenciales, específicos de cada clase de que se trate, entre ellos se destacan las formalidades o solemnidades que son necesarias a fin de que estos actos o manifestaciones de voluntad existan o valgan o para que puedan ser justificados en el evento de que ello sea necesario. Es decir, “la manifestación de voluntad se halla supeditada a formas solemnes predeterminadas”(4).

Cuando por este “documento” se dispone de un derecho, éste debe haberse regido por las formalidades del país en el cual se celebró, a efectos de otorgar seguridad jurídica a todas las relaciones contractuales(5), y “permita a la autoridad verificar y tener convicción respecto de que la cesión del derecho fue verdaderamente efectuada”, conforme al caso de autos. Más aún cuando es una obligación y responsabilidad de la oficina nacional competente verificar que el derecho de patente será válidamente concedido a la persona que lo solicita, es decir, que ésta sea realmente el inventor o la persona a la que éste le cedió los derechos correspondientes, a efectos de garantizar los derechos exclusivos de los inventores y evitar prácticas de mala fe(6).

Sobre la base de lo anterior, es pertinente determinar el alcance del literal k) del artículo 26. Al respecto, cabe diferenciar dos circunstancias que merecen ser tomadas en cuenta acerca del requisito contenido en el literal en comento:

1. Copia simple del documento de cesión.

2. El documento de cesión debe cumplir con las formalidades del país en el que se otorga.

En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la oficina nacional competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes. De ello deriva que la presentación de una copia de un documento que no cuenta con dicha legalización no puede ser admitido por la autoridad administrativa como válido.

En este sentido, la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente. Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular peruano.

De lo anterior, lo obrado por el Indecopi no contradice el sentido de la norma, pues, en efecto, basta con presentar una copia simple del documento de cesión del inventor para que éste sea aceptado por la oficina nacional competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486. Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez.

Una lectura de los artículos 26 y 32 de la Decisión 486 lleva a concluir que el documento de cesión de inventor, que permita al solicitante, distinto del inventor, plantear la solicitud de concesión de patente, para que tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades. Asimismo, la oficina nacional competente debe, conforme al artículo 26 literal k), solicitar copia simple del mismo.

Conforme obra en autos, la autoridad administrativa no ha exigido el documento original o el documento legalizado por notario o cónsul, sino que ha requerido la copia del documento, el cual, en su versión original, debe cumplir con las formalidades que revisten este tipo de actuaciones para ser válidas.

Adicionalmente, este órgano comunitario estima que las oficinas nacionales competentes no deben exigir, respecto a la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la Decisión 486, esto es un imperativo, no obstante lo anterior, el artículo 32 prevé que cuando durante la tramitación de la solicitud existan dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, es decir, que ameriten a juicio de la oficina nacional competente solicitar pruebas necesarias, podrá exigir la presentación de esta información adicional que permitan aclarar las dudas de la administración.

(...)” (cursivas del texto original y negrillas de la Sala)

De acuerdo con lo anterior, es claro que el requisito de la solicitud de patente consistente en que se acompañe con ella la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, se satisface allegando ante la Superintendencia de Industria y Comercio copia simple del citado documento, el cual, no obstante, para que tenga aceptación y validez, debió cumplir en su otorgamiento con las formalidades necesarias, en particular con la legalización de las firmas de quienes lo suscriben. En otros términos, basta con allegar al trámite administrativo de solicitud de patente de invención copia simple del respectivo documento de cesión, pero en la que conste que dicho acto se cumplió de acuerdo con las formalidades pertinentes, requisito éste que en ningún caso, como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la providencia antes transcrita, supone una exigencia adicional o distinta de las previstas en la Decisión 486 para este tipo de actuaciones.

5.5. En el presente asunto, según dan cuenta los antecedentes administrativos de los actos acusados:

i) La solicitante del privilegio de patente, hoy demandante en este proceso, presentó el 18 de julio de 2006 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de patente para la invención titulada “PIRIMIDINAS HERBICIDAS” (fls. 1 a 456).

ii) Mediante oficio 10471, notificado por fijación en lista núm. 321 del 15 de septiembre de 2006, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio le comunicó al apoderado de E.I. Du Pont de Nemours and Company que, una vez realizado el examen de forma de que trata el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encontró que “la solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante ”, conforme al artículo 26 literal k) de esa misma normativa, requiriéndolo para que aportara dicho documento en el término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de dicho oficio, so pena de considerarse abandonada la solicitud, según lo dispuesto en el artículo 39 ibídem (fl. 458).

iii) A través de memorial radicado el 17 de noviembre de 2006 se solicitó prórroga del término para atender el requerimiento antes mencionado y se acreditó el pago de la tasa oficial correspondiente (fls. 459 y 560).

iv) Posteriormente, el 18 de enero de 2007, se radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio “copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”, y su correspondiente traducción (fls. 461 a 483).

Aunque los citados documentos fueron presentados en copia simple, no consta en ellos que el documento de cesión de derechos haya sido otorgado de acuerdo con las formalidades correspondientes, pues en ellos no aparece la legalización de las firmas de quienes los suscriben. De otro lado, se trata de una traducción no oficial.

v) El 6 de marzo de 2007, la demandante radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio un “MEMORIAL DE ALCANCE”, a través del cual aportó, como complemento a su respuesta del 18 de enero de 2007, el “documento de cesión legalizado y traducido” (fls. 484 a 512).

5.6. Conforme a lo antes señalado, es evidente para la Sala que no se dio cumplimiento en debida forma ni en tiempo al requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, como quiera que la copia del documento en el que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante no fue allegado, en las condiciones de forma antes precisadas, dentro de la oportunidad legal, procediendo en consecuencia, por así disponerlo el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la declaratoria de abandono de la solicitud de patente presentada por la sociedad demandante, como en efecto se decidió a través de los actos demandados, al no cumplir la solicitud de patente con el requisito de que trata el artículo 26 literal k) de esa misma normativa comunitaria.

Por consiguiente, es claro que la decisión acusada está acorde con las normas comunitarias en comento.

De otro lado, respecto de las disposiciones del Código Contencioso Administrativo invocadas en la demanda, se ha de advertir que son aplicables en aquellos asuntos en los cuales la ley no ha previsto regulación especial, que no es el caso en el sub judice, pues existe reglamentación especial de la materia, mediante normas de carácter supranacional, las cuales, al ser incorporadas en el ordenamiento jurídico, modifican o derogan el derecho nacional. De manera que al existir un procedimiento en materia de trámite de las solicitudes de patente de invención, previsto en la legislación comunitaria andina, el cargo de violación de las citadas normas del Código Contencioso Administrativo no es procedente.

Igualmente, tampoco procede el cargo relativo a la supuesta violación de las disposiciones constitucionales invocadas en la demanda (arts. 61 y 209), pues no es cierto, de acuerdo con las consideraciones anteriores, que los actos acusados hayan tenido como propósito desconocer el derecho sustancial de la demandante a obtener una patente de invención. Como quedó expuesto, a través de las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio solo dio aplicación a la normativa comunitaria, al constatar que la solicitud de la demandante no cumplió debidamente con los requisitos que esa misma normativa exige.

5.7. Finalmente, frente al argumento de la demanda según el cual la Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido en otros asuntos la necesidad de aplicar el principio de eficacia en trámites regidos por la Decisión 486, basta con señalar que dicha entidad, como oficina nacional competente en materia de patentes, es autónoma para tomar sus decisiones tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes como con sus propias decisiones, de suerte que necesariamente no debe adoptar las mismas determinaciones frente a una u otra actuación.

5.8. Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad E.I Du Pont de Nemours and Company para que se declare la nulidad de las resoluciones 42854 de 19 de diciembre de 2007 y 11589 de 21 de abril de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, se decidió declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención contenida denominada “PIRIMIDINAS HERBICIDAS”, y se resolvió un recurso de reposición confirmando dicha decisión.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) Acción de Incumplimiento incoada por la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra de la República del Perú por supuesto incumplimiento de los artículos 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 26 literal k) y 32 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al solicitar requisitos distintos y adicionales a los previstos en la Decisión 486 para la presentación de solicitudes de otorgamiento de patentes de invención, específicamente, la exigencia de presentar la copia del documento de cesión de los inventores con firmas debidamente legalizadas por Notario Público y el de legalización por funcionario consular peruano, en el caso de que el documento se extendiera en el extranjero.

(2) Guillermo Cabanellas. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1981. págs. 304 y 305, en su orden. (cita original)

(3) SG-F/0.5/1923/2003 de 7 de julio de 2003. (cita original)

(4) Hernán Coello García. “Teoría del Negocio Jurídico”. Universidad del Azuay. Facultad de Ciencias Jurídicas. 1992, pág. 71. (cita original).

(5) “En cuanto procura otorgar certeza a la persona en su relación y vida social pero sin que sea o abarque a la justicia en cuanto valor absoluto que determina la igualdad que debe existir en esa relación y expresada a través del derecho”, es decir, “(...) seguridad que representa una realización parcial de la justicia, que procura otorgar certeza a la vida de los hombres en sociedad”. Eduardo Bermúdez Coronel. “Seguridad Jurídica. El Sistema Procesal como medio para la realización de la Justicia”. Memorias del Primer Ciclo de Conferencias”. Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo del Cañar, pág. 66. (cita original).

(6) “Las formalidades no son, como frecuentemente se suele afirmar, un obstáculo puesto para impedir la agilidad en los negocios jurídicos. Son, al contrario, recursos idóneos de los que se vale el Derecho para que su motivación radical, la seguridad (...) pueda realmente hacerse efectiva. Cabalmente. Si, por un momento, borramos las formalidades de los actos y contratos que requieren de una forma solemne, lo menos que podremos observar es que los asociados quedarán sometidos a la más completa inseguridad”. Hernán Coello García. Op. Cit. pág. 71. (cita original)