Sentencia 2008-00377 de noviembre 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2008-00377-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Confecciones Leonisa S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (D. 1/84 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

2. El asunto de fondo.

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca Leonisa (nominativa), a favor de la sociedad Meillard International S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 31 Internacional. En el curso del trámite administrativo correspondiente la sociedad Confecciones Leonisa S.A., invocando su condición de titular de la marca Leonisa nominativa y mixta para las clases 3, 25 y 35 de la Clasificación Internacional, se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada, considerando que estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 134 literal a), 136 literales a), b), y h), 137, 190, 191, 192, 200, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que la parte actora mencionó como violadas, cuyo texto es del siguiente tenor:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

(…).

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…).

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…).

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera quesean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

ART. 137.—Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

(…).

ART. 190.—Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

ART. 191.—El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

ART. 192.—El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

(…).

ART. 200.—La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

(…).

ART. 224.—Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

ART. 225.—Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(…).

ART. 228.—Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

ART. 229.—No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Así mismo, establece criterios para determinar la notoriedad de un signo distintivo y la protección contra su uso y registro no autorizado.

Respecto de la notoriedad de una marca, la Sala encuentra necesario precisar dicho concepto teniendo como fundamento la interpretación prejudicial elaborada por Tribunal de Justicia Andina para el asunto de la referencia:

“La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar.

La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de ‘notorio’ es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

La gran diferencia que añade la Decisión 486 al régimen de propiedad industrial pasado (Decis. 344) sobre la notoriedad es el hecho que no es necesario el registro del signo para que éste sea considerado notorio, tal como lo establece el artículo 229 de la Decisión 486.

Asimismo, el artículo 136, literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Para determinar la notoriedad de una marca, tal como se ha indicado, es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. Así, serán considerados sectores pertinentes (1) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, (2) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique y (3) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad; en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la autoridad nacional competente o al juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue.

2. El ámbito de protección de la marca notoria.

a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Así las cosas, corresponde a la Sala analizar si del material obrante en el expediente puede concluirse válidamente la notoriedad de la marca Leonisa cuyo titular es la sociedad Leonisa S.A.

Dentro de las pruebas allegadas por la parte actora se destacan las siguientes:

• Carta suscrita por el presidente de Almacenes Éxito S.A., con ocasión de los cincuenta (50) años de Leonisa S.A.

• Carta suscrita por el director ejecutivo de Fenalco - Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, con ocasió de los cincuenta (50) años de Leonisa S.A.

• Certificación del revisor fiscal de Leonisa S.A., mediante la que da fe de la creación, duración y extensión geográfica de la marca Leonisa en los países de la Comunidad Andina: Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.

• Publicaciones de Leonisa S.A., en la campaña contra el cáncer de seno, publicación de la revista cromos como patrocinador del concurso nacional de belleza colombiano para el año 2007.

• Certificación del revisor fiscal principal de Leonisa S.A., del 18 de junio de 2008 donde da cuenta de los gastos en los que ha incurrido por publicidad a 31 de diciembre de 2007, esto es, diez mil diecinueve millones seiscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta pesos ($ 10.109’658.430).

• Fotocopia de la Revista Dinero, edición del 5 de abril de 2002, en la que aparece un listado de las marcas más valiosas en el mercado colombiano donde se puede constatar que Leonisa ocupa el puesto 23.

• Certificación del revisor fiscal de Leonisa S.A., que da cuenta de la comercialización de los productos identificados con su marca con los siguientes países: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Aruba, Estados Unidos de Norte América, México y España entre otros.

• Certificación del revisor fiscal de Leonisa S.A., que da cuenta de las ventas nacionales: ciento setenta y nueve mil quinientos cincuenta y un millones ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos ($ 179.551’486.667) e internacionales: noventa y un mil quinientos cuarenta y nueve millones trescientos sesenta y dos mil setecientos doce pesos ($ 91.549’362.712) de los productos identificados con la marca Leonisa.

De las pruebas relacionadas en esta providencia, que fueron tenidas en cuenta para demostrar el uso del nombre comercial, se evidencia claramente que Leonisa S.A., viene usando la denominación Leonisa en forma continua y con anterioridad a la fecha de solicitud del registro presentado por la sociedad Meilland International S.A., para actividades relacionadas con colores barnices y lacas; preparaciones para blanquear; productos farmacéuticos; vestidos, botas y zapatos; y publicidad y negocio.

Además, se demuestra que el signo previamente registrado tiene un reconocimiento nacional e internacional por cuanto ha sido publicitado en diferentes medios, especialmente en revistas dirigidas a todo tipo de consumidor, dentro de los que destacan el sector empresarial y femenino. El titular de esa marca, la sociedad Leonisa S.A., ha sido reconocida a través de su marca Leonisa como una empresa que ha contribuido con el desarrollo empresarial de Colombia.

Es decir, las pruebas atrás relacionadas son claramente demostrativas de la calidad de signos notorios que ostenta la demandante. Tal circunstancia hace latente el error en que puede incurrir el público consumidor al pensar que los signos con la denominación Leonisa de la demandante con el solicitado por la sociedad Meilland International S.A.

De tal manera que si se permite la coexistencia de la marca cuestionada con los signos notoriamente conocidos de la sociedad demandante, puede llegarse a la dilución de la fuerza distintiva de estos últimos y con ello se deteriorarían sus valores comerciales y publicitarios, tal como lo pregona la norma comunitaria.

En ese orden, probado como está que la marca Leonisa de propiedad de la sociedad Leonisa S.A., es una marca de las denominadas notorias, concluye la Sala que le asiste razón a la demandante en cuanto que la Superintendencia de Industria y Comercio no podía otorgar registro para ninguna otra clase de producto o servicio con el signo Leonisa, pues como ya se vio el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción de un signo distintivo notoriamente conocido, como acontece en el caso bajo examen.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que de coexistir en el mercado los signos enfrentados se estaría permitiendo por parte de la autoridad nacional la dilución de la fuerza distintiva de éstos, lo que conllevaría al deterioro del valor comercial y publicitario de los productos y servicios que ampara con la marca Leonisa.

En este orden de ideas, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y a título del restablecimiento del derecho ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca Leonisa en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la sociedad Meilland International S.A.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones 4617 del 23 de febrero de 2007, 26755 del 28 de agosto de 2007 y 43082 del 21 de diciembre de 2007 mediante las cuales se concedió el registro de la marca Leonisa (nominativa) a favor de la sociedad Meilland International S.A., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca Leonisa (nominativa) concedido a nombre de la sociedad Meilland International S.A., para distinguir servicios de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

4. PUBLICAR este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.»