Sentencia 2008-00383 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2008-00383-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Algarra S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D. C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1.- El objeto del litigio.

Por virtud de lo dispuesto en los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas por las sociedades Algarra S.A. y Colombina S.A., frente a la solicitud de registro de la marca Creamax (mixta), a nombre del señor Abdul Perdomo Maya, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, concediéndole el registro que ahora es objeto de impugnación en el presente proceso.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si las decisiones administrativas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio contradicen o no las siguientes disposiciones, que a juicio del Tribunal Andino de Justicia, son las que aplican en este caso particular y concreto, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

DECISIÓN 486

‘ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)’.

‘ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)

b) carezcan de distintividad; (…)’.

‘ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

2.- Las marcas mixtas en conflicto.

Las marcas mixtas a cotejar son las siguientes:

Marca previamente registrada

S-2008-00383-01

Marca cuyo registro de cuestiona

S-2008-00383-02

La primera de las marcas se encuentra registrada a nombre de la sociedad Algarra S.A. en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que la marca cuestionada, se encuentra registrada en la clase 30 del mismo nomenclátor.

Hecha las anteriores precisiones y a efectos de brindar una mayor claridad, resulta pertinente relacionar a continuación el tipo de productos que forman parte de cada una de las clases marcarias anteriormente enunciadas:

ClasesProductos y servicios
Clase 29Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

4.- (sic) Análisis.

La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Así mismo, establece criterios para determinar la notoriedad de un signo distintivo y la protección contra su uso y registro no autorizado.

Respecto de la notoriedad de una marca, la Sala encuentra necesario precisar dicho concepto teniendo como fundamento la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina así:

“La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de ‘notorio’ es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

La gran diferencia que añade la Decisión 486 al régimen de propiedad industrial pasado (Decisión 344) sobre la notoriedad es el hecho que no es necesario el registro del signo para que este sea considerado notorio, tal como lo establece el artículo 229 de la Decisión 486.

Asimismo, el artículo 136, literal h), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que este distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Para determinar la notoriedad de una marca, tal como se ha indicado, es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. Así, serán considerados sectores pertinentes (1) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, (2) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique y (3) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad; en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que estos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la autoridad nacional competente o al juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue.

2. El ámbito de protección de la marca notoria.

a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los países miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo país miembro, continúa siendo notoria en otros países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Así las cosas, corresponde a la Sala analizar si del material obrante en el expediente puede concluirse válidamente la notoriedad de la marca Cremax para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dentro de las pruebas allegadas por la parte actora se destacan las siguientes:

• Certificado del revisor fiscal de la sociedad Algarra S.A., que da cuenta de las ventas de los productos Cremax para los años 2003 a 2007, incluyendo las ventas individuales:

AñoValor ventasUnidades vendidas
2003$ 882’656.405168’125.029
2004$ 580.005.913161’905.888
2005$ 818.282.518155’863.336
2006$ 678’710.221129’278.237
2007$630.237.807120’052.153

• Facturas de venta de los productos Cremax durante los años 2003 a 2007, en Bogotá D.C.:

AñoClientesValor Ventas
2003Carulla Vivero, Grandes Superficies de Colombia, Almacenes Éxito y Ángel Tapias$ 31’182.150
2004Carulla Vivero, Grandes Superficies de Colombia y Almacenes Éxito$ 11’080.257
2005Carulla Vivero, Grandes Superficies de Colombia y Almacenes Éxito$ 22’089.390
2006Carulla Vivero, Grandes Superficies de Colombia, Almacenes Éxito, Gun Club y Cadena de Tiendas de Barrio$ 76’941.343
2007Carulla Vivero, Grandes Superficies de Colombia, Almacenes Éxito, Cafam y Colsubsidio$ 23’905.191

• Certificación del revisor fiscal donde consta la inversión en publicidad de los productos Cremax por valor de $11’250.000 en el año 2003.

• Estudio realizado por el observatorio de Agrocadenas de Colombia de Ministerio de Agricultura, donde se refleja el posicionamiento y reconocimiento que tiene la marca Cremax dentro de la gama de productos lácteos que se ofrecen en el mercado(7).

Lo anterior permite concluir que la marca “Cremax” de la actora, al ser considerada como notoriamente conocida, la que según la jurisprudencia reiterada de la Sala debe gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes, sin importar la clase de producto o servicio de que se trate, que el signo solicitante pretenda distinguir en el mercado y el territorio en que haya sido registrado. De manera que si se permite la coexistencia del signo cuestionado con la marca notoriamente conocida de la actora, puede llegarse a generar un riesgo de confusión o de asociación, la dilución de su fuerza distintiva o a deteriorar sus valores comerciales y publicitarios(8).

De otro lado, respecto de la confusión que podría originar en el publico consumidor la coexistencia de los signos enfrentados la Sala encuentra que de acuerdo con el Tribunal Andino se debe proceder al cotejo de los signos para luego determinar si existe o no grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto.

En ese orden de ideas, se debe identificar la prevalencia que tienen los elementos gráficos y denominativos en los signos, esto es, cuál de ellos impacta con más fuerza la mente del consumidor.

La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo.

En este caso, para la Sala no cabe duda que el elemento predominante es el nominativo, la fuerza de las palabras hace que el signo se perciba con mayor trascendencia cuando es pronunciado.

Siendo el elemento predominante el denominativo, la Sala deberá acudir a aquellas reglas dadas por la doctrina y la jurisprudencia para el cotejo de marcas denominativas, que se pueden resumir así:

► Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

► Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

► Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

► Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”(9).

De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor.

Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera:

CremaxCreamax
Marca registradaMarca solicitada

De la comparación se desprende lo siguiente:

La marca registrada previamente Cremax se encuentra formada por una (1) palabra, seis (6) letras y dos (2) sílabas de las cuales se destaca la palabra en su integridad.

En cuanto a la marca cuestionada Creamax, se encuentra conformada por una palabra y siete (7) letras y tres sílabas, de las cuales se evidencia de la reproducción completa de la marca previamente registrada, esto es, con inclusión de la letra “A” entre las dos sílabas del signo previamente registrada.

Así pues, atendiendo las reglas de cotejo marcario que indican que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de sílabas.

Lo anterior, por cuanto se encuentra que la coincidencia en estos aspectos puede incrementar la confusión. Además, de conformidad con esta misma regla de comparación aunque se debe analizar cada signo como un todo resulta importante en el cotejo marcario tener en cuenta también las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, en tanto que ello ayuda a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

En este asunto, esas notas confirman lo antes señalado, en el sentido que desde el punto de vista ortográfico existen las similitudes significativas.

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan similares. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

Cremax – Creamax- Cremax – Creamax – Cremax – Creamax

Cremax – Creamax- Cremax – Creamax – Cremax - Creamax

Cremax – Creamax- Cremax – Creamax – Cremax - Creamax

Cremax – Creamax- Cremax – Creamax – Cremax – Creamax

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que las marcas en conflicto son signos de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto.

Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos “Cremax” y “Creamax”, advierte la Sala que en este caso se presenta una similitud ortográfica y fonética.

Lo anterior, constituye un argumento adicional para decretar la nulidad de los actos administrativos acusados, ya que “Creamax” es una marca derivada de la marca notoria analizada.

Así las cosas, para la Sala, en el presente caso se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1: DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 8636 del 26 de marzo, 15165 del 19 de mayo y la 17118 del 29 de mayo, todas de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2: Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “Creamax” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3: ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(7) Folio 698 del expediente.

(8) M.P. María Elizabeth García González. Actor: Ferris Enterprises Corp. Sentencia del 1º de agosto de 2013.

(9) Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2010.