Sentencia 2008-00444 de diciembre 15 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 110010324000 2008-00444 00

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Acción: Nulidad

Actor: Tridex Farmacéutica S.A.

Demandado: La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Análisis de confundibilidad de marcas farmacéuticas.

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Los actos administrativos enjuiciados.

En el presente proceso judicial se discute la legalidad de los siguientes actos administrativos:

A. La Resolución 38778 del 26 de noviembre de 2007, “(…) Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (…)”, expedida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En dicho acto administrativo, la autoridad administrativa decidió declarar infundada la oposición presentada por las sociedades Tridex Farmacéutica S.A. y American Cyanamid Company y, en consecuencia, conceder el registro de la marca “STOOMEL” (nominativa), para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para modelos dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas”, los cuales están comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza (octava edición), considerando lo siguiente:

“(…) La División luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que el signo solicitado Stoomel (nominativa) y las marcas opositoras SOMEL (Nominativa) y STEEL (Nominativa) podrían coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación desde el punto de vista ortográfico, encontramos que si bien es cierto los signos comparten algunas letras, la marca solicitada cuenta con una mayor extensión, es decir está compuesta por tres silabas en tanto que las marcas opositoras está compuestas por dos sílabas, además la conjugación de sílabas le otorgan una distintividad ortográfica evidente, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación.

De lo expuesto, resulta que las marcas STOOMEL y SOMEL y STEEL no presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, como se expuso cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca.

Debido a lo anterior, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos que distinguen las marcas, pues nada obsta para que coexistan marcas que identifican productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

En ese orden de ideas, la marca solicitada no se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Finalmente, realizado de oficio el examen de registrabilidad atendiendo a las demás causales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra incurso en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca (…)”.

B. La Resolución 162 del 11 de enero de 2008, “(…) Por la cual se resuelve un recurso de reposición (…)”, expedida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Mediante este acto administrativo, la autoridad administrativa confirmó la decisión adoptada en la Resolución 38778 del 26 de noviembre de 2007, esgrimiendo los siguientes argumentos:

“(…) 2. Caso en estudio

Antes de iniciar nuestro estudio de confundibilidad, es preciso mencionar que el Doctor Carlos Fernando Moreno García, apoderado de la sociedad Tridex Farmacéutica S.A., señala que el signo solicitado en registro, es el resultado de la unión de las marcas opositoras SOMEL y STEEL, de propiedad de su representada. Al respecto es pertinente aclarar que el Doctor Moreno García, no está legitimado para ejercer la defensa de la marca opositora Steel, expediente 97-13063, toda vez que esta marca no es de propiedad de su representada, sociedad Tridex Farmacéutica S.A.

Así las cosas, refiérase el presente asunto, al estudio de confundibilidad entre el signo solicitado en registro Stommel y la marca previamente registrada SOMEL, expediente 92.272275 5, certificado 167118, clase 5ª, vigente hasta el 29 de junio de 2014, cuyo titular es la sociedad Tridex Farmacéutica S.A.

(…)

En el presente caso, nos encontramos frente a la comparación de dos marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, las cuales utilizan un elemento acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

(…)

Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta división considera que el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.

En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor desde el punto de vista ortográfico y fonético. Lo anterior por cuanto, si bien es cierto que el signo solicitado en registro STOMEEL reproduce algunas de las letras que conforman a la marca opositora SOMEL, también es cierto que se acompaña de otras letras, tales como la consonante “T” y la vocal “E” adicional, que hacen más extenso el signo y lo diferencian ortográfica y fonéticamente de la marca registrada.

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se confirmará el acto recurrido. (…)”.

C. La Resolución 5555 del 26 de febrero de 2008, “(…) Por la cual se resuelve un recurso de apelación (…)”, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio

Finalmente, mediante esta resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó, resolviendo el recurso de apelación, la Resolución 38778 del 26 de noviembre de 2008, resaltando:

“(…) El caso que nos ocupa es determinar si la marca solicitada en registro STOMEEL (nominativa), se asemeja a la marca SOMEL (nominativa), certificado Nº 167118, vigente hasta el día 29 de junio de 2014, registrada por la sociedad Tridex Farmacéutica S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 internacional, pudiendo causar un riesgo de confusión o de asociación respecto de los productos o servicios que buscan distinguir.

(…)

Así las cosas, la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, STOMEEL y SOMEL, no son susceptibles de crear confusión. Lo anterior por cuanto, pese a que comparten algunas letras, difieren en su percepción fonética, en la medida en que al ser pronunciados generan una sonoridad distinta, vale decir, “Estomil” en la marca solicitada y “SOMEL” en la marca registrada, lo cual crea una idea diferente en la mente del consumidor, que permite su diferenciación e individualización, más aún si se tiene en cuenta que la adición que hace la primera de la consonante “T” y la duplicidad de la vocal “E” hacen más extenso el signo, generando una percepción diferente respecto al signo registrado, que coadyuva a su identificación al momento de elegirlos en el mercado, sin crear riesgo de confusión o asociación.

En este orden de ideas, la delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad encuentra que los signos enfrentados no presentan semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, por lo cual el consumidor podrá relacionar los productos que cada uno de ellos identifica con un origen empresarial determinado sin incurrir en error.

En relación con el argumento del recurrente consistente en que el signo solicitado es el resultado de la unión de las marcas opositoras SOMEL y Steel, debe observarse que la sociedad Tridex Farmacéutica S.A. (opositora) no es titular de la marca Steel, ya que ésta se encuentra registrada a nombre de otras sociedad, por lo tanto, no puede considerarse con fundamento del recurso (sic).

En consecuencia, el signo solicitado en registro no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo procedente confirmar la resolución que concedió su registro como marca (…)”.

2. El problema jurídico.

La Sala debe determinar si en el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los actos administrativos enjuiciados, violó las normas que le han debido servir de fundamento, en particular, los artículos 135 (literales b) y e), 136 (literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y el artículo 61 de la Constitución Política, al conceder el registro de la marca “STOMEEL” (nominativa), para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza (octava edición), sin tener en cuenta que dicho signo distintivo es confundible con la marca registrada “SOMEL” (nominativa)(5).

3. La violación de los artículos 136 y 155 de la Comisión de la Comunidad Andina por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para desatar el problema jurídico y determinar si las disposiciones legales invocadas se han violado, resulta indispensable remitirnos a la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este proceso judicial(6).

Conforme lo precisó ese tribunal, el artículo 134 define a la marca como “(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (…)”. Frente al concepto de marca, posteriormente señaló:

“La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio”.

Es así como, para que un signo pueda ser registrado debe reunir los siguientes requisitos: (1) perceptibilidad; (2) ser susceptible de representación gráfica; y (3) distintividad. Frente al requisito de distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó:

“(…) La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado (…)”.

Conforme lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la marca “salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando transparente el mercado”(7).

En atención a que la distintividad, en su aspecto extrínseco, se refiere “a su no confundibilidad con otros signos”(8), la legislación comunitaria ha previsto que no pueden ser susceptibles de registro aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (artículo 136, literal a).

Un signo distintivo es idéntico a la marca registrada “cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor”(9).

La confusión, a su turno, “se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo”(10). El órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina ha considerado que “no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad”(11).

Adicionalmente señala que la identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, “caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios” y la indirecta, en la cual “el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”(12).

Para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o asociación, debe tenerse en cuenta los siguientes tipos de similitud:

“(…) La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presente entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una cosa de otra (…)”(13).

En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y reiteradas en la interpretación prejudicial 27-IP-2013, dictada en este proceso:

“(…) Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:

Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

El tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:

“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, existe el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Como quiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Siguiendo la interpretación emanada del órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina para este proceso, es menester tener en cuenta, igualmente, que:

“(…) En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son “STOMEEL” (denominativa) y “SOMEL” (denominativa); el tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamiento del tribunal, como en el emitido en el proceso 01-IP-2005, publicado en la GOAC 1185 del 12 de abril de 2005:

“(…) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.

“(…) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

“(…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas; la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores” (…)”

De otra parte, antes de emprender el análisis de confundibilidad, resulta necesario advertir, siguiendo para el efecto la interpretación prejudicial rendida para este proceso judicial, que por tratarse de marcas que distinguen productos farmacéuticos:

“(…) En primer lugar, deviene necesario precisar que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y vida de los consumidores. Conforme a ello, el examen de registrabilidad debe ser imperiosamente más riguroso.

El tribunal se ha inclinado en estos casos:

“Por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”(14).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

El tribunal ha indicado que:

“El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con sus esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.

Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”.

Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”“(15)

Así las cosas, se procede a realizar el respectivo análisis de registrabilidad y confundibilidad, en la siguiente forma:

STOMEEL (nominativa)(Signo solicitado)
SOMEL (nominativa)(Marca registrada)

El demandante advierte que el signo “STOMEEL”, está compuesta por dos elementos: la raíz “STO” que según el demandante se encuentra en más de 22 registros de marcas para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza (octava edición); y la expresión “MEEL” que según el demandante, le da algún grado de particularidad, por lo que el análisis de registrabilidad, en su concepto, debe hacerse únicamente con la expresión “MEEl”.

De igual forma, indica que la marca “SOMEL”, está igualmente compuesta por dos elementos: la raíz de uso común “SO” que el demandante afirma se encuentra en al menos 500 registros de marcas para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza (Octava edición); y la expresión “MEl”, que según el demandante, es la que le da la distintividad a la marca registrada de su poderdante.

En relación con la conformación de las marcas farmacéuticas, la interpretación prejudicial rendida para este proceso indicó:

“(…) Ahora bien, tomando en cuenta que dentro del proceso interno la sociedad Tridex Farmacéutica S.A. alegó que la marca de Biologische Heilmittel Hel GMBH “(…) está compuesta por dos elementos, el primero de ellos la raíz de uso común “STO” que se encuentra en al menos veintidós (22) registros de marca, según información tomada de la base de datos de la misma Superintendencia de Industria y Comercio en su página web (…)”, deviene necesario abordar el tema de partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

Partículas de uso común:

Al respecto, al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos, es decir, sufijos, prefijos, raíces o terminaciones que pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Menos aun cuando éstas informan exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, no podrá ser registrado. Empero, si las partículas de uso común se encuentran con otras partículas que le otorgan distintividad al signo solicitado a registro, el signo es susceptible de registro.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituiría el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. (…)”.

Al respecto, esta Sala considera que no le asiste razón al demandante al considerar que la partícula “STO” (nominativa) es de uso común, toda vez que dicha partícula, en relación con los productos farmacéuticos que pretende identificar, no evoca nada en relación con las propiedades del producto, sus principios activos, sus uso terapéuticos y similares, lo que impone, entonces, que el análisis de confundibilidad se realice con la totalidad del signo distintivo, esto es, “STOMEEL”.

Cuestión similar ocurre, con la partícula “SO” que en modo alguno evoca nada en relación con las propiedades de los productos farmacéuticos que pretenden identificar, sus principios activos, sus usos terapéuticos y similares, por lo que el análisis de confundibilidad debe realizarse, igualmente, sobre la totalidad del signo distintivo, esto es, “SOMEL”.

En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

STOMEEL
SOMEL  
1234567

En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo “STOMEEL” está compuesto por 7 letras, que puede ser dividido en tres sílabas: [E]S – TO – Meel. El signo distintivo “SOMEL” está compuesto por 5 letras y puede ser dividido en dos sílabas: SO –MEL. Los signos coinciden en la letra S, que se encuentra en la misma posición, así como en las letras O, M, E y L pero no se encuentran en la misma posición. La única letra que diferencia los dos signos es la letra T. Se observa, entonces, que los signos enfrentados, presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto que comparten unas mismas vocales (O-E) y las consonantes (S-M-L).

Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL-STOMEEL- STOMEEL-SOMEL- STOMEEL-SOMEL-STOMEEL-SOMEL- STOMEEL-SOMEL- STOMEEL-SOMEL- STOMEEL-SOMEL- STOMEEL-SOMEL- STOMEEL-SOMEL

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma muy parecida, conforme se puede apreciar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás.

Nótese que el signo distintivo puede pronunciarse [E]S-TO-MEL, sin que considerar la doble E, o incluso [E]S-TO-ME EL. La pronunciación [E]S-TO-MIL, que sugiere el apoderado judicial del titular de la marca discutida, no es habitual en la lengua española y es propia del idioma inglés, en el cual la doble e, puede pronunciarse como i, como en la palabra green ”UK ​ /ɡriːn/ US ​ /ɡrin/”(16)

En cuanto a la similitud ideológica, como se indicó estos signos no pueden catalogarse como evocativos de las características, propiedades, principios activos o similares de los productos de la clase 5, por lo que no se presenta este tipo de similitud.

Por las razones anteriores, la Sala entiende que existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas.

En relación con la conexión competitiva, de acuerdo con el principio de la especialidad, la marca es un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios, lo que busca evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.

Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que “al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. Sin embargo, la calidad de marca notoria otorga una protección especial a su titular(17)”, por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma:

“9. Conexión competitiva

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial constituido por la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina no tiene disposición expresa regulatoria del riesgo de confusión que podría presentarse entre productos y servicios amparados por marcas iguales o semejantes, según dichos productos o servicios pertenezcan a clases iguales o diferentes del Nomenclator. Sin embargo, comprende dicho ordenamiento disposiciones alusivas a tales situaciones en sus artículos 83 literal a) y, 104 literal d).

En reciente jurisprudencia sentada por este tribunal, en torno a las circunstancias determinantes del riesgo de confusión en este sentido el organismo ha manifestado:

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator

b) Canales de comercialización

c) Medios de publicidad idénticos o similares

d) Relación o vinculación entre productos

e) Uso conjunto o complementario de productos

f) Partes y accesorios

g) Mismo género de los productos

h) Misma finalidad

i) Intercambiabilidad de los productos”(18)

Este tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

c) Medios de publicidad idénticos o similares

Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Partes y accesorios

La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

g) Mismo género de los productos

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

i) Intercambiabilidad de los productos

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”(19)

El tribunal, al confirmar los conceptos antes referidos, reitera la necesidad de que el examinador los aprecie en su conjunto, tomando además en cuenta la concurrencia o no de elementos que puedan inducir a confusión por razones de conexión competitiva de los productos.

Considera el tribunal, por otra parte, que aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.

En los casos de semejanza entre los signos y similitud entre los productos o los servicios, para determinar el alcance de la protección conferida hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el que se apreciará en atención a factores como el conocimiento, la difusión, la asociación que pueda hacerse entre la marca registrada y el signo solicitado para registro.

Este tribunal considera que al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio”(20).

En relación con los productos que pretenden identificar las marcas en conflicto, cabe indicar que la marca “SOMEL”, distingue un producto cuyo principio activo es el metronidazol y se vende en el mercado en tabletas de 500 miligramos(21). El metronidazol es un medicamento empleado en el tratamiento de infecciones debidas a parásitos y bacterias(22). En relación con la marca “STOMEEL” no se pudo establecer cuáles son los productos farmacéuticas que emplean este signo distintivo.

Sin embargo, es claro que amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vale decir, productos farmacéuticos lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor.

Es claro que podrían compartir los mismos canales de comercialización y suelen expenderse en los mismos establecimientos, pues generalmente se venden en droguerías y su publicidad se hace normalmente en revistas especializadas.

En este orden de ideas, al no poseer la condición de “distintividad” necesaria la marca cuestionada y existir entre los signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distinguen, es claro para la Sala que se configura un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, que conllevaría al consumidor medio a asociar los productos de la marca “STOMEEL” con los de los signos “SOMEL”, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro.

Constatado, entonces, que los actos administrativos violaron el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, lo procedente es la declaratoria de nulidad de los actos administrativos enjuiciados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR la nulidad de la Resolución 38778 del 26 de noviembre de 2007, “(…) Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (…)”, expedida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; de la Resolución 162 del 11 de enero de 2008, “(…) Por la cual se resuelve un recurso de reposición (…)”, expedida por la jefe de la división de signos distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio; y de la Resolución 5555 del 26 de febrero de 2008, “(…) Por la cual se decide un recurso de apelación (…)”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “STOMEEL”, para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza (octava edición).

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “STOMEEL” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, concedido en favor de Biologische Heilmittel Hel GMBH.

3. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. ENVIAR copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión Andina.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

5 Certificado de registro 167118.

6 Proceso 27-IP-2013

7 http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace2222.pdf. Proceso 158-IP-2012. Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de oficio, del 134 literal b) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: Figurativa. Expediente interno: 2009-00427.

8 http://server.tribunalandino.org.ec/ips/158-IP-2013.pdf. Proceso 158-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 200 de la misma Decisión. Marca: USD (mixta). Actor: sociedad Crearamos Ltda. Proceso interno 2011-00224.

9 http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/522IP2015.pdf. Proceso: 522-IP-2015 (…) Asunto: Interpretación Prejudicial Obligatoria (…) Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. (…) Expediente interno del Consultante: 2013-00045 (…) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Marcas confrontadas: Pramipex (denominativa) y Mirapex (denominativa).

10 PROCESO 27-IP-2013.

11 PROCESO 27-IP-2013.

12 PROCESO 27-IP-2013.

13 PROCESO 27-IP-2013.

14 Diversa opinión se expone en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Expediente 110010324000 2009 00021 00, Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho, Actora: Boehringer Ingelheim KG. Tesis: Por ser la jurisdicción contenciosa, rogada, solo se puede hacer el análisis de la marca cuestionada frente a la marca opositora que haya sido objeto de demanda. en productos farmacéuticos hay partículas de uso común inapropiables, tal es el caso de “FLU”. “La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, pues lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, dado que, como lo sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial núm. 131-IP-2005, Expediente 2001-00236, Colombia, entre otros, es un país de “cultura curativa personal”; sin embargo, desde otra perspectiva, salvo que las marcas sean idénticas, tanto el expendedor de estos productos que es especializado, como el comprador, suelen ser cuidadosos en reconocer las diferencias de los signos”.

15 PROCESO 27-IP-2013.

16 http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/green

17 Proceso 141-IP-2005, con fecha 6 de octubre de 2005.

18 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “Materna”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. 231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “Bazzer”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

19 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “Materna”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

20 PROCESO 141-IP-2005, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Domingo Martinez Gomez. Marca: “Nenuco” (mixta). Proceso interno 2002-00394-01 (8452).

21 http://prxvademecum.com.co/Medicamentos/somel_tab_500_mg_x_100_tridex. Consultado el día 9 de diciembre de 2016

22 http://www.vademecum.es/principios-activos-metronidazol-j01xd01