Sentencia 2009-00009 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2009 00009 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. El acto administrativo enjuiciado.

Está conformado por las resoluciones 18838 de 10 de junio de 2008, 24860 de 17 de julio de 2008 y 29619 de 20 de agosto de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro de la marca “Strada” mixta, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Examen de los cargos.

Según se puede apreciar de la demanda, la contestación y los antecedentes administrativos allegados al proceso, la discusión planteada se concentra en que la marca cuyo registro se solicita carece de la distintividad suficiente para nacer como signo distintivo. Se trata de una marca mixta en contraposición de una marca previamente registrada de tipo nominativo, para lo cual deberá hacerse el cotejo correspondiente según lo informa la interpretación prejudicial dada para este asunto.

El segundo tópico que congrega la atención de la Sala, consiste en establecer si el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre la demandante y la titular de la marca previamente registrada “Strada” cumple con los requisitos exigidos para este tipo de acuerdos.

Así las cosas, se entrará analizar la comparación entre un signo mixto y uno denominativo, y posteriormente se revisará el acuerdo de coexistencia marcaria para verificar si se ajusta a las exigencias necesarias.

2.1. Reglas de comparación entre un signo mixto y uno figurativo.

El cotejo que se realice entre un signo nominativo y uno mixto, requiere de la verificación del elemento predominante en las marcas, de forma tal que si se establece que el elemento que prevalece es el gráfico, en principio se desestimará el riesgo de confusión, si se advierte que el elemento prevalente es el denominativo, deberá procederse al cotejo conforme a las reglas de comparación entre signos de ese tipo.

En este sentido, la interpretación prejudicial dada en el proceso señala:

“El juez consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

• Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos Strada”.

Acorde con lo anterior, la fuerza de la palabra Strada es el elemento predominante entre una y otra marca, debiéndose recurrir a las reglas de comparación entre signos denominativos para establecer si existe riesgo de confusión.

2.2. Similitud ortográfica, fonética y conceptual.

En este preciso punto, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En seguimiento de las reglas trazadas, la Sala realizará el cotejo entre los signos en disputa a fin de establecer la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica.

Marca previamente registrada

 

STRADA
123456

 

Marca cuyo registro se solicita

 

STRADA
123456

 

Se advierte sin hacer mayores esfuerzos y elucubraciones, que entre las denominaciones existe identidad dado que se encuentran formadas por las mismas letras, sílabas, vocales, consonantes, raíces y terminaciones, es decir, la denominación que conforma el signo cuyo registro se solicita reproduce idénticamente la marca previamente registrada, siendo ostensible la similitud ortográfica y fonética.

En lo relacionado a la similitud se las marcas estudiadas, esta se presenta cuando la denominación evoca la misma idea, en el presente asunto, se trata de signos de fantasía no evocativas en tanto que no tienen ningún significado y tampoco dan idea alguna sobre las propiedades de los productos que distinguen.

2.3. Acuerdo de coexistencia de marcas.

Se pudo constatar que la similitud y el consecuente riesgo de confusión que puede generar la coexistencia entre los signos es evidente, a pesar de ello, la actora da cuenta de una excepción a la imposibilidad para que coexistan marcas similares o idénticas fundada en los denominados acuerdos de coexistencia marcaria.

Efectivamente, el artículo 159 de la Decisión 486 permite que se comercialicen productos o servicios con marcas idénticas o semejantes siempre que medie entre los titulares de las marcas un acuerdo de coexistencia, para dichos efectos, se tiene que los acuerdos deben reunir unos requisitos indispensables que permitan hacer efectiva y válida la excepción. Al respecto, la interpretación prejudicial dispuso que dichos acuerdos deben contener:

“En relación con la eficacia y aceptación de tales acuerdos, este tribunal ha manifestado que:

“Los acuerdos de coexistencia marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza” (proceso 104-IP-2003. Interpretación prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1015, de 27 de noviembre de 2003).

De manera que los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes:

1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos.

2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia.

3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes.

En este sentido, la oficina nacional competente o el juez, en su caso, deberá analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general”.

También esta sección se ha ocupado del asunto de los acuerdos de coexistencia y sus elementos, advirtiendo que la falta de alguno de estos resulta suficiente para negar el registro de una marca, al respecto se ha dicho:

“Estima la Sala que en este caso asistió razón a la demandada en denegar el registro solicitado (Wega) con base en las razones de confundibilidad aducidas y, además, la suscripción del acuerdo entre la actora y la sociedad Vega Grieshaber KG (propietaria de la marca Vega), no supuso la adopción por parte de las mismas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios”(2).

A folios 57 a 60 se allegó la traducción oficial del contrato de coexistencia de marca comercial suscrito entre las sociedades Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., con domicilio de Osaka, Japón, y la sociedad Fiat Auto SPA, con domicilio en Torino, Italia, para usar y registrar la marca Strada.

En términos generales, el acuerdo consagra que las partes se abstendrán de oponerse al registro de la marca Strada o a la renovación de registro marcario, a realizar actividades de co-mercado dentro de las cuales se entiende que la marca cuyo titular sea Fiat acogerá productos relacionados para vehículos y accesorios para estos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Asimismo se estipuló que cuando el titular de la marca sea la sociedad Matsushita, esta amparará sistemas de navegación para vehículos y cámaras retrovisoras, productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación internacional.

De lo anterior se colige que el acuerdo no podía ser tenido en cuenta por la Superintendencia para otorgar el registro solicitado, lo anterior con base en que el formulario único de registro de signos distintivos mediante el cual se solicitó el registro negado y que obra a folios 28 y 29 del cuaderno principal, advierte que el registro fue pedido para productos comprendidos en la clase 12, mientras que el acuerdo refiere a que el mismo se dirige a que la demandante comercialice productos de la clase 9, circunstancia que hace inaplicable para los efectos de este proceso el acuerdo en cuestión.

Por otra parte, si se permitiera el acuerdo para el registro de las dos marcas para comprender productos de la clase 12, el mismo tampoco cumple con los requisitos exigidos para la coexistencia de marcas idénticas dado que en él no se adoptaron medidas tendientes a evitar confusión respecto el origen de los productos, condición necesaria para que un acuerdo de este tipo cobre validez.

En efecto, vale recordar que las partes que celebren un acuerdo de coexistencia marcaria deben incluir en él las medidas necesarias para evitar riesgos de confusión a los consumidores, medidas que no hicieron parte del acuerdo enrostrado por la parte demandante.

En conclusión, estando acreditada la identidad entre los signos comparados y advirtiendo que el acuerdo de coexistencia marcaria no operaba para ofrecer productos de la clase 12 ni cumple con las exigencias para ser tenido en cuenta, la Sala negará la súplicas de la demanda.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2. En firme la preste providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase».

(2) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Fallo de 26 de agosto de 2004. Expediente 6903. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.