Sentencia 2009-00024 de agosto 16 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

Consejero Ponente:

Roberto Augusto Serrato Valdés

Ref.: Rad. 11001032400020090002400

Demandante: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Café de Colombia EXPORT S.A.S.

Tema: Registro marcario. Examen de registrabilidad. Causales de irregistrabilidad. Marcas mixtas. Signos en conflicto casan Café Colombia EXPORT y Café de Colombia

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en el libelo de la demanda, en relación con la legalidad de las Resoluciones 10001 del 17 abril de 2007, 36131 del 31 de octubre de 2007 y 25586 del 24 de julio de 2008, mediante las cuales se concedió el registro de la marca CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo en comento desconociendo el artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de 2000 la Comisión de la Comunidad Andina.

V.2. La normativa aplicable

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que las normativas aplicables a este asunto son las contenidas en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 

a) las palabras o combinación de palabras; 

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 

“Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que: 

[...] 

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; 

“Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. 

“Artículo 201

Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”. 

“Artículo 203

La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones”. 

“Artículo 212

La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación. 

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN". 

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda”. 

“Artículo 214

La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente. 

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor”. 

V.3. El examen de registrabilidad.

De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[...] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo [...]”(1).

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el referido tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(2).

Sobre el riesgo de asociación, el mismo tribunal ha precisado que “[...] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica [...]”(3).

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4. Las reglas de cotejo marcario.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria(4) ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[...] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos [...](negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.5. El caso concreto.

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

V.5.1. Comparación de los signos.

La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

S2009-00024 fig 1
 

MARCA (MIXTA): CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT

Clase: 30 de la Clasificación Internacional de Niza

Certificado: 359937

Vigencia: 17/04/2027

S2009-00024 fig 2
 

MARCA (MIXTA): CAFÉ DE COLOMBIA

Clase: 30 de la Clasificación Internacional de Niza

Certificados: 250782 y 204269

Vigencia: 30/01/2012 y 31/10/2007

DENOMINACION DE ORIGEN: CAFÉ DE COLOMBIA

PRODUCTOS: Café verde que es producido en las regiones cafeteras de Colombia, delimitadas entre la latitud norte 1° a 11°15, longitud oeste 72° a 78° y altitud desde 400 a 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

Clase: 30 de la Clasificación Internacional de Niza

ESTADO: Protegida como denominación de origen, mediante Resolución 4819 del 4 de marzo de 2005.

Verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos nominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[...] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico [...]”.

Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente:

“[...] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo [...]”(5). 

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

CASAN CAFE
12345 6789

COLOMBIA EXPORT
1011121314151617 181920212223

SIGNO SOLICITADO

CAFE DE COLOMBIA
1234 56 7891011121314

MARCA OPOSITORA Y DENOMINACIÓN DE ORIGEN

En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT» está compuesto por cuatro (4) palabras, diez (10) sílabas y veintitrés (23) letras, esto es, diez (10) vocales y trece (13) consonantes.

Por su parte, la marca registrada «CAFÉ DE COLOMBIA» está compuesta por tres (3) palabras, seis (7) sílabas y catorce (14) letras. La primera palabra tiene cuatro (4) letras (dos (2) vocales y dos (2) consonantes), la segunda tiene dos (2) letras (una (1) vocal y una (1) consonante), y la tercera tiene ocho (8) letras (cuatro (4) vocales y cuatro (4) consonantes).

En ese sentido, la Sala encuentra que ambos signos varían en cuanto a la composición, esto es, al número sílabas y letras y, por ende, tienen una extensión diferente.

Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente no presentan un grado de similitud sustancial que pueda ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que los signos en conflicto comparten el uso de las palabras CAFÉ y COLOMBIA, la disposición de las mismas en los signos permite concluir que la palabra CASAN es la que genera mayor impacto y recordación entre el público consumidor.

En efecto, el signo solicitado presenta debajo de la palabra CASAN la expresión CAFÉ, la cual, a su vez, se encuentra en un tamaño diferente sobre la combinación COLOMBIA EXPORT, razón por la que la Sala comparte lo expuesto por la entidad demandada cuando señaló que “[...] el consumidor recibirá la palabra CAFÉ de una manera separada de la palabra COLOMBIA, haciendo menos posible la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados [...]” desde el punto de vista visual.

Lo anterior se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión, tal y como se observa a continuación:

CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT – CAFÉ DE COLOMBIA

CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT – CAFÉ DE COLOMBIA

CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT – CAFÉ DE COLOMBIA

CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT – CAFÉ DE COLOMBIA

Lo expuesto es indicativo que desde el punto de vista fonético existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados, por cuanto al pronunciarlos de manera sucesiva y alternativa, no se puede advertir que ellos se escuchen de forma idéntica.

Cabe resaltar que, como se precisó líneas atrás, la diferencia fonética tampoco se desvirtúa al compartir las palabras CAFÉ y COLOMBIA, teniendo en cuenta que los conjuntos marcarios se encuentran acompañados de las expresiones CASAN, EXPORT y de la partícula DE, los cuales les otorgan una diferenciación clara.

Aunque las expresiones CAFÉ y COLOMBIA están incluidas dentro de cada uno de los signos, es claro que las expresiones CASAN y EXPORT le imprimen a la marca solicitada una sonoridad distinta, supuesto que permiten refutar el argumento consistente en la existencia de una semejanza fonética entre los signos confrontadas.

Acertó la Superintendencia de Industria y Comercio cuando consideró que “[...] la única coincidencia en los signos, son las expresiones CAFÉ y COLOMBIA, circunstancia esta que no puede derivar en la confundibilidad de los signos, pues la disposición de dichas expresiones en el conjunto marcario solicitado, (resulta) totalmente diferente de éste respecto de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA [...]”.

Al respecto, la Sala pone de presente que en sentencia de 2 de agosto de 2017, la Sección Primera consideró que “[...] la diferencia visual y fonética no se desvirtúa por el hecho de que el signo solicitado reproduce totalmente la denominación de la marca registrada, por cuanto la “[...] comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual [...]”(6) (Negrillas fuera de texto).

Desde el punto de vista conceptual, es preciso señalar que la expresión CASAN no tiene un significado en idioma castellano, pues se trata de una expresión de fantasía y, a su vez, caprichosa en la clase registrada. Mientras tanto la expresión EXPORT, en idioma inglés, hace parte del conocimiento común de la población y se refiere a exportación.

A propósito de los signos compuestos por expresiones en inglés, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía. En caso contrario, y si el significado conceptual de las palabras o partículas que la integran se ha hecho de conocimiento común, el mismo se considera débil y pueden ser objeto de registro, siempre que se encuentre integrado de otros elementos que le doten de distintividad suficiente

Es así que las denominaciones compuestas por palabras de conocimiento común, buscan su distintividad en un elemento diferente que acompañe o integre el signo.

En el sub lite, se reitera, el signo EXPORT (en inglés), que para la generalidad o el común significa exportar, es marcariamente débil, que puede ser sujeto de registro, pues cuenta con elementos adicionales que le otorga distintividad al signo solicitado. En este caso la expresión CASAN es la que le imprime mayor distintividad al signo solicitado y permite la inclusión de la palabra EXPORT.

Ahora bien, los elementos CAFÉ y COLOMBIA son genéricos y descriptivos respectivamente, y cuya inclusión dentro del signo solicitado no impide que los mismos puedan ser utilizados posteriormente por terceros en otros registros marcarios.

Debe resaltarse que aunque la combinación CAFÉ DE COLOMBIA se encuentra protegida como denominación de origen y, por ende, no puede considerarse como un término genérico o de uso común como lo señala la parte demandante, tal protección no implica per se la existencia de una prohibición del uso de las mismas, cuando se encuentren acompañadas de otras palabras que le otorguen distintividad.

A propósito de la definición jurisprudencial de la denominación de origen, el Tribunal Andino ha señalado:

“[...] son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, son signos distintivos que sirven para distinguir un producto proveniente de una zona determinada, siendo que las calidades del producto provienen exclusiva y esencialmente de dicho medio geográfico [...]”(7).

Asimismo, ha sostenido:

“[...] dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen, el primero de ellos es el de la denominación de origen esté constituida por el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de ellos. El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo al caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección. [...]”. 

[...] 

“[...] todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho marcario. Éste no sólo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto, es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “imitación”, o similares [...]”(8) (negrilla fuera de texto).

Nótese, entonces, que la reproducción parcial de algunos elementos que componen la denominación de origen objeto de protección no significa un desconocimiento de la notoriedad o una desprotección de los derechos derivados de la misma, dado que para ello se requiere que se imite la misma, y que con ello se genere un riesgo de confusión o de asociación.

Comparte la Sala lo sostenido por la entidad demandada en los actos acusados, cuando precisó que la inclusión de dichas expresiones tampoco desmejora o perjudica los derechos de los titulares de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, circunstancia que, por lo demás, no fue probada dentro del plenario.

Ciertamente, la Sala advierte que la denominación de origen se encuentra debidamente protegida en el caso objeto de análisis, por cuanto de conformidad con la Resolución 4819 de 4 de marzo de 2005, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, la protección de la expresión se refiere a una zona territorial colombiana que se utiliza para designar y distinguir el productos de café de la especie arábiga, “[...] suave, de taza limpia, con acidez y cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo [...]”, características que no se ven afectadas con el registro en solicitado por el tercero con interés en las resultas del proceso.

En este sentido, para la Sala no se encuentra elemento alguno del cual se puede desprender que la sociedad CAFÉ DE COLOMBIA EXPORT S.A.S. ha obtenido un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen “Café de Colombia”.

Por otra parte y del análisis en conjunto de las marcas en conflicto, la Sala observa que el signo solicitado no reproduce el elemento figurativo de la previamente registrada, lo cual adicionalmente descarta que se genere un riesgo de confusión entre los consumidores.

Sobre el particular, se tiene que el signo solicitado muestra una taza de café bajo la silueta del mapa de Colombia el cual tiene en el centro un grano de café, en tanto la maca previamente registrada se integra con la imagen de un caficultor con una mula, acompañados de unas figuras geométricas que representa dos montañas.

En suma y como lo bien lo ha sostenido esta Corporación Judicial de manera reiterada, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan.

V.5.2. Conclusión.

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, en el presente caso no se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 135, literal j), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. ENVIAR copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Consejeros: Hernando Sánchez Sánchez, Presidente—María Elizabeth García González—Oswaldo Giraldo López—Roberto Augusto Serrato Valdés».

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”.

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

4 Ibídem.

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016, Rad. 2010-00471, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala.

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017, Rad. 2007-00136, M.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76- IP- 2007.

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 140- IP- 2012.