Sentencia 2009-00133 de noviembre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2009-00133-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Confecciones Leonisa S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

6.1. Mediante la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio revocó las resoluciones administrativas que habían concedido el registro del lema comercial Sí es mujer latina, asociado a la marca L Leonisa (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional y, en su lugar, negó el registro de este signo distintivo. Esta decisión fue adoptada al estimarse fundada la oposición frente a ese registro presentada por la sociedad Marracor S.A. que se sustentó en el registro previo de su marca Mujer latina, también para distinguir productos de esa misma clase.

6.2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

[…].”

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…].

b) carezcan de distintividad;

[…]”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…].”

“ART. 175.—Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

“ART. 176.—La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará”.

“ART. 177.—No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”.

“ART. 178.—Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”.

“ART. 179.—Serán aplicables a este título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al título de marcas de la presente decisión.

[…]”.

6.3. La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

6.4. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 160-IP-2011, dictada en este proceso:

“En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del lema comercial denominativo Sí es mujer latina. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro.

El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (Decis. 486, art. 175, párr. 2).

Sobre el lema comercial, el tribunal ha expresado lo siguiente:

Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará” (sent. dictada en el exp. 33-IP-2003, mayo 13/2003, publicada en la GOAC 949, de jul. 18 del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”).

[…].

El tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicable (sic) al registro de lemas comerciales (Decis. 486, art. 179). En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas comerciales.

1. Requisitos para el registro de los lemas comerciales.

En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

La autoridad nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

[…]

2. reglas para el cotejo entre signos distintivos.

— La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

— En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

— Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

— Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor” (resaltados originales y subrayas agregadas)

La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

6.5. Aplicadas las anteriores reglas de cotejo marcario, encuentra la Sala, sin necesidad de mayores esfuerzos, la existencia de una clara similitud entre el lema comercial Sí es mujer latina (asociado a la marca L Leonisa (mixta), en la clase 25) y la marca Mujer latina (nominativa) registrada previamente para amparar productos pertenecientes a esa misma clase.

Es evidente que los signos confrontados guardan similitudes sustanciales y no “ligeras”, como lo estima la parte actora, ya que su conformación es muy similar, al punto que el lema comercial solicitado reproduce en su integridad la expresión que constituye la marca opositora (Sí es mujer latina), lo cual no está permitido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina cuando con ello se pueda perjudicar a la marca respectiva. En efecto, el artículo 170 de esta normativa prevé que: “No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”.

Y aunque en el lema comercial se incluye antes de la expresión Mujer latina la expresión Sí es, único aspecto que la diferencia de la marca registrada, ello no dota al signo de suficiente distintividad desde el punto de vista ortográfico ni fonético, debido a la menor estructura de esta expresión frente al resto del signo. Además, la expresión Sí es lo único que hace es reforzar la idea evocada por la marca registrada, esto es, la idea de una persona del género femenino de origen latino.

Lo anterior permite arribar a la conclusión que existe similitud entre los signos confrontados, la cual puede generar riesgo de confusión tanto directa como indirecta en los consumidores, más aun si se tiene en cuenta el grado de conexidad competitiva de los productos que los signos distinguen, en este caso, productos pertenecientes a la misma clase del nomenclátor internacional (25) que, como tal, tienen la misma finalidad y comparten iguales canales de comercialización y publicidad.

6.6. Ahora bien, en la demanda se aduce que la distintividad del conjunto conformado por el lema comercial y la marca a la que éste se encuentra asociada hace que el lema no sea confundible con la marca opositora.

La Sala considera equivocada esta apreciación de la parte actora, toda vez que la confundibilidad de los signos en este asunto no debe determinarse tomando como referencia ese conjunto sino a partir de la comparación entre el lema comercial solicitado, individualmente considerado, y la marca previamente registrada. En efecto, si bien es cierto que por definición el lema comercial es una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, y que en la solicitud de registro de éste se debe especificar la marca con la cual se usará(1), ello no significa que en el correspondiente examen de registrabilidad de aquél el lema y la marca deban tenerse como un solo signo distintivo. Se trata ciertamente de dos signos diferentes, siendo el lema un complemento de la marca utilizado para reforzar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en la normativa comunitaria, el lema comercial, en sí mismo considerado, debe cumplir con todos los requisitos exigidos en la normativa comunitaria para el registro de los signos distintivos, entre ellos, el de la distintividad, es decir, debe tener capacidad intrínseca para distinguir unos productos o servicios de otros, sin que sea válido afirmar que la distintividad de la marca a la que el lema se asocia se pueda extender a este. Sobre este particular en la interpretación prejudicial emitida en este proceso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló expresamente:

“El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio” (se resalta por la Sala)

Conforme a lo expuesto, es evidente que el examen de registrabilidad efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio debía tener en cuenta solo la expresión Sí es mujer latina, tal como en efecto lo fue, no siendo esto en forma alguna una infracción a la regla de cotejo marcario que indica que la comparación debe hacerse sin descomponer los elementos que conforman el signo. En ese examen, según se determinó previamente, se estableció la evidente confundibilidad entre esa expresión y la constitutiva de la marca opositora, Mujer latina.

6.6.(sic) De otro lado, señala la parte actora que los signos enfrentados pueden coexistir en el mercado, toda vez que la marca opositora es una marca débil compuesta por expresiones genéricas y de uso común referidas a uno de los objetivos de algunos de los productos de la clase 25.

En la interpretación prejudicial proferida para este proceso se alude a las denominaciones genéricas y a las expresiones de uso común, en los siguientes términos:

“La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

[…]

Las expresiones de uso común hacen referencia a aquellas designaciones que usualmente se utilizan en un país para referirse a un producto o servicio. Para determinar si una expresión o partícula es de uso común, se debe analizar el lenguaje que utiliza el público consumidor para referirse a un determinado producto o servicio. Estás expresiones de uso común, al igual que las genéricas, no pueden ser apropiadas por ningún empresario y, en consecuencia, no pueden ser registradas como marcas de manera exclusiva. Si las palabras genéricas o de uso común se combinan con otras que le otorguen distintividad al conjunto marcario, sí se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común o genéricas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario”.

En el presente asunto, atendiendo los citados conceptos, es claro que las expresiones mujer y latina no constituyen, en estricto sentido, denominaciones genéricas ni de uso común de los productos que identifican, esto es, “ropa, sombrerería y calzado” (por parte de la marca a la que se asocia el lema comercial solicitado) y “vestuario, especialmente ropa interior” (por parte de la marca opositora), de suerte que no puede afirmarse que la marca opositora constituya un signo débil.

6.7. Así mismo, se aduce en la demanda que la sociedad Leonisa S.A. es titular del lema comercial Sí es mujer en la clase 25, conforme al certificado de registro 250109, y que este hecho que no fue tenido en cuenta al expedirse el certificado de registro de la marca Mujer latina en favor de la firma Marrocar S.A.

La Sala no puede efectuar pronunciamiento alguno frente a este argumento, pues claramente se refiere a una actuación administrativa distinta a la que originó el acto acusado en este proceso. Además de ello, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo precisado en la interpretación prejudicial, el examen de registrabilidad que realiza la oficina nacional es autónomo en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario como con las decisiones emitidas por la propia oficina, de modo tal que “el examen de registrabilidad [se debe hacer] analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares”.

6.8. En el anterior contexto, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, se impone denegar las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda presentada por Confecciones Leonisa S.A. para que se declarara la nulidad de la Resolución 42844 de 30 de octubre de 2008, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocaron las resoluciones 30397 de 25 de agosto de 2008 y 38097 de 30 de septiembre de 2008 y se negó el registro del lema comercial Sí es mujer latina para ser utilizado con la marca L Leonisa (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.»

(1) Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículos 175 y 176.