Sentencia 2009-00151 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2009-00151-00

Consejero Ponente:

Dr.Guillermo Vargas Ayala

Actor: OTS Logistics Group Ltd.

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Mediante la resolución acusada, 45061 de 31 de octubre de 2008, el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir un recurso de apelación, revocó la decisión contenida en la Resolución 22945 del 27 de junio de 2008, declaró fundada la oposición presentada por la Sociedad Vanguardia Transportadora de Carga S.A. VANDECARGA y negó a la demandante la solicitud de registro de la marca VANGUARD (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta decisión se fundó en el riesgo de confusión entre el signo VANGUARD y el nombre comercial Vanguardia Transportadora de Carga S.A. VANDECARGA.

En el trámite administrativo la Sociedad Vanguardia Transportadora de Carga S.A. VANDECARGA se opuso al registro de la marca VANGUARD con fundamento en el registro previo a su nombre de las marcas VANDECARGA, tanto nominativa como mixta.

2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación prejudicial emitida en este asunto:

Decisión 486 de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...).”

“ART. 190.—Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

“ART. 191.—El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

“ART. 192.—El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”.

“ART. 193.—Conforme a la legislación interna de cada País miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, o cuando aquel sea idéntico o se asemeje aun nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, el registro pretendido no puede ser concedido.

Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Se define el nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”. La normativa contenida en los artículos 191 a 193 de la Decisión 486, antes transcritos, establece un sistema de protección del nombre comercial, con las siguientes características, de conformidad con lo expresado en la interpretación prejudicial emitida en este proceso:

— El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

— De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Proceso 45-IP-98. Interpretación prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 581, de 12 de julio de 2000).

— Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse al mismo si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

— El uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

3. A efectos del análisis que corresponde, resulta pertinente señalar las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 78-IP-2011 emitida en este proceso:

— La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

— En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

— Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

— Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

De otro lado, debe recordarse que la similitud entre dos signos puede darse desde los siguientes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Siguiendo así mismo los lineamientos consignados en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la comparación de signos denominativos, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:

— Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

— Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

— Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación.

— Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

4. En el presente asunto el examen se contrae a la comparación de los siguientes signos:

4.1.

VANGUARD

Marca denominativa solicitada por OTS Logistics Group Ltd.

Vanguardia Transportadora de Carga S.A. VANDECARGA

Nombre comercial opositor

4.2. a)

VANGUARD

Marca denominativa solicitada por OTS Logistics Group Ltd.

VANDECARGA

Marca denominativa previamente registrada

b)

VANGUARD

Marca denominativa solicitada por OTS Logistics Group Ltd.

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Marca mixta previamente registrada

Pues bien, en cuanto a lo primero (num. 4.1), debe precisar la Sala que aunque se adujo en el trámite administrativo que el nombre comercial opositor corresponde a la expresión Vanguardia Transportadora de Carga S.A. VANDECARGA, que constituye propiamente el nombre o razón social y la sigla de la sociedad interviniente en dicho procedimiento (de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal obrante en el expediente administrativo), lo cierto es que, de las pruebas que se allegaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio para acreditar el uso real, efectivo y constante dado al mismo, se advierte que tal uso con esas notas características se realizó respecto de la denominación VANDECARGA, según dan cuenta las distintas facturas cambiarias de transporte que obran en el cuaderno de antecedentes administrativos (fls. 27 a 48).

Ese mismo hecho se acredita con las pruebas allegadas en la demanda, las cuales no fueron desvirtuadas en forma alguna, como son las tarjetas de presentación del gerente de la sociedad opositora, así como copia de la página correspondiente del directorio telefónico (años 2008 y 2009), en la que aparece el anuncio de los servicios prestados por aquella, documentos éstos en los que se evidencia el uso real, efectivo y constante del nombre comercial VANDECARGA.

Es decir, que el nombre comercial que la sociedad opositora uso en forma real, efectiva y constante es la denominación VANDECARGA, respecto del cual es que corresponde efectuar el correspondiente análisis de confundibilidad frente a la marca solicitada VANGUARD.

Así las cosas, aplicando las reglas de cotejo para signos distintivos antes señaladas, encuentra la Sala lo siguiente:

a) Desde el punto de vista ortográfico no existen similitudes significativas que determinen algún riesgo de confusión, si se tiene en cuenta que el signo opositor está conformado por cuatro sílabas (VAN-DE-CAR-GA) y un total de diez (10) letras, y el signo solicitado por dos sílabas (VAN-GUARD) y ocho (8) letras, siendo apenas coincidentes las tres primeras letras (V-A-N).

b) Desde el punto de vista fonético, dada la distinta estructura de los signos, tampoco existe similitud, pues su pronunciación es sustancialmente distinta. En efecto, al pronunciar tales expresiones de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas no se escuchan de una manera similar, tal como se puede apreciar a continuación:

VANDECARGA-VANGUAR-VANDECARGA-VANGUARD-VANDECARGA-VANGUARD

VANDECARGA-VANGUAR-VANDECARGA-VANGUARD-VANDECARGA-VANGUARD

VANDECARGA-VANGUAR-VANDECARGA-VANGUARD-VANDECARGA-VANGUARD

c) Desde el punto de vista conceptual o ideológico, se descarta también alguna similitud, como quiera que ambos signos son de fantasía, pues no tienen una connotación conceptual propia o significado idiomático en nuestra lengua.

Conforme a lo anterior, es claro que entre los signos VANGUARD y VANDECARGA no existe ningún tipo de similitud que pueda generar riesgo de confusión o asociación entre los consumidores.

Ahora bien, debe destacarse que nada obsta para que coexistan en el mercado dos signos distintivos (marca y nombre comercial) que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos(3), así además éstos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando, como aquí ocurre, los signos respectivos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

De otro lado, en relación con el segundo aspecto a analizar (num. 4.2), la Sala encuentra que entre las marcas opositoras, VANDECARGA (nominativa) y VANDECARGA (mixta, pero en la cual el elemento predominante es el denominativo), y la marca solicitada, VANGUARD, no existe similitud alguna que represente algún grado de confusión y/o de asociación entre los consumidores, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado.

Al respecto la Sala se remite al análisis previamente efectuado en relación con el signo distintivo VANDECARGA (nombre comercial).

Al margen de lo anterior, aclara la Sala, tal como lo hizo la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, que la Sociedad Vanguardia Transportadora de Carga S.A. carecía de interés para oponerse al registro de la marca VANGUARD, con fundamento en las marcas VANDECARGA (denominativa y mixta), como quiera que en el sistema de información de dicha entidad(4) se observa que el titular de los certificados de registro correspondientes a tales marcas es el señor Carlos Alberto Valderrama y no dicha sociedad.

5. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que la marcadenominativa VANGUARD(en la clase 39),cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad señalada en el acto acusado.

Por consiguiente, al haberse desvirtuado la presunción de legalidad del acto acusado, se impone declarar su nulidad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 45061 de 31 de octubre de 2008, proferida por el superintendente delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir un recurso de apelación, revocó la decisión contenida en la Resolución 22945 del 27 de junio de 2008, declaró fundada la oposición presentada por la Sociedad Vanguardia Transportadora de Carga S.A. VANDECARGA y negó a la demandante la solicitud de registro de la marca VANGUARD(nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, ordénase a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, adelantar los trámites administrativos encaminados a decretar el registro de la marca denominativa VANGUARD, para amparar servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza y a expedir el correspondiente certificado de registro a nombre de la Sociedad OTS Logistics Group Ltd.

3. La división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, deberá publicar la parte resolutiva de presente providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 11 de julio de 2013».

(3) La marca VANGUARD fue solicitada para distinguir servicios de “Consolidación y distribución de mercancías”, comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, y el nombre comercial opositor VANDECARGA identifica servicios de “Transporte de carga”, igualmente pertenecientes a la mencionada clase 39. Se trata de servicios en los cuales existe conexión competitiva, puesto que la distribución de mercancías se realiza a través de medios de transporte.

(4) www.sic.gov.co.