Sentencia 2009-00153 de diciembre 7 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Radicación 11001032400020090015300

Consejero Ponente:

Dr. Hernando Sánchez Sánchez

Bogotá, D. C., siete de diciembre de dos mil diecisiete.

Actora: Bavaria S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercera Interesada: Companhia de Bebidas das Americas - AMBEV

Tema: marca tridimensional - forma de botella / es usual en el mercado para productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, en los términos del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el problema jurídico; ii) los actos administrativos enjuiciados; iii) la normativa que regula el registro de los signos y marcas iv) análisis de las normas del ordenamiento jurídico de la comunidad andina para el caso concreto y el estudio de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, v) análisis del caso concreto.

1. El problema jurídico.

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Bavaria S.A., en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 20267 de 20 de junio de 2008, 31009 de 26 de agosto de 2008 y 44774 de 31 de octubre de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó a la sociedad actora el registro de la marca “tridimensional” (Botella) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del Nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad actora señaló que los actos administrativo acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca en comento desconociendo que la marca cumple con los requisitos indispensables señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que no es una forma usual para los productos que pretende amparar y cuenta con características propias y diferentes que la hacen suficientemente novedosa y distintiva.

La marca tridimensional cuestionada:

TAPA
 

2. Los actos administrativos demandados

Los actos administrativos demandados son los siguientes:

i) La Resolución 20267 de 20 de junio de 2008, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro de la marca tridimensional solicitada por la sociedad Bavaria S.A. que en su parte resolutiva dispuso:

“[…]

RESUELVE

“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada las oposiciones de que da cuenta el artículo segundo de la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca tridimensional solicitado por Bavaria S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente al doctor (a) Darío Cárdenas Navas, apoderado (a) del solicitante y a los doctor(es) Luz Clemencia de Páez y Cristina Matiz Mejia apoderado(s) de la sociedad(e) opositora(s), o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella proceden los recursos de reposición, ante la jefe de la división de signos distintivos, y el de apelación, ante el superintendente delegado para la propiedad industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Háganse las anotaciones respectivas en firme la actuación archívese el expediente […]”.

En su parte motiva, la Resolución 20267 de 20 de junio de 20, consideró:

“[…] “El signo solicitado consiste exclusivamente en una botella, específicamente un volumen con base circular, compuesto por un tronco de cilindro sobre el cual se configura un tronco de cono que forma el cuello, rematado por un anillo diametralmente de mayor tamaño, estas características en término generales no logran imprimirle al conjunto mayor distintividad y en consecuencia no logran referir a un origen empresarial por cuanto está conformado por formas de uso común para los comerciantes del sector donde se comercializan los productos comprendidos en la clase 32 y sus relacionadas. La distintividad se busca en el elemento diferente y especial que integra el signo, provoque en quien lo perciba una impresión diferente de la que resulta de observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado, que para el caso en estudio no se aprecian en el signo solicitado.

Es claro entonces que al tener el signo solicitado una forma común carente de distintividad, no puede otorgársele el dominio exclusivo sobre ella, lo anterior con el propósito de permitir que terceros puedan utilizar dicha forma en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión.

Por otra parte, en cuanto al consumidor partimos de que es del tipo medio “se guía por sencillas apreciaciones visuales o auditivas corrientes” 4. No obstante, de ser el caso se debe determinar si se trata de un consumidor profesional o experto o si es elitista y experimentado. A lo anterior se suma el precio del producto o servicio, si es de consumo masivo o selectivo.

Bajo los anteriores parámetros, el signo solicitado pretende distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas bebidas y zumos de frutas siropes y otras preparaciones para hacer bebidas productos comprendidos en la clase 32, los cuales usualmente utilizan este tipo de figuras para envasar dichos productos, razón por la cual consisten en una forma usual de su envase y carece de distintividad.

Ahora bien, respecto del argumento expuesto por el apoderado de la sociedad solicitante, según el cual el signo tridimensional que se pretende registrar ha adquirido aptitud distintiva para ser registrado como marca, dado el amplio conocimiento que de él tiene el público consumidor, quien lo asocia a la marca Aguila Light, es pertinente señalar, que en concepto de esta División, no revelan que el envase que se pretende registrar efectivamente esa asociado por el público consumidor a la marca Aguila Light […]”.

ii) La Resolución 31009 de 26 de agosto de 2008, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, resuelve un recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución 20267 de 20 de junio de 2008, y concede el de apelación. En su parte resolutiva dispuso:

“[…] RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución 20267 de 2008, proferida por la jefe de la división de signos distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]”.

La Resolución 31009 de 26 de agosto de 2008, fue motivada, básicamente de manera similar a la resolución confirmada 20267 de 20 de junio de 2008.

iii) La Resolución 44774 de 31 de octubre de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resuelve un recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución 20267 de 20 de junio de 2008, que negó el registro de la marca tridimensional para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En su parte resolutiva dispuso:

“[…] RESUELVE

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución 20267 de 20 de junio de 2008 proferida por la jefe de la división de signos distintivos […]”.

En la resolución, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, motiva su decisión de la siguiente forma:

“[…] Observado el signo solicitado a registro, se encuentra que consiste en la forma tridimensional de una botella comúnmente utilizada para envasar bebidas gaseosas y/o cervezas(2) . En este sentido, se considera que el signo solicitado, consistente en la figura de una botella (en 3 vistas), corresponde a la forma usual de los contenedores de los productos embotellables reivindicados. Así las cosas, al encontrarse el consumidor frente a dicho envase, no tendrá la capacidad para percibir un origen empresarial específico, ya que en su mente, esta figura tridimensional no crea recordación. Ahora bien, en cuanto a los estudios de mercado realizado por YANHAAS, este despacho conviene advertir que el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN contempla lo siguiente: ‘No obstante lo previsto en los literales b), ej, f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica’. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo adquiere tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. Uno de los requisitos fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad […]”.

“[…] En cuanto a las formas tridimensionales, debe considerarse que para tener carácter distintivo, estas deben tener la facultad intrínseca de indicar el origen del producto o del servicio al público consumidor al que vaya destinada. Así las cosas, en los casos en los que se pretende invocar la distintividad adquirida, la determinación de su concurrencia en un caso particular solamente podrá realizarse después de considerar todos los hechos y circunstancias pertinentes, de conformidad con el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN y el artículo 6 quinquies C del Convenio de París.

Es menester recordar que el derecho marcario no protege aquellas formas tridimensionales que sean exclusivamente funcionales o necesarias, es decir aquellas que: 1) Resulten únicamente de la naturaleza de los productos, o 2) Resulten necesarias para obtener un determinado resultado técnico relacionado con la naturaleza de los productos o servicios protegidos por la marca.(3)

De ello, se infiere que la forma implícita a las marcas tridimensionales debe ser inusual, pues la forma usual o habitual de los productos o envases o la impuesta por la naturaleza de los mismos es una prohibición expresa contemplada en la normativa andina.

El signo solicitado a registro, tal y como lo hemos advertido, es una forma usual de las botellas que frecuentemente se utilizan alrededor del mundo para envasar cervezas […]”.

[…]

“[…] En cuanto al estudio de distintividad adquirida allegado al proceso, es menester resaltar que este no podría ser, de ninguna manera, desconocido por esta Superintendencia […]”.

“[…] Así las cosas, consideramos que el estudio presentado si demuestra que en Colombia el signo pretendido a registro ha adquirido cierto grado de distintividad, al ser comparado con otras botellas para envasar bebidas, no limitadas únicamente a cerveza. Sin embargo, no se puede dejar de lado la prohibición contenida en el artículo 135, literal c), según la cual no podrán registrarse como marca los signos que consistan “exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”, recordándose que los signos tridimensionales deben ser distintivos e inusuales en relación con su forma(4) . Lo anterior, por cuanto está expresamente prohibido el registro de signos que se constituyan en formas usuales, ya que si estas “pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o subgénero de productos dado que los competidores no podrían fabricar o distribuir productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio. Del mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un derecho de marca un empresario monopolizase ad perpetuitatem la forma usual o habitual “que en el comercio revistan los envases”.

Así las cosas, consideramos que la forma del producto solicitada en registro como marca tridimensional, no se aparta de la forma usual de los productos que busca distinguir, siendo de tal sencillez que no lograría identificar un origen empresarial, es decir, no cumple con la principal función que tienen las marcas en el comercio, como lo es la individualizar el productos o el servicios(5) […]”.

3. Normativa comunitaria que regula el registro de signos y marcas.

La Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, fue creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, suscrito en Trujillo el 10 de marzo de 1996, sustituyéndose de esta forma el Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino.

El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

En el tema de marcas y patentes, la Comisión de la Comunidad Andina profirió las decisiones 344 y 486 como un medio para la adecuada y efectiva protección a los titulares de derechos de propiedad industrial.

En este sentido y mediante la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, estableció un régimen común sobre propiedad industrial aplicable a sus Estados miembros, el cual regula la materia de marcas en el título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por la marca; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

4. Análisis de las normas comunitarias para el caso concreto y el estudio de la interpretación prejudicial.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que para el presente caso debían ser interpretadas las siguientes normas comunitarias(6): literal f) y primer párrafo del artículo 134 y literales a) y c) último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de dicha Decisión, señaladas por el tribunal, procedía o no el registro de la marca “tridimensional” (botella) para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente:

Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina

“[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

“[…]

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

“[…] Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

“[…]

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

“[…]

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

“[…]

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica […]”.

4.1. Marco jurídico de la interpretación prejudicial.

Por petición del Consejo de Estado y en el marco del Proceso 330-IP-2015, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial de del literal f) y primer párrafo del artículo 134 y literales a) y c) último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, se creó el Tribunal de Justicia, el cual fue modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. Dicho Protocolo fue aprobado por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados miembros.

En el capítulo III del protocolo, sobre las competencias del tribunal, en la sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] Corresponderá al tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del tribunal […]”.

En el artículo 34 se establece que “[…] El tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del tribunal […]”.

En este mismo sentido, la Sala considera importante señalar que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

4.2. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso concreto.

El despacho sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 2014(7), ordenó suspender el proceso para efectos de elaborar y remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la solicitud de interpretación prejudicial.

La Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el 8 julio de 2015(8), remitió al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 330-IP-2016 de fecha 23 de junio de 2016(9), en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

“[…]

“2.2. El literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable cuando carezca de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

2.3. Un signo tridimensional debe distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, estará sometido al examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Competentes en Materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se toma en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber:

2.3.1. Distintividad intrínseca: es aquella mediante la cual se determina la capacidad de individualización u originalidad que debe tener el signo por si solo para distinguir productos o servicios en el mercado, tratándose de signos tridimensionales se observará sus particularidades en su altura, anchura y profundidad; y,

2.3.1. Distintividad extrínseca: es aquella por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado, respecto a la marca tridimensional esta no deberá ser confundible con otros signos registrados previamente y en especial con otras marcas tridimensionales registradas. […]”.

“[…]

1.1. Las formas usuales (botellas o envases) son aquellos que no poseen características peculiares, arbitrarias u originales por tal motivo son utilizadas por múltiples operadores económicos ya que se encuentran en el dominio público.

Se entiende por envase todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o solidos entre estos tenemos: botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, envoltorios, embalajes, y todo aquello que tenga características de volumen.

1.2. En definitiva, las formas usuales son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada […].

“[…]

3.2. El tribunal se ha reiterado permanentemente en que la figura de fa distintividad adquirida descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y de esta manera fomentar una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno […]”.

“[…] 3.4. En consecuencia, un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, supuesto conocido en el derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un “secondary meaning” (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca[…]”.

4.3. Registro de los signos tridimensionales.

Para el presente análisis resultan valiosos los conceptos traídos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial del Proceso 77-IP-2012, referentes a los signos tridimensionales; sobre el particular indicó:

“[…] Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial.

En el artículo 138 cuando establece:

“La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

(…)

b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(…)”.

En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca.

Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto. […]”.

Al relacionar la marca solicitada para registro por la actora con la definición que antecede, la Sala considera que, en efecto, aquella tiene el carácter de tridimensional, en la medida en que posee volumen.

Ahora, con respecto a la irregistrabilidad de dichos signos, cuando constituyen formas de uso común, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó en la interpretación prejudicial emitida para este caso:

“[…] 3.2. En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa que “(...) el signo solicitado por la sociedad Bavaria S. A. es una forma usual de las botellas que frecuentemente se utilizan alrededor del mundo para envasar cervezas. Sin que el color verde dado a la misma (la cual es una forma usual) de la posibilidad de hacerla distintiva y así obtener el registro, pues como se ha indicado la forma usual es irregistrable en el derecho marcario”, afirmación relativa a la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

1.1. Las formas usuales (botellas o envases) son aquellos que no poseen características peculiares, arbitrarias u originales por tal motivo son utilizadas por múltiples operadores económicos ya que se encuentran en el dominio público.

Se entiende por envase todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o solidos entre estos tenemos: botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, envoltorios, embalajes, y todo aquello que tenga características de volumen.

1.2. En definitiva, las formas usuales son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

1.3. Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en:

1.3.1. Formas impuestas por la naturaleza: Son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Ej. El diseño de gafas; y,

1.3.2. Formas impuestas por la función del producto: Son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su funcionalidad, Ej. Un sacacorchos.

La Corte consultante debe determinar si el signo tridimensional de botella, solicitada para registro por Bavaria S. A. es distintiva o se trata de una forma común o necesaria de tal forma que el consumidor pueda distinguir o no entre los productos para el cual fue solicitado. (Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza). […]” (Las negrillas fuera de texto).

A este respecto, conviene destacar que esta Sección, en sentencia de 22 de enero de 2015(10), se pronunció sobre la irregistrabilidad de signos que constituyen la forma usual de envases de los productos(11), considerando:

“[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de éste.

Es de resaltar, además, “que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales”(12).

Ahora bien, en relación con la irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los envases de los productos, esta Sección precisó en la sentencia de 4 de agosto de 2005 (Exp. 1101-03-24-000-2001-00376-01 (7619), Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), lo siguiente:

“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue enfático en advertir que la causal de irregistrabilidad consagrada del artículo 82, literal b), de la Decisión 344, “opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad… Es indudable que el consumidor identifica al producto, no sólo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca…”.

Igualmente, hizo hincapié en que no pueden ser considerados como marcas, los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, cuando no reúnan condiciones especiales y, por lo tanto, no pueden ser registrables; pero que cuando el envase esté compuesto por elementos novedosos que lo hagan suficientemente distintivo, la marca será susceptible de registro (fl. 319).

Estima la Sala que en este caso los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. En efecto, tal como puede apreciarse en las gráficas que obran a folios 61 y 66 del expediente, adjuntadas por la actora, la marca figurativa cuyo registro se solicita, presenta la inclusión de nervaduras y la colocación de puntos y rayas que semejan un grabado alrededor del cuello de la botella, elementos éstos que no adicionan una creación que al parecer de esta Sala, se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, y que pueda apreciarse por los consumidores a través de los órganos visuales como inconfundibles de modo que hagan de ella una, marca característica, particular y original que permita diferenciar los productos que representa de otros similares dentro del mercado; es decir, que no reúne las condiciones de los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para ser registrada para identificar productos de la clase 32 internacional. Siendo ello así, no es del caso declarar la nulidad de los actos acusados. Como consecuencia se denegarán las pretensiones de la demanda. […]” (Las negrillas fuera de texto).

En el presente caso, Sala considera que no existen elementos adicionales que acompañen a la marca cuestionada “tridimensional” (botella según gráfica) que le otorgue suficiente distintividad que le permita a la Sociedad actora apropiarse de manera exclusiva de dicha forma. Se trata de la simple representación del producto.

En efecto, conforme a la gráfica que distingue la marca solicitada “tridimensional”, la misma consiste en una botella transparente, específicamente un volumen con base circular, compuesto por un tronco de cilindro sobre el cual se configura un tronco que forma el cuello, rematado por un anillo diametralmente de mayor tamaño; para la Sala, estas características no son sustanciales y no adicionan una creación que se considere novedosa, original, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, de modo que el consumidor medio pueda distinguirla por su forma de otros productos similares dentro del mercado.

La forma tridimensional solicitada como marca es usual en el mercado para los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, no difiere significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener habitualmente con respecto a esos productos en el mercado.

Ahora bien, dado que la actora fundamentó sus argumentos en varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relacionados con la distintividad adquirida en las marcas tridimensionales, el Tribunal en mención se refirió a dicho asunto indicando:

“[…] 3.1.En virtud a que la accionante, Bavaria S. A., en su escrito de demanda ha manifestado que “(...) Los criterios para establecer la distintividad por utilización en el mercado no se encuentran definidos en la legislación colombiana, sin embargo tal y como lo sugiere la OMPI si la marca en cuestión es reconocida en una parte considerable del círculo de su interés (ejemplo de grado de familiaridad de un 50%) se comprenderá demostrado el carácter distintivo del mismo, lo cual puede probarse a través de pruebas de uso o sondeos de opinión. (...) se debe aceptar cualquier medio probatorio que tienda a demostrar el carácter distintivo de la marca tridimensional”, por lo que resulta pertinente tratar el tema de la distintividad adquirida consagrada en el artículo 135, último párrafo de la Decisión 486.

“Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

3.2. El tribunal se ha reiterado permanentemente en que la figura de la distintividad adquirida descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y de esta manera fomentar una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno.

3.3. En anteriores interpretaciones, citando al tratadista Alberto Bercovitz, se ha establecido que si bien el efecto constitutivo de la inscripción en el registro, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

3.4. En consecuencia, un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un “secondary meaning” (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca […]”

Sobre el particular, estima la Sala recordar que en reciente sentencia, en la cual se analizó un caso similar al aquí estudiado, en el que la sociedad actora también fue demandante, esta Sección,(13) respecto de la distintividad adquirida determinó:

“[…] colige la Sala que para que opere la figura de la “distintividad sobrevenida o adquirida”, deberá probar, quien la alegue, que el signo adquirió la distintividad de la cual carecía en inicio, mediante pruebas dirigidas a determinar un uso constante en el comercio, esto es, ininterrumpido, real y efectivo, del producto o servicio identificado con dicho signo […]”.

En este caso, al igual que el analizado en la sentencia anteriormente mencionada, la sociedad actora aportó como prueba un estudio denominado “Reconocimiento de los Envases de la Categoría de la Cerveza y Otras”, realizado en el año 2005 por la Agencia YANHAAS Advanced Market Research, que para el signo aquí solicitado, arrojó los siguientes resultados: 93,7% de los encuestados asociaron la marca cuestionada correctamente al producto cerveza; el 78,5% de los encuestados la asociaron correctamente a la marca registrada Aguila Light; y el 92,7% de los encuestados la asociaron correctamente al origen empresarial Bavaria S.A.

Para este caso, la Sala llega a la misma conclusión a la que arribó en la sentencia antes mencionada, es decir que este tipo de prueba “no es suficiente para demostrar el uso constante del referido signo solicitado por la actora, ya que no da cuenta sobre la cantidad del producto puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de dichos productos ni con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, vale decir, sobre las cantidades vendidas ni acerca de la comercialización del producto que ampara el signo cuestionado, como tampoco se demostró que dicho uso fue ininterrumpido, factores estos, determinantes para probar el uso de constante y, en consecuencia, para que opere la figura de la “distintividad sobrevenida o adquirida””.

Así las cosas, para la Sala, en el presente caso se configuraron las causales de irregistrabilidad analizadas, contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda formulada por Bavaria S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. ENVIAR copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 7 de diciembre de 2017».

2 Ejemplos de formas usuales de envases de ^riscosas y cervezas. Fuenic: Busaidor de imágenes de Google.

3 Basado en el artículo Marcas tridimensionales: la frontera entre marcas y diseños industriales. AIPPI disponible en: www.aippi.org/reports'ivsolutions'QI 48_ES.pdf, recuperado el 12 de mar/o de 2008.

4 En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la CAN ha manifestado que “(…) cuando la propia naturaleza de un producto exija paro su comercialización de forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no solo tenga la capacidad de designar las características del producto. sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular. Interpretación prejudicial […] con fundamento en la consulta formulada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno No. 1543-2006 […]”.

5 Carlos Fernández-Novoa, Fundamentos del Derecho de marcas, pág. 86.

6 Interpretación Prejudicial 330-IP-215, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Adndina para el presente caso (fls. 231 a 242).

7 Folios 219 y 220 del expediente.

8 Folio 230 captura de pantallas de envío.

9 Folio 232 del expediente.

10 Expediente núm. 2008-00342-00, Actora: Unilever, N.V, C. P. María Elizabeth García González.

11 En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 15 de septiembre de 2011 (Exp. 2004-00022-01, C. P. María Claudia Rojas Lasso).

12 Interpretación Prejudicial- Proceso 077-IP-2012.

13 Sentencia de 2 de junio 2017, expediente 11001-03-24-000-2009-00549-00, Sociedad actora: Bavaria S.A., signo “tridimensional (botella), Consejera Ponente, doctora María Elizabeth García González,