Sentencia 2009-00231 de marzo 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001 0324 000 2009 00231 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil quince.

Actor: Hoteles Royal S.A.

EXTRACTOS: «5. CONSIDERACIONES

5.1. Los actos administrativos enjuiciados.

Están conformados por las resoluciones 9285 de 30 de abril de 2004, 9286 de 30 de abril de 2004 y 30971 de 15 de diciembre de 2004, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los trámites administrativos mediante los cuales se concedió el registro de la marca nominativa “ROYAL DECAMERON”, para distinguir productos de la clase 39, 41 y 43 de la clasificación internacional de Niza.

5.2. Examen de los cargos.

5.2.1. Según se desprende de la demanda, su contestación y los alegatos presentados por las partes, le corresponde a la Sala determinar si los registros marcarios controvertidos violan la normativa andina expuesta en el concepto de violación a más de aquellas interpretadas por el Tribunal de Justicia de la CAN.

5.2.2. Previamente se debe resolver la excepción de indebida acumulación propuesta por el apoderado de la entidad demandada, bajo la consideración de que los actos acusados fueron proferidos en actuaciones administrativas distintas y por tanto debían ser demandados por separado.

5.2.3. Al respecto se tiene que la excepción carece de fundamento, toda vez que las reglas para la acumulación de pretensiones que se encontraban vigentes para el momento en que se interpuso la demanda le permitían al actor proceder de la forma en que lo hizo. En efecto, el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil al cual se acude en aplicación de la integración normativa que dispone el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, sobre el particular señala:

“El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y la sentencia de cada una de las instancias.

También podrán formularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que aquellas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado, con la limitación del numeral 1º del artículo 157.

Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los dos incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa”.

5.2.4. De la precitada disposición legal se advierte que podrán acumularse en una misma demanda pretensiones (conexas o inconexas) siempre que concurran los requisitos exigidos en la ley para ello. En el presente asunto se evidencia con claridad que el competente para conocer de todas las pretensiones es el Consejo de Estado, que estas no se excluyen entre sí y que el trámite que debe imprimirse para resolverlas es el mismo, esto es, el del proceso contencioso administrativo de carácter ordinario. Bajo las anteriores consideraciones la Sala negará la excepción propuesta por la entidad demanda toda vez que las pretensiones fueron acumuladas en debida forma.

5.2.5. Resuelto el punto de la acumulación de las pretensiones se tiene que el fondo de la controversia se centra en cuestionar la legalidad de los actos mediante los cuales se concedió el registro de la marca ROYAL DECAMERON para amparar productos de las clases 39, 41 y 43 de la clasificación internacional, toda vez que, en el sentir del actor, estos desconocen las reglas consagradas en el artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486.

5.2.6. El concepto de violación se resume en que la marca cuestionada es similarmente confundible con las marcas registradas a favor de HOTELES ROYAL S.A. para amparar los mismos productos y servicios en la clase 43 así como servicios y productos competitivamente conexos con los que amparan las clases 39 y 41. En la misma línea se considera por parte de la demandante que el registro como marca del signo ROYAL DECAMERON vulnera el nombre comercial HOTELES ROYAL S.A. así como la marca noria ROYAL.

5.2.7. Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación de los signos en contienda se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error.

En consecuencia, de existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado.

De conformidad con lo anterior, el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “ROYAL DECAMERON” (denominativo) y la marca y el nombre comercial “HOTELES ROYAL S.A.” (denominativo), aplicando los criterios desarrollados por este Tribunal”.

5.2.8. De acuerdo con las reglas anteriormente enunciadas y teniendo en cuenta que la contienda se concentra en la posible similitud que existe entre los signos ROYAL DECAMERON y el nombre comercia HOTELES ROYAL S.A. y las marcas registradas a favor de este HOTEL BOGOTÁ ROYAL, HOTEL CALI ROYAL, HOTEL CARTAGENA ROYAL, HOTEL MEDELLÍN ROYAL, CASA ROYAL, HOTEL ANDINO ROYAL, HOTEL HACIENDA ROYAL, HOTEL PARQUE ROYAL, ROYAL EXPRESS y HOTEL PACÍFICO ROYAL, se debe precisar si la denominación DECAMERON imprime la suficiente fuerza distintiva que permita diferenciar las marcas amparadas de aquellas que se buscan proteger.

5.2.9. Esta regla de cotejo marcario encuentra asidero en que los signos denominativos compuestos que se confrontan comparten la denominación ROYAL, lo que indica que se debe determinar si la denominación diferente presente en la marca cuestionada le otorga la suficiente fuerza distintivita.

5.2.10. La fuerza distintiva en este tipo de marcas radica en que el elemento diferenciador otorga particularidad a la denominación de suerte que al ser apreciada en su conjunto permite distinguirla de otra. Sobre este particular la Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos:

“La marca cuyo registro fue negado es una denominación compuesta ya que está formada por las palabras “TELCEL MÓVIL”, en cuanto el análisis que se desprende de cotejar las denominaciones “TELCEL” y “TENCEL” la Sala se remite a lo concluido en líneas anteriores. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el vocablo “MÓVIL” se tiene que este no conduce a particularizar cual es el origen empresarial del producto, esto es, no otorga al signo la suficiente carga semántica que permita reconocer que se trata de un producto que pertenece a una persona y no a otra.

En ese sentido la interpretación prejudicial dada para este asunto sostuvo lo siguiente:

“En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto y del signo denominativo que cuenten, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitados como marcas habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial” (Proceso 13-IP-2001, publicado en la GOAC 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”)”.

La expresión MÓVIL no aporta criterios ni elementos de diferenciación entre los signos en cuestión ya que no tiene la potencialidad de eliminar el riesgo de confusión que se presenta dada la marcada similitud entre las denominaciones “TELCEL” y “TENCEL”. A esto se debe agregar que el riesgo se aumenta teniendo en cuenta que las marcas en disputa buscan amparar los mismos productos presentes en la clase 25 de la clasificación internacional”(2).

5.2.11. Se debe entonces determinar, luego del estudio en conjunto de los signos enfrentados, si existe similitud entre ellos de suerte que, de ser así, se pasaría a establecer si la denominación DECAMERON otorga la suficiente fuerza distintiva a la marca cuestionada diluyendo el riesgo de confusión o de asociación.

5.2.12. Para efectos de realizar el cotejo se impone aplicar las reglas que trae la interpretación prejudicial dada para este proceso, que pueden sintetizarse de la siguiente manera:

“Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de signos sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación entre signos debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo los signos sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos signos no se observan los elementos diferentes existentes en ellos, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión”.

5.2.13. Siguiendo las anteriores reglas se observa que la similitud entre los signos radica esencialmente en que comparten la denominación ROYAL, veamos:

ROYAL DECAMERONHOTELES ROYAL S.A.
ROYAL DECAMERONHOTEL BOGOTÁ ROYAL
ROYAL DECAMERONHOTEL CALI ROYAL
ROYAL DECAMERONHOTEL CARTAGENA ROYAL
ROYAL DECAMERONHOTEL MEDELLÍN ROYAL
ROYAL DECAMERONCASA ROYAL
ROYAL DECAMERONHOTEL ANDINO ROYAL
ROYAL DECAMERONHOTEL HACIENDA ROYAL
ROYAL DECAMERONHOTEL CASA ROYAL
ROYAL DECAMERONROYAL EXPRESS
ROYAL DECAMERONHOTEL PACÍFICO ROYAL

5.2.14. En criterio de la Sala, la coincidencia en las denominaciones las hace similares generándose un riesgo de confusión indirecto toda vez que el consumidor medio asociaría los signos en cuanto a su origen empresarial. Vale recordar que este tipo de confusión, también conocida como riesgo de asociación, se presenta cuando “el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado”(3). Así las cosas, le asiste razón al parte actora en cuanto que la similitud entre las marcas existe y ello puede causar riesgo de confusión el consumidor.

5.2.15. Visto lo anterior ha de analizarse el argumento expuesto por la entidad demanda que apunta a sostener que si bien los signos comparten la denominación ROYAL, la fuerza distintiva de la expresión DECAMERON permite diferenciar la marca cuestionada de las marcas opositoras. La Sala no comparte dicha tesis como quiera que la presencia de la expresión DECAMERON en el signo cuyo registro se cuestiona no tiene la entidad de particularizar el origen empresarial de los productos y servicios. A lo anterior se suma el que las marcas opositoras se encuentran unas registradas para distinguir la misma clase de productos y servicios (clase 43) y otras para amparar productos y servicios que tienen íntima relación toda vez que se ofrecen en el sector hotelero al cual pertenecen tanto la actora como el tercero titular de la marca cuestionada. En tal sentido es forzoso concluir que la similitud que genera el riesgo de asociación no se ve menguada ante la existencia de la expresión DECAMERON ya que se ha podido ver que esta no tiene la suficiente fuerza gramatical para diferenciar una y otra marca.

5.2.16. Con respecto a la protección del nombre comercial HOTELES ROYAL S.A., se pudo establecer en el proceso que este ha sido utilizado de manera ininterrumpida desde el año 1989(4) en actividades comerciales relacionadas con la hotelería y el turismo, uso que se caracteriza por ser real, efectivo y público. Siendo ello así resulta claro que el nombre comercial merece la protección que le confiere el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 según el cual no pueden registrarse como marca signos que “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.

5.2.17. La aludida disposición supranacional establece que cuando el nombre comercial sea usado con anterioridad a la solicitud de una marca podrá impedir su registro en virtud del principio de la prioridad, siempre y cuando entre los signos y los productos o servicios o actividad que protege la marca y el nombre comercial, respectivamente, pueda inducirse al público a error. Pues bien, teniendo en cuenta que el nombre comercial HOTELES ROYAL S.A. es confundible con la marca posteriormente registrada ROYAL DECAMERON conduciendo a crear riesgo de confusión indirecta, se tiene por establecido que los actos demandados son contrarios la normativa andina y por tanto merecen ser retirados del ordenamiento jurídico.

5.2.18. Frente a la protección de la marca ROYAL y del nombre comercial HOTELES ROYAL S.A. por ser notorios, debe tenerse en cuenta que esta es una característica de ciertos signos distintivos que implica un alto grado de reconocimiento, aceptación y difusión de la marca o del nombre comercial correspondiente. Ahora bien, comoquiera que la consecuencia de la notoriedad radica en la protección especial que esta encuentra en el ordenamiento jurídico andino para evitar el aprovechamiento indebido de su reputación, lo requiere estar plenamente acreditado. Así lo ha precisado la Sala al señalar:

“La Sala, en reiteradas jurisprudencias ya ha dejado por sentado que la notoriedad de una marca debe ser objeto de prueba por parte de quien la alega (...). En efecto, no basta simplemente con alegar en estos casos la notoriedad de una marca para obtener su tutela por parte del derecho, pues el conocimiento generalizado que pueda tenerse de la misma en el mercado por parte de los consumidores y competidores, es un hecho que está sujeto a acreditación probatoria. A este respecto es preciso señalar que quien acuda ante la justicia en procura de obtener la protección jurídica de una marca notoria, no se encuentra liberado de la carga de la prueba, pues lo cierto es que la “notoriedad” que se predica de ciertos signos marcarios, no tiene absolutamente nada que ver con la teoría de los “hechos notorios”. Así las cosas, el aforismo notoria non agunt probationem, que aparece incorporado en nuestro derecho procesal en el inciso 2º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no tiene aplicación en estos casos, pues para los efectos del Derecho Marcario, quien alegue la notoriedad deberá demostrarla, por tratarse precisamente de un hecho objetivo que la autoridad judicial o administrativa debe reconocer y admitir, tan sólo cuando tenga una convicción plena alrededor de su existencia. Por esa razón, ningún sujeto procesal se encuentra eximido de la obligación de probar la notoriedad de la marca cuya protección jurídica pretende”(5).

5.2.19. La parte actora allegó junto con la demanda abundante prueba documental que da cuenta de que las marcas HOTEL HACIENDA ROYAL(6), HOTEL BOGOTÁ ROYAL(7), HOTEL PARQUE ROYAL(8), HOTEL ANDINO ROYAL(9) y el nombre comercial HOTELES ROYAL S.A.(10) son notoriamente conocidas. Así se desprende de las copias auténticas que muestran las facturas de las declaraciones del impuesto sobre la venta (IVA) hasta el año 2008 y dejan ver el alto volumen de servicios adquiridos que se encuentran amparados bajo las referidas marcas. Así mismo se allegaron folletos, recortes de prensa, volantes (flyers) y otros medios que demuestran la inversión en publicidad y por tanto el esfuerzo en dar a conocer tanto el nombre comercial como las marcas, lo que indica su reconocimiento, aceptación y difusión en el mercado. Todo lo anterior es evidencia suficiente para que la Sala reconozca la notoriedad de los signos distintivos aludidos y del nombre comercial HOTELES ROYAL S.A.

5.2.20. Ahora bien, según lo impone el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, un signo no podrá ser registrado como marca cuando constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

5.2.21. En el presente asunto resulta evidente que la marca ROYAL DECAMERON reproduce parcialmente las marcas notorias a las que se ha hecho referencia ut supra, así como el nombre comercial notoriamente conocido HOTELES ROYAL S.A., reproducción que genera similitud capaz de causar un riesgo de asociación y un aprovechamiento injusto de las marcas notoriamente reconocidas y del nombre comercial, imponiéndose la consecuencia de anular los actos acusados.

5.2.22. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declarar la NULIDAD de las resoluciones 9285 de 30 de abril de 2004, 9286 de 30 de abril de 2004 y 30971 de 15 de diciembre de 2004, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los trámites administrativos mediante los cuales se concedió el registro de la marca nominativa “ROYAL DECAMERON”, para distinguir productos de la clase 39, 41 y 43 de la clasificación internacional de Niza.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación de los certificados de registro con números 281.194, 281.195, 290.980 asignados a la marca ROYAL DECAMERON para distinguir productos de las clase 39, 41 y 43 de respectivamente.

3. Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la presente decisión.

4. Enviar copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

En firme la preste providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase».

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Fallo de 19 de septiembre de 2013 proferido en proceso con radicación: 11001032400020050030300. Actor: ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DEL RL DE C.V., C.P. Guillermo Vargas Ayala.

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 103-IP-2005, marca. “DEIMAN” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1308, de 16 de marzo de 2006.

4 Folios 6 y siguientes del cuaderno de anexos 5.

5 Consejo de Estado. Sección Primera. Expediente 2002-00107-01. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

6 Folios 1 a 403 del cuaderno 4 de anexos.

7 Folios 87 a 148 del cuaderno 5 de anexos.

8 Folios 1 a 88 del cuaderno 7 de anexos

9 Folios 11 a 323 del cuaderno 3 de anexos.

10 Folios 1 a 98 y del cuaderno 2 de anexos.