Sentencia 2009-00342 de marzo 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2009-00342-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Panadería y Bizcochería El Cometa S.A.

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El objeto del litigio.

Por virtud de lo dispuesto en el acto demandado, el superintendente delegado para la propiedad industrial decidió revocar las resoluciones expedidas por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, tras considerar que eran infundadas las objeciones presentadas por la sociedad Panadería y Bizcochería El Cometa S.A. Como consecuencia de ello, decidió conceder el registro de la marca nominativa Las Cometas, a nombre del Club Ejecutivo del Valle del Cauca, para distinguir productos de la clase 43ª de la Clasificación Internacional de Niza, decisión que es objeto en este proceso.

En ese orden de ideas, debe la Sala determinar si la precitada decisión administrativa contradice o no las disposiciones que a juicio del Tribunal Andino de Justicia son las aplicables al caso y cuyo texto es del siguiente tenor literal:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

ART. 200.—La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada país miembro.

3. (sic) Los signos en conflicto.

Los signos a cotejar son los siguientes:

Marca nominativa previamente registrada

El Cometa

Marca mixta previamente registrada

 

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Enseña comercial previamente registrado

El Cometa

Marca cuyo registro se cuestiona

Las Cometas

La sociedad Panadería y Bizcochería El Cometa S.A. es titular de los signos distintivos El Cometa (como marca denominativa, marca mixta y enseña comercial), los cuales se encontraban previamente registrados en la clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que el Club Ejecutivo del Valle del Cauca, es titular de la marca nominativa Las Cometas, registrada en la Clase 43ª del mismo nomenclátor.

4. Análisis.

Como la actora considera que el registro concedido desconoce sus derechos como titular de la enseña comercial El Cometa, resulta oportuno poner de relieve que la protección jurídica de una enseña comercial depende básicamente del uso real y efectivo que de la misma se haya hecho en el mercado, siendo irrelevante que se encuentre o no registrada o depositada ante la oficina nacional competente.

En tal virtud, se hace necesario entrar a determinar en este caso si cuando se formuló la solicitud de registro del signo Las Cometas, la enseña comercial El Cometa era real, efectiva y constantemente usada en el mercado por parte de la sociedad demandante.

Revisadas con detenimiento las diferentes piezas probatorias que obran en el expediente, encuentra la Sala que a folios 4 a 6 del cuaderno principal aparece el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Panadería y Bizcochería El Cometa S.A., constituida por escritura pública 3572 de 30 de agosto de 1967, otorgada por la Notaría 1ª de Bogotá. A pesar de ello, no se allegó al proceso ninguna prueba que acredite su uso real, efectivo y constante en el mercado por parte de la sociedad actora.

A propósito del tema, la Sala, mediante sentencia proferida el día 15 de abril de 2010, de la cual fuera ponente el consejero Marco Antonio Velilla Moreno, radicación 11001-03-24-000-2003-00332-01, expresó:

La jurisprudencia y la doctrina han predicado que “el uso del nombre comercial y de la enseña deberá ser “personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue”.

Comoquiera que el solo certificado de existencia y representación legal no es en sí mismo suficiente para acreditar el uso real, efectivo y continuo de la enseña comercial El Cometa con anterioridad a la fecha de radicación de la solicitud de registro de la marca nominativa cuestionada, no es del caso brindar la protección que depreca la parte actora pues, en efecto, no se encuentra acreditado que la sociedad demandante haya realizado actividades de producción, compra, venta, distribución y mercadeo de productos o servicios invocando dicha enseña comercial.

En cuanto se refiere a la protección de las marcas nominativa y mixta que invoca la demandante, debe la Sala hacer las siguientes consideraciones:

De conformidad con los parámetros consignados en la interpretación prejudicial remitida por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala considera que el elemento que predomina en cada una de las marcas enfrentadas, es sin lugar a dudas el denominativo, por tratarse de la dimensión más característica y la que mayor impresión, impacto y recordación genera en los consumidores. En tal orden de ideas, resulta imprescindible establecer si entre las marcas enfrentadas se presenta o no algún riesgo de confusión desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual.

En reiteradas oportunidades esta Sala ha manifestado que los signos deben ser observados en su conjunto, sin descomponer su unidad gráfica y fonética, lo cual hace necesario entrar a considerar la totalidad de los elementos que los conforman, poniendo especial atención en aquellos que están dotados de una especial eficacia diferenciadora.

Pues bien, siguiendo los parámetros antes enunciados, se advierte que entre las marcas El Cometa y Las Cometas, se presentan las similitudes estructurales y ortográficas que se destacan a continuación:

Marcas opositoras previamente registradas

 

EL COMETA
12 123456

 

(Nominativa y mixta)

Marca cuyo registro se cuestiona

 

LAS COMETAS
123 1234567

 

(Nominativa)

Como bien se puede apreciar, las marcas enfrentadas son de naturaleza compuesta, por encontrarse integradas por dos (2) palabras (El-Cometa y Las-Cometas).

Aunque el segundo vocablo de la marca cuestionada (Cometas) es muy similar al segundo vocablo de las marcas opositoras al reproducir en su totalidad las seis (6) letras que la conforman (c-o-m-e-t-a), aquel tiene incorporado como elemento adicional la consonante S. Con todo, la adición de dicha letra no le aporta la suficiente distintividad al conjunto resultante. Además de ello, no puede soslayarse el hecho de que las marcas opositoras se encuentren precedidas del artículo el (masculino singular) y la marca cuestionada por el artículo las (femenino plural). No obstante lo anterior, resulta forzoso concluir que desde el punto de vista ortográfico o gramatical, las dos marcas son bastante parecidas.

En efecto, mientras el signo opositor tiene en total 8 letras (1 consonante y 1 vocal en la primera palabra y 3 consonantes y 3 vocales en la segunda) el signo cuestionado tiene en total 10 letras (2 consonante y 1 vocal en la primera palabra y 4 consonantes y 3 vocales en la segunda).

En cuanto se refiere a su estructura silábica, se tiene lo siguiente:

Marca previamente registrada

 

EL COMETA
1 124

 

Marca cuyo registro se cuestiona

 

LAS COMETAS
1 123

 

Como se puede apreciar ambas marcas están formadas por tres (3) sílabas.

Por las razones expuestas, considera la Sala que desde el punto de vista morfológico o estructural existen similitudes bastante significativas, las cuales resulta de mayor entidad frente a las diferencias anotadas.

En el plano fonético las marcas enfrentadas son igualmente parecidas. Ciertamente, al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, surge una impresión de identidad o semejanza, tal como se puede constatar a continuación:

-El Cometa-Las Cometas-El Cometa-Las Cometas-

-El Cometa-Las Cometas-El Cometa-Las Cometas-

-El Cometa-Las Cometas-El Cometa-Las Cometas-

Observa la Sala que desde luego los artículos el y las presentan diferencias por tratarse de palabras distintas. Sin embargo, las expresiones Cometa y Cometas se pronuncian de manera similar, por presentar una estructura casi idéntica y tener marcado el acento prosódico en la segunda sílaba (co-me-ta y co-me-tas). En todo caso, el hecho de que las marcas opositoras y cuestionada se diferencien en el artículo, así como en el carácter singular y masculino de las marcas opositoras y en el carácter plural y femenino de las marcas, es una circunstancia que a juicio de la Sala no genera un efecto sonoro bien particular, que contribuya a su diferenciación, más aún cuando en la práctica el consumidor medio puede emplear ambas expresiones en plural (“Las Cometas” y “Los Cometas”) o en singular (“La Cometa” y “El Cometa”), incrementándose con ello los riesgos de confusión.

En relación con el aspecto ideológico o conceptual, la entidad demandada afirma, como ya se dijo, que las expresiones El Cometa y Las Cometas tienen un significado conceptual diferente.

Ciertamente, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos ofrece las siguientes acepciones acerca del vocablo cometa:

(Del lat. comēta, y este del gr. κομήτης, de κόμη, cabellera).

1. m. Astr. Astro generalmente formado por un núcleo poco denso y una atmósfera luminosa que le precede, le envuelve o le sigue, según su posición respecto del Sol, y que describe una órbita muy excéntrica.

2. f. Armazón plana y muy ligera, por lo común de cañas, sobre la cual se extiende y pega papel o tela. En la parte inferior se le pone una especie de cola formada con cintas o trozos de papel, y, sujeta hacia el medio a un hilo o bramante muy largo, se arroja al aire, que la va elevando, y sirve de diversión a los muchachos.

3. f. Juego de naipes en que el nueve de oros, que se llama cometa, es comodín y gana doble si él termina el juego.

En virtud de lo anterior, la expresión El Cometa alude a la primera acepción que trae el diccionario, en tanto que el vocablo Las Cometas bien puede corresponder a las acepciones segunda y tercera anteriormente trascritas. En ese sentido, podría concluirse que desde el punto de vista ideológico o conceptual no existe confundibilidad. Sin embargo, la Sala considera que ello no es totalmente cierto, por cuanto “las cometas”, es decir, el instrumento de juego anteriormente mencionado, deriva su nombre de “los cometas”, debido a que el núcleo luminoso y la estela que dichos astros van dejando a su paso, son representados simbólicamente por el armazón y la cola que forman parte de los referidos adminículos de juego, cuya semejanza se hace mucho más notoria y evidente cuando se encuentran en pleno vuelo. Por dicha razón, los conceptos evocados se vuelven mucho más cercanos, con lo cual se desvirtúa la afirmación de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Establecido lo anterior, la Sala considera que el riesgo de confusión entre los signos enfrentados puede llegar a presentarse en el plano fonético y ortográfico, mas no en el conceptual, circunstancia que de por sí sería más que suficiente para atender a las pretensiones de la demanda.

Además de las consideraciones precedentes, no puede perderse de vista que los productos de la clase 30 y los servicios de la clase 43 están relacionados entre sí, pues en principio nada impide que los productos de panadería y bizcochería El Cometa sean suministrados o distribuidos en restaurantes de comidas rápidas y establecimientos de autoservicio identificados con la marca Las Cometas, lo cual determina lleva a la Sala a concluir, que además de la similitud ortográfica, fonética y conceptual de los signos, la coexistencia de ambas marcas en el mercado presenta altas posibilidades de inducir a los consumidores en confusión.

Por las razones expuestas, la Sala procederá a conceder las pretensiones de la demanda.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR la nulidad de la Resolución 3477 de fecha 29 de enero de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora, se revocaron las resoluciones 42109 de 30 de octubre de 2008 y 54391 de 22 de diciembre de 2008 y se concedió el registro de la marca nominativa Las Cometas a favor de Club Ejecutivo del Valle del Cauca, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43ª de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

2. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la entidad demandada que proceda a la cancelación del registro de la marca Las Cometas para distinguir los servicios comprendidos en la clase 43ª de la Clasificación Internacional de Niza.

3. ORDÉNAR la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

4. RECONOCER personería al doctor Germán Alberto Calvano García, como apoderado de la entidad demandada, de conformidad los términos del poder visible a folios 145 A 148 de este cuaderno.

5. El cumplimiento de esta sentencia deberá verificarse dentro los términos previstos en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».