Sentencia 2009-00389 de febrero 9 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2009-00389-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de nulidad relativa.

Actora: Lafrancol S.A.

Tesis: La marca denominativa “Colin Limor” es diferente de la marcas denominativas opositoras “Colic” y “Colyc”, al contener la expresión “Limor”, que le da la condición de distintividad necesaria.

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 53871 de 19 de diciembre de 2008, confirmada por las resoluciones 4788 de 30 de enero de 2009 y 6439 de 19 de febrero de 2009, concedió el registro de la marca “COLIN LIMOR” (nominativa), para distinguir los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre dicha marca y los signos previamente registrados “COLYK” y “COLIK” (nominativas) no existen semejanzas susceptibles de generar confusión, en tanto que cada uno posee elementos ortográficos que les permite tener una estructura visual diferente.

Por su parte, la actora alegó que la marca “COLIN LIMOR” (nominativa) es confundible con sus marcas previamente registradas “COLYK” y “COLIK” (nominativas), que amparan productos de la citada clase 5ª, dado que dicho signo tiene semejanzas ortográficas y fonéticas que afectan su derecho registrado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de la citada Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “COLIN LIMOR” (denominativa) para la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

Decisión 486.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso:

“1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.7.4. Al efectuar la comparación por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir como el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel del percepción es variable en relación con la categoría de bines o productos”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

COLIN LIMOR
MARCA SOLICITADA CUESTIONADA
(CLASE 5ª)
COLIK
MARCA (Opositora) (CLASE 5ª)
COLYK
MARCA (Opositora) (CLASE 5ª)

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

Los productos que las marcas en conflicto pretenden proteger son de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”.

La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas.

Por tal razón, la Sala considera necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es pertinente considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial:

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de casa caso concreto.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante”(2).

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

“2.1.1. Se debe analizar cada signo en conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podía ser evidente.

2.1.3. Se debe determinar el elemento que impacta de una marca más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”(3).

Ahora, en tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014(4), precisó:

“Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente:

“Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el tribunal ha manifestado:

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sent. del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación prejudicial de mayo 11/2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1217, jul. 11/2005)” (resaltados y subrayas fuera de texto).

Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética.

En primer lugar, considera la Sala que el signo cuestionado “COLIN LIMOR” está compuesto de 2 vocales y la expresión “LIMOR” contiene la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas del actor.

Al tener la expresión “LIMOR” relevancia y distintividad dentro de la denominación compuesta, dota al signo “de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”(5), lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación.

En otras palabras, la expresión “LIMOR” de la marca cuestionada refuerza las diferencias entre los signos en disputa y permite vincularla con un origen empresarial determinado.

En segundo lugar, la extensión de los signos en conflicto es diferente, pues la marca cuestionada solicitada “COLIN LIMOR” cuenta con 2 palabras, 4 sílabas, mientras que los signos previamente registrados “COLYK” y “COLIK” están conformados de una sola palabra y 2 sílabas.

Además, la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, dado que la expresión “LIMOR” le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se señala que las marcas en conflicto son signos de fantasía, ya que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, no encuentra la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “COLIN LIMOR” (nominativa) es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “LIMOR”, que le da un matiz diferenciador y contundente.

Ahora bien, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la clase 5ª, también lo es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas.

En lo tocante a los argumentos de la actora, relativos a que se tengan en cuenta los precedentes de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Consejo de Estado, citados por ella en la demanda, se estima que no es viable, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas(6); y, en todo caso, de considerarse que eventualmente la administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

De otra parte, en lo concerniente a que el tercero interesado en las resultas del proceso, al solicitar el registro de la marca “COLIN LIMOR” no se ciñó a los postulados constitucionales de la buena fe, establecidos en el artículo 83 de la Constitución Política y que se violaron los artículos 13 de la Constitución Política y 3º, inciso 6º, del Código Contencioso Administrativo, la Sala no evidencia dicha violación, toda vez que la superintendencia demandada concedió el registro de la marca cuestionada, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia y no se probó que el tercero interesado en las resultas del proceso hubiera obrado de mala fe, pues, conforme lo señaló esta Sección, en sentencia de 11 de febrero de 20107, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite.

Así, lo expresó la Sala en la precitada sentencia:

“… Sobre la “mala fe”, este tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

Así mismo, ha manifestado que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo” (fl. 307). El subrayado es ajeno al texto.

Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca “TEXTURATTO”, para la clase 2ª Internacional, a favor de BASF S.A., así como las evidencias aportadas por la actora que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el tribunal, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite” (resaltados y subrayas fuera de texto).

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada del tercero interesado en las resultas del proceso “COLIN LIMOR” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

2 Ibídem.

3 Proceso 361-IP- 2015.

4 Expediente 2008-00053-00, Actora: Renewal Cía. Ltda., C.P. Dra. María Elizabeth García González.

5 Sentencia de 25 de agosto de 2010 (exp. 11001-03-24-000-2000-06535-01, Actor: THE GATES CORPORATION, C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno).

6 Ref.: Expediente 2004-00065. Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho, C.P. Dr. Marco Antonio Velilla, Actora: Procaps S.A.

7 Expediente 1101-03-24-000-2001-00299-01, Actora: Sociedad Tintas Coral Ltda., C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.