Sentencia 2009-00395 de mayo 8 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 200900395

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: nulidad

Actora: Octopus Travel Ltda.

Bogotá, D.C., ocho de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

1. Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

En el presente caso, el juez consultante ha de tener en cuenta lo dicho acerca de la similitud ideológica, desde que la sociedad demandante ha alegado que es de vital importancia este concepto, ya que ambas marcas evocan y se refieren a la misma idea de un pulpo.

3. Al comparar un signo mixto con un figurativo, es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo.

Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, ya mencionados en esta interpretación prejudicial.

4. El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado.

5. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

La Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.

Debe tenerse en cuenta que de no probarse la notoriedad alegada, corresponderá analizar la conexión competitiva de los signos confrontados.

6. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

7. La oficina nacional competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio.

• Es integral.

• Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.

• Es autónomo (fls. 90 a 91).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 165-IP-2012, solicitada por esta corporación, señaló que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo figurativo, fue el 25 de enero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que se limitará la interpretación del artículo 134 al literal b), del artículo 135 a los literales a) y b) y se interpretará de oficio los literales b) (identidad y semejanza con un nombre comercial) y h) (signos distintivos notoriamente conocidos) del artículo 136, se interpretará, asimismo, los artículos 190, 191, 192 (nombre comercial), 224, 225, 228 y 229 (signos distintivos notoriamente conocidos) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

Decisión 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro;

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(...).

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (...)”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) Carezcan de distintividad; (...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...).

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario (...)”.

ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

“ART. 190.—Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

“ART. 191.—El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

“ART. 192.—El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”.

“ART. 224.—Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

“ART. 225.—Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del país miembro”.

“ART. 228.—Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero”.

“ART. 229.—No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero (...)”.

El Tribunal de Justicia Andino, indica sobre la identidad o semejanza de un signo con una marca y con un nombre comercial, lo siguiente:

“Tomando en cuenta que la sociedad Octopus Travel Group Limited solicitó el registro del signo “Figurativo”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y que la sociedad Octopus Travel Ltda. presentó oposición a la solicitud de registro y se fundamentó en la similitud con su marca “Octopus Travel” (mixta), registrada para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca y con un nombre comercial

El tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este órgano jurisdiccional comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

En el presente caso, el juez consultante ha de tener en cuenta lo dicho acerca de la similitud ideológica, desde que la sociedad demandante ha alegado que es de vital importancia este concepto, ya que ambas marcas evocan y se refieren a la misma idea de un pulpo” (fls. 79 a 80).

La marca figurativa en cuestión, se encuentra estructurada de la siguiente forma:

Signo registrado

 

2009-00395 ima1.jpg
 

 

Marca cuestionada

 

2009-00395 ima2.jpg
 

 

Servicios que distingue la marca mixta “Octopus Travel”:

“Agencia de viajes y servicios turísticos”, servicios de la clase 42(1).

Servicios que distingue el signo figurativo cuestionado:

“Arreglo y suministro de acomodación, servicios de reservación de hoteles; servicios de chaperonas; servicios de campamento de vacaciones; casa de turistas; la provisión de los servicios anteriormente mencionados e información relacionada con los mismos en línea desde una base de datos de computador o la internet”(2).

Respecto a la comparación entre marcas mixtas y figurativas, se indica en la interpretación prejudicial en análisis, lo siguiente:

“Tomando en cuenta que en el proceso interno que motivó esta interpretación prejudicial, la sociedad Octopus Travel Group Limited solicitó el registro del signo “Figurativo”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y que la sociedad Octopus Travel Ltda. Presentó oposición a la solicitud de registro, y se fundamentó en la similitud con su marca “Octopus Travel” (mixta), registrada para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; deviene necesario hacer referencia a las marcas figurativas y mixtas.

Dentro de la parte denominativa de una marca mixta, esta puede ser denominativa compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”(3).

Los signos gráficos son definidos como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de signos, es el sujeto escogido en su forma gráfica.

Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por un gráfico o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

El cotejo de signos figurativos requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de signos, la jurisprudencia sentada por este tribunal ha expresado, que entre los dos elementos del signo gráfico figurativo esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar signos figurativos, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de signos (proceso 23-IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1075, de 2 de junio de 2004).

Comparación entre signos figurativos y mixtos

Al comparar un signo mixto con un figurativo, es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo.

Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, ya mencionados” (fls. 81 a 82).

En el caso sub examine, se tiene que en el signo mixto “Octopus Travel” predomina el elemento denominativo; sin embargo, debe tenerse en cuenta que el elemento secundario, esto es, la figura, está directamente enlazada con elemento principal, puesto que el vocablo Octopus, significa en español: “Pulpo” y Travel: “Viaje”. De manera que la evocación que se infiere de la figura de Pulpo, tiene similar significado que la denominación.

Por otra parte, la marca figurativa, al estar conformada por un pulpo, se asemeja a la figura de la marca mixta “Octopus Travel” y, aunque sus rasgos difieren con respecto a la primera de las nombradas, evocan claramente al consumidor, sin que requiera de mayor esfuerzo, el concepto de que se trata de un Pulpo, al igual que la marca cuestionada, siendo en esta forma significativa la similitud entre ambos signos.

Aunado a lo anterior, se tiene que el Tribunal de Justicia Andino, tomando en cuenta que la sociedad actora afirma que su marca y nombre comercial “Octopus Travel”, son signos notoriamente conocidos, expuso lo siguiente:

“El tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad(4). En relación con la regulación que establece la Decisión 486, régimen común de propiedad industrial, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los países miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el solo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo país miembro, continúa siendo notoria en otros países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina” (fls. 85 a 86).

En este mismo sentido, ya se había referido esta sección mediante la sentencia de 12 de abril de 2012, en la cual se sostuvo:

En semejantes términos, se indica en el salvamento de voto a la decisión adoptada por esta sección en la sentencia de 12 de marzo de dos mil nueve 2009, del cual se transcriben algunos apartes.

“La decisión adoptada denegó las pretensiones de la demanda presentada por la actora contra los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que canceló parcialmente el registro de la marca “Pum Colombina”, producto comprendido dentro de la clase 30 internacional.

No comparto el sentido de la decisión adoptada, pues la misma, no obstante que analizó lo relativo a la marca notoria, como lo es Colombina, no precisó el alcance de dicha figura y su incidencia en aquella.

(...).

Entonces, recapitulando. Si lo anterior, es decir que la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada, para productos que no son idénticos y similares (ruptura abrupta del principio de especialidad), con mayor razón, resulta inaudito, que se proceda a cancelar parcialmente por no uso, como sucede en el presente caso, el registro Pum Colombina efectuado por una empresa, que después de varias décadas ha invertido en la misma clase 30 internacional dedicada a los productos alimenticios. Dicha cancelación por no uso, se da solo porque al hacer abstracción de que en la misma clase existe un registro que ha alcanzado la connotación de marca notoria, se procede con una teoría posible a la luz de una lectura inadecuada y estrictamente normativa; y además a partir de una simplificación simplemente pasmosa, con el argumento de que como existe un registro de la marca Pum Colombina, por esa razón puede ser cancelado por no uso.

A mi juicio, se ha cancelado por no uso lo que no se podía cancelar, una marca derivada de la marca notoria Colombina dentro de la misma clase, y cuyo uso está comprobado en forma suficiente en el mercado pertinente de la clase 30. Esta cancelación por no uso, rompe el equilibrio que se debe buscar a partir del análisis económico entre derecho de la competencia y propiedad industrial, haciendo más imprevisible para el titular de una marca notoria sus derechos, así esta se encuentre registrada y utilizada en varios países andinos para la misma clase de productos; y muestra la dificultad para colocar en marcha en el plano interno por parte de las autoridades y tribunales nacionales, decisiones que tienen trascendencia comunitaria.

¿Cuál es entonces el alcance que tiene en este caso la cancelación por no uso de la marca Pum Colombina para Café La Bastilla, si esta última compañía no podría registrarla en los productos de la clase 30 de conformidad con la normativa comunitaria, ni dentro de los tres meses siguientes, ni nunca? Todo lo anterior, cuando lo que es más grave aún, y es que a no dudarlo se le puede estar causando un daño a Colombina S.A. al lograr debilitarse la fuerza de su marca notoria, en buena lid obtenida.

En consecuencia, habida cuenta de las importantes implicaciones que acabamos de mencionar, y de la injerencia actual del derecho marcario en el derecho de la competencia, creo razonable y conveniente hacer un llamado a que las decisiones judiciales no se circunscriban a un estudio exegético de una norma dejando de lado la incidencia de tal decisión, en determinados casos particulares, como acontece en el sub lite.

En efecto, Colombina, como ya se dijo, es una marca notoriamente conocida, y así se reconoce en la sentencia de la cual me aparto; empero en la decisión de avalar la cancelación de la expresión “Pum Colombina” debió prevalecer la notoriedad, ya que dicha expresión contiene la palabra Colombina, de tal manera que el hecho de la cancelación no autoriza per se a quien la solicitó o a cualquier persona, a obtener a su favor el registro de dicha marca”(5).

La interpretación prejudicial antes referida y el Salvamento de Voto reseñado, son lo suficientemente claros e instructivos para que esta Sala, modifique su criterio adoptado en la sentencia de 12 de marzo de 2009, en pro de defender el status de las marcas notorias en Colombia. Y así se considere que tales marcas no hayan sido usadas, es necesario proteger a este tipo de marcas, ya que no sólo es deber resguardar el esfuerzo de su titular, sino salvaguardar al público consumidor, quien como acertadamente dice el tribunal, relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante. Además, proceder a su cancelación por no uso, generaría admitir el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, por parte de un tercero, para promocionar sus productos.

Aunado a lo anterior, se tiene que la marca “Colombina Imperial” se encuentra registrada para distinguir todos los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, según se encuentra probado en este proceso.

Sobre este particular, existen pruebas en este proceso que demuestran el uso de la marca “Colombina Imperial” para productos de la clase 30 Internacional, pero no para café.

En este orden de ideas, los actos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan a la legalidad requerida en la normativa Andina, en la que como bien lo anota el tribunal, debe tenerse en cuenta tanto las disposiciones que regulan la cancelación por no uso como las que rigen para las marcas notoriamente conocidas”(6) (fls. 85 a 86).

No obstante lo anterior, la sociedad actora debe probar la notoriedad de su marca, tal como lo indica el Tribunal de Justicia Andino.

“La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, esta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”(7).

El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero” (fls. 84 a 85).

Al respecto, la sociedad demandante no probó, en este caso, la notoriedad de su marca mixta “Octopus Travel” clase 42 Internacional. Sin embargo, como ya se dijo, esta marca frente al signo figurativo cuestionado, ofrece serias similitudes en los aspectos ideológicos y visuales, que no le permitirían coexistir en el mercado, máxime que si bien, sus servicios no son de la misma clase Internacional, sí están relacionados, como pudo explicarse.

Así las cosas, las pruebas y argumentos expuestos por la sociedad demandante, demuestran que los actos administrativos acusados, han afectado los derechos del demandante.

En consecuencia, debe la Sala decretar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 43800 de 31 de octubre de 2008, 54545 de 22 de diciembre de 2008 y 1416 de 23 de enero de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca figurativa, clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Octopus Travel Group Limited.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la gaceta de propiedad industrial.

3. Envíese copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) Archivo de registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Disponible en http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/2013/index.php

(2) Ídem.

(3) Proceso 13-IP-2001, publicado en la GOAC 677, de 13 de junio de 2001, marca: “Bolín Bola”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(4) Se puede consultar, entre otros, los procesos 149-IP-2007, 70-IP-2008, 07-IP-2011, 11-IP-2011

(5) Sentencia de 12 de marzo de dos mil nueve 2009. Expediente 2003-00325. Actora: Colombina S.A. marca “Pum Colombina”. Salvamento de voto: C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

(6) Sentencia de 12 de abril de 2012. Radicado 2003 00322. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Colombina S.A.

(7) Proceso 08-IP-95, publicado en la GOAC 231, de 17 de octubre 1996, marca: Lister. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.