Sentencia 2009-00417 de marzo 8 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2009-00417-00

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: Biostar Pharmaceutical S.A.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Bogotá D.C., ocho de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La SIC, a través de la Resolución 50555 de 28 de noviembre de 2008, negó el registro de la marca “IMPULSOR” (mixta), de la sociedad Biostar Pharmaceutical S.A., para amparar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que dicho signo es similar a la marca previamente registrada “IMPULSOR” (nominativa), además de que ambos protegen productos farmacéuticos, comparten la misma finalidad y canales de comunicación, razón por la cual su coexistencia en el mercado puede generar riesgo de confusión.

Sobre el particular, la actora alegó que la parte gráfica de la marca solicitada “IMPULSOR” (mixta) le otorga suficiente distintividad y que en virtud de la regla de especialidad, dicho signo es registrable, por cuanto fue solicitado de manera restringida para distinguir productos veterinarios, mientras que la citada marca previamente registrada identifica productos farmacéuticos de uso humano.

El tribunal, en la interpretación prejudicial, solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literales a) y b), 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con las normas de la citada decisión, procedía el registro de la marca “IMPULSOR” (mixta) para la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

“DECISIÓN 486

“[…]

“Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

[…]

“Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]

“Artículo 150

“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

[…]”

El tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el tribunal en este proceso:

“— La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e deológica(sic).

— En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

— Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

— Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”(2).

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

1
 

Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta (“IMPULSOR”), como lo es la solicitada por la actora, con una marca denominativa (“IMPULSOR”), es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento predominante en la marca mixta es el denominativo, no así la gráfica que la acompaña, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo la misma son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de aquella.

Igual sucede con la marca previamente registrada en la cual prevalece el elemento denominativo.

De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. Por una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, por la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquel.

Los productos que las marcas en conflicto pretenden proteger son de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”.

La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas.

Por tal razón, la Sala considera necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial:

“— La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

— La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

— La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.”(3)

La Sala estima que, en el presente caso, es indudable que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica, fonética e ideológica, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

Ahora bien, un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada.

De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva.

En el sub lite, el signo solicitado de la actora “IMPULSOR” (mixto) ampara los siguientes productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “productos veterinarios”.

Y la marca “IMPULSOR” (nominativa) previamente registrada distingue los siguientes productos de la citada clase 5ª: “Productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico”.

Sobre la conexión competitiva, el tribunal, en la referida interpretación prejudicial, trajo a colación los criterios y factores de análisis para definirla, así:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general —radio televisión y prensa—, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003, marca: “Ebel International, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004)”.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso bajo estudio, se tiene que las marcas enfrentadas amparan productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, pertenecen a una misma clase del nomenclátor.

Adicionalmente, se tiene que los signos en conflicto tienen canales de comercialización afines, pues generalmente sus productos se venden en tiendas especializadas; cumplen una misma finalidad, esto es, aliviar la salud; su publicidad se hace normalmente en revistas especializadas; sus productos poseen el mismo género (farmacéuticos) y tienen relación, dado que pueden ser fabricados por los mismos laboratorios y emplear los mismos componentes, lo cual puede generar que el consumidor medio de los mismos asuma que provienen de un mismo productor. Por ello, la Sala considera que también existe conexión competitiva.

A este respecto, vale la pena precisar que es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos veterinarios, con una que distingue un fármaco de uso humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en un riesgo para su salud humana o para la salud de los animales a los que se aplica.

De ahí, que no le asista razón a la actora en aducir que su marca difiere de la marca previamente registrada, en cuanto ampara productos diferentes. Por lo tanto, al existir entre los signos confrontados una identidad y una relación o conexidad entre los productos que distinguen, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues podrían generar riesgo de confusión o de asociación, que conllevaría al consumidor medio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de concederse su registro.

De otra parte, en lo tocante al argumento de la actora, concerniente a que los actos acusados fueron expedidos con falsa motivación y que se violó el artículo 61 la Constitución Política, la Sala no lo comparte, toda vez que la Superintendencia demandada negó el registro de la marca cuestionada, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, conforme se puso de presente en el resumen que antecede a las consideraciones expuestas ab initio de esta providencia.

En este orden de ideas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Proceso 135-IP-2012.

3 Ibídem.