Sentencia 2009-00477 de diciembre de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001032400020090047700

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Linares Granados Creaciones Pachicas y Cia. S. en C.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Ref.: Análisis de confundibilidad de marcas denominativas y mixta dentro de la misma clase de la clasificación internacional de Niza

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Bogotá, D.C., siete de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala.

V.1. Los actos administrativos enjuiciados.

Los son las resoluciones números 43030 de 30 de octubre de 2008, 56665 de 18 de diciembre de 2009 y 16083 de 31 de marzo de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca SUEÑO (mixta), para identificar productos comprendidos dentro de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

V.2. El problema jurídico.

La Sala debe determinar si en el presente caso, la SIC, mediante los actos administrativos enjuiciados, violó las normas que le han debido servir de fundamento, en particular, los artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al negar el registro de la marca mixta SUEÑO para distinguir productos de la clase 16 de la clasificación internacional de Niza (octava edición), por ser dicho signo es confundible con la marca registrada ENSUEÑO (denominativa).

V.3. Consideración previa.

La parte actora, al momento de presentar sus alegatos de conclusión, solicita que para resolver el asunto de fondo se tenga en cuenta que el signo opositor, identificado con el certificado de registro núm. 59126, no fue renovado, lo que tiene por consecuencia que su vigencia expiró el 19 de mayo de 2010, configurándose la caducidad del mismo, para lo cual allegó certificado obrante a folio 234 del expediente.

Respecto del anterior argumento, es necesario precisar que dicha situación en modo alguno, hace improcedente el control de legalidad de los actos acusados, en la medida en que cuando los mismos fueron expedidos, esto es, en el año 2009, el registro del signo opositor se encontraba vigente.

Igualmente, es preciso señalar que de la lectura del artículo 174(1) de la Decisión 486, se advierte que la caducidad del registro marcario no tiene el efecto pretendido por la parte demandante, ya que la norma no prevé que la falta de renovación del registro por parte del titular de una marca, implique que las oposiciones que se hayan efectuado de su parte mientras el mismo se encontraba vigente, pierdan validez y, por ende, se deba proceder a registrar las marcas sobre las que recayó dicha oposición.

Así las cosas, a la Sala le corresponde abordar el estudio de la legalidad de los actos administrativos en las condiciones en que fueron emitidos, esto es, en vigencia del registro de la marca ENSUEÑO (denominativa), a fin de determinar si bajo los supuestos vigentes para esa época, la decisión de la SIC de negar el registro marcario de la marca SUEÑO (mixta), se ajustó a derecho.

V.4. Análisis del caso concreto.

Para desatar el problema jurídico y determinar si las disposiciones legales invocadas se han violado, resulta indispensable remitirnos a la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este proceso judicial(2), en la cual, al analizar el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, frente al concepto de marca, señaló:

“[…] El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables […]”

La finalidad de la marca, según lo precisa la jurisprudencia andina es la “salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado(3)”.

De conformidad con los anteriores conceptos, se puede concluir que para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir los siguientes requisitos: (1) perceptibilidad; (2) ser susceptible de representación gráfica; y (3) distintividad. Frente a los requisitos de susceptibilidad de representación gráfica y distintivita el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto manifestó:

“[…] La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos […]”

En cuanto a la distintividad, la misma en su aspecto extrínseco, se refiere a su no confundibilidad con otros signos(4), por lo cual la legislación comunitaria ha previsto que no son susceptibles de registro aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (art. 136, lit. a)). En relación con los anteriores presupuestos para la procedencia del recurso, la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto, señaló:

“[…] El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 establece que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del mismo y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y así el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir […]”.

En relación con la posibilidad de que un signo pueda generar confusión, se tiene que la misma refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo(5). Sobre dicho aspecto, el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina ha considerado que «no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sin que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad»(6).

Adicionalmente el Tribunal, en la interpretación proferida para el presente proceso, señala la existencia de dos tipos de confusiones que pueden generarse a partir de la identidad o semejanza de los signos, a saber, la directa y la indirecta, cuyo concepto desarrolla de la siguiente manera:

“[…] La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[…]”.

Para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o asociación, el Tribunal determina que deben tenerse en cuenta los siguientes tipos de similitud:

“[…] La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. […]”.

En relación a la manera como debe efectuarse la comparación de las marcas en conflicto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado una serie de reglas que reitera en la Interpretación Prejudicial 48-IP-2013, dictada en este proceso:

“[…] En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional Competente o, en su caso, el Juez competente, deberá comparar los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros:

•La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas, el Proceso 58-IP-2006. Marca: "GUDUPOP", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: "DK", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

Es importante reiterar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, “la regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004 y Proceso 18-IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998)[…]”.

Ahora bien, en el presente asunto, se hace necesario revisar el concepto de signo mixto y signo denominativo, ya que la marca cuyo registro fue negado atendía a la primera categoría, y en la que se determinó existía riesgo de confusión es del segundo grupo. Respecto de dichos conceptos la Interpretación Prejudicial 48-IP-2013, precisa lo siguiente:

“[…] Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor […]”.

Partiendo de los anteriores conceptos, la manera como debe realizarse la comparación entre signos mixtos y denominativos, es especial, por lo cual la interpretación emanada del órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina para este proceso, determina que la misma debe realizarse de la siguiente forma:

“[…] El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

•Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

•Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

•Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

•Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos SUEÑO (mixto) y ENSUEÑO (denominativo), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca […]”.

En el sub examine, la Sala deberá determinar cuál de los dos elementos, el nominativo o el gráfico prevalece y tiene más influencia en la mente del consumidor, toda vez que se trata del análisis de un signo mixto frente uno denominativo. Al respecto la interpretación prejudicial rendida en el proceso 158-IP-2013, nos brinda las herramientas para dilucidar este punto, al indicar:

«(…) El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se les reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). (…) En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Carlos, Carlos, Fundamento de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). (…)»(7)

En el presente caso, el signo distintivo SUEÑO (mixta) tiene la siguiente configuración:

2009-00477
 

Como lo resalta la jurisprudencia del órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, al realizar el análisis del signo distintivo SUEÑO (mixta), la Sala observa que el elemento nominativo es predominante, esto teniendo en cuenta que el elemento gráfico responde eminentemente a la forma de representar el elemento verbal, ya que el mismo se compone a partir de la palabra sueño, escrita con un tipo de letra determinado.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta procedente el cotejo de los signos objeto de estudio, a saber, SUEÑO y ENSUEÑO, aplicando las reglas establecidas en la doctrina y acogidas por la jurisprudencia del órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina y por esta Corporación.

Así las cosas, se procede a realizar el respectivo análisis de registrabilidad y confundibilidad, en la siguiente forma:

SUEÑO (mixta)(8)(Signo solicitado)
ENSUEÑO (denominativa)(9)(Marca registrada)

En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

Signo solicitado ENSUEÑO
Marca ResistradaSUEÑO  

Al observar los signos enfrentados, la Sala advierte que estos presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto que si bien tienen una longitud diferente, su terminación se da de manera idéntica en la palabra sueño.

Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

SUEÑO- ENSUEÑO- SUEÑO ENSUEÑO- SUEÑO- ENSUEÑO- SUEÑO ENSUEÑO- SUEÑO- ENSUEÑO-SUEÑO- ENSUEÑO- SUEÑO- ENSUEÑO

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma muy parecida, conforme se puede apreciar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás.

Igualmente fonéticamente se tiene que las dos palabras tienen una misma terminación, al igual que la sílaba tónica es la misma, como procede a revisarse:

Signo solicitado: sue-Ño, la sílaba tónica es la penúltima (sue)

Marca registrada: en-sue-ño, la sílaba tónica es La penúltima (sue)

En cuanto a la similitud ideológica, se reitera lo expuesto en el sentido que las marcas en conflicto evocan una misma idea, referente a la palabra sueño, por lo que la Sala entiende que existe similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas.

Dilucidado que entre el signo que se pretendía registrar y la marca previamente registrada, existen similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas, se debe proceder a analizar el argumento de la parte actora, consistente en que la marca debía ser registrada en aplicación del principio de especialidad, por cuanto los productos que distingue la marca registrada, son diferentes a los que pretende identificar el signo solicitado.

La Sala considera, frente al anterior argumento, que es necesario hacer una revisión en el caso concreto de la conexión competitiva, la cual atañe a que la marca como bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, se relaciona con determinados productos o servicios, lo que busca evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.

En dicho aspecto, es necesario precisar que, salvo el caso de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos, no es suficiente para deducir su confundibilidad en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos. Así lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al señalar que “al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. Sin embargo, la calidad de marca notoria otorga una protección especial a su titular(10), por ello es necesario considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la siguiente manera:

“[…].Conexión competitiva

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial constituido por la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina no tiene disposición expresa regulatoria del riesgo de confusión que podría presentarse entre productos y servicios amparados por marcas iguales o semejantes, según dichos productos o servicios pertenezcan a clases iguales o diferentes del Nomenclator. Sin embargo, comprende dicho ordenamiento disposiciones alusivas a tales situaciones en sus artículos 83 literal a) y, 104 literal d).

En reciente jurisprudencia sentada por este Tribunal, en torno a las circunstancias determinantes del riesgo de confusión en este sentido el Organismo ha manifestado:

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor

b) Canales de comercialización

c) Medios de publicidad idénticos o similares

d) Relación o vinculación entre productos

e) Uso conjunto o complementario de productos

f) Partes y accesorios

g) Mismo género de los productos

h) Misma finalidad

i) Intercambiabilidad de los productos”.(11)

Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

c) Medios de publicidad idénticos o similares

Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Partes y accesorios

La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

g) Mismo género de los productos

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

i) Intercambiabilidad de los productos

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.(12)

El Tribunal, al confirmar los conceptos antes referidos, reitera la necesidad de que el examinador los aprecie en su conjunto, tomando además en cuenta la concurrencia o no de elementos que puedan inducir a confusión por razones de conexión competitiva de los productos.

Considera el Tribunal, por otra parte, que aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.

En los casos de semejanza entre los signos y similitud entre los productos o los servicios, para determinar el alcance de la protección conferida hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el que se apreciará en atención a factores como el conocimiento, la difusión, la asociación que pueda hacerse entre la marca registrada y el signo solicitado para registro.

Este Tribunal considera que al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio […]”.(13) (Negrillas fuera del texto)

En el sub examine la marca a registrar SUEÑO (mixta) buscaba identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en la cual se encuentra registrada igualmente la marca ENSUEÑO (denominativa), con lo cual se cumple con uno de los requisitos para la existencia de una conexión competitiva, por encontrarse en una misma clase del nomenclátor

Además de lo anterior, la solicitud de registro de la marca SUEÑO (mixta), buscaba identificar productos de la clase 16 de la clasificación internacional consistentes en “papel, cartón artículos de estas materias, entre otros”, los mismos de la clase 16 para los cuales fue registrada previamente la Marca ENSUEÑO, con lo cual se hace presente el elemento de conexión competitiva correspondiente a que las marcas buscan identificar el mismo género de productos.

Así las cosas, al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre la marca registrada y la marca a registra existe dicha conexión, toda vez que además de que se encuentra dentro de la misma clasificación, los productos que se buscan identificar corresponden a u mismo género, lo que tiene por consecuencia que tengan finalidades similares o idénticas, y que comparta los mismos canales de comercialización, medios de publicidad, y sean eventualmente sustituibles y complementarios entre sí.

Constatado, entonces, que en efecto la marca cuyo registro fue negado SUEÑO (mixta), contiene similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas, así como conexión competitiva, con una marca previamente registrada ENSUEÑO (denominativa), es claro que las mismas generan riesgo de confusión, por lo cual las decisiones de la SIC fueron emitidas de conformidad con las normas que rigen la materia y en consecuencia deban denegarse las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

3. En firme esta providencia, archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

1 “ART. 174.—El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.
Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.

2 Proceso 48-IP-2013

3 http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace2222.pdf. Proceso 158-IP-2012. Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de oficio, del 134 literal b) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: Figurativa. Expediente Interno: Nº 2009-00427.

4 http://server.tribunalandino.org.ec/ips/158-IP-2013.pdf. PROCESO 158-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 200 de la misma Decisión. Marca: USD (mixta). Actor: sociedad Creáramos Limitada. Proceso interno Nº 2011-00224.

5 PROCESO 62-IP-2013.

6 Interpretación Prejudicial 48-IP-2013.

7 http://server.tribunalandino.org.ec/ips/158-IP-2013.pdf. PROCESO 158-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 200 de la misma Decisión. Marca: USD (mixta). Actor: sociedad Creáramos Limitada. Proceso interno Nº. 2011-00224.

8 Certificado de Registro núm. 375750.

9 Certificado de Registro núm. 59126

10 Proceso 141-IP-2005, con fecha 6 de octubre de 2005.

11 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

12 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

13 PROCESO 141-IP-2005, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Domingo Martínez Gómez. Marca: “NENUCO” (mixta). Proceso interno N° 2002-00394-01 (8452).