Sentencia 2009-00514 de mayo 15 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2009-00514.

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad

Actora: Turismo Marvam Ltda.

Bogotá, D.C., quince de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « IV. Consideraciones de la Sala

Se trae a colación la respuesta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, quien concluyó:

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La solicitud relativa al registro del signo “Pullmantur Cruises” (mixto) fue presentada el 11 de enero de 2007, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. Por lo tanto, no cabe la interpretación de los artículos 87, 88 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por la consultante.

2. En signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

3. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre o enseña comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre y enseña comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

4. En el caso de los signos mixtos, el juez consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado.

6. La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se basa en dos factores: (i) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. (ii) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

7. En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable.

8. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género.

9. En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “Pullmantur Cruises” (mixto), es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de productos de la clase 39 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

10. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

11. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios que distinguen las marcas y las actividades económicas que distingue el nombre comercial y el establecimiento mercantil que distingue la enseña comercial. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

12. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio.

• Es integral.

• Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.

• Es autónomo. (Fls. 841 a 843).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 110-IP-2012, solicitada por esta Corporación, señaló que se limitará la interpretación exclusiva del artículo 134 a los literales a) y b) y del artículo 136 a los literales a) y b), y de oficio los artículos 150, 190, 191, 192, 200 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; y, no se interpretará los artículos 138, 143, 144, 154 y 172 por no ser adecuados al caso.

Decisión 486

“Disposición transitoria

1. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

De los requisitos para el registro de marcas

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.

Del procedimiento de registro

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Del nombre comercial

“ART. 190.—Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

“ART. 191.—El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

“ART. 192.—El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”.

De los rótulos o enseñas

“ART. 200

La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada país miembro”.

El debate se centra en: (1) si el signo mixto “Pullmantur cruises”, del tercero interesado en las resultas del proceso, es confundible con la marca opositora “Pullman Tours” (mixta) y el nombre y enseña comercial con la misma denominación de la sociedad Turismo Marvam Ltda.,(2) si la marca cuestionada carece de distintividad.

Teniendo en cuenta que la sociedad actora alega la confundibilidad de su marca previamente registrada, así como de su nombre y enseña comercial ““Pullman Tours” (mixta), para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, con el signo mixto cuestionado “Pullmantur Cruises” de la sociedad Pullmantur S.A., para distinguir servicios de la clase 39 internacional, se considera necesario realizar el cotejo, bajo los aspectos de identidad o similitud en dichos signos distintivos.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, en la interpretación prejudicial solicitada en este proceso, precisa:

“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (art. 136 lit. a), o los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o un rótulo o enseña comercial, conforme lo establece el literal b) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Estas causales de irregistrabilidad están destinadas a evitar que se genere confusión con otra marca solicitada a registro o que se encuentre registrada por un tercero; e imitaciones o usurpación de nombres comerciales, rótulos o enseñas, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, un rótulo o enseña comercial, a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

(...).

La jurisprudencia de este órgano jurisdiccional comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra” (fl. 832).

Toda vez que las marcas en conflicto son mixtas, debe en primer lugar analizarse el elemento (denominativo o gráfico) que prevalece en ellas.

Así lo indica el Tribunal de Justicia Andino, en los siguientes términos:

“En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Con base a los criterios expuestos, el juez consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo compuesto o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación” (fls. 834 a 835).

Las marcas están estructuradas de la siguiente forma:

S-2009-00514 1
S-2009-00514 1
 

En el caso sub examine, se observa que el elemento que predomina en esta marca es el denominativo, el cual llega con mayor facilidad al intelecto del consumidor.

En segundo término, se hará el cotejo entre las citadas marcas, para lo cual se tendrán en cuenta las reglas técnicas antes reseñadas.

Antes de ello, se hace referencia a lo que el tribunal indica sobre las palabras de uso común, genéricas, descriptivas y en idioma extranjero:

“En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común.

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

Signos descriptivos:

La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

Signos genéricos:

En el presente caso, la sociedad actora ha argumentado que “El signo Pullmantur Cruises, constituye la reproducción e imitación de la marca Pullman Tours, de mi representada, por cuanto la denominación Tours es genérica y descriptiva (...)”, en tal virtud se hará referencia al tema de los signos genéricos.

Al respecto, este tribunal ha señalado que una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Por lo tanto, este tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, estas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “Pullmantur Cruises” (mixto), es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de productos de la clase 39 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

Palabras de uso común. La marca débil:

En el presente proceso, la sociedad Pullmantur S.A. arguye que “(...) la expresión Pullman es de uso común en el lenguaje cotidiano para denotar confort y comodidad, y por lo tanto es de los denominados por la doctrina y la jurisprudencia marcaria como ‘signos débiles’, por lo que ningún empresario puede pretender exclusividad sobre la mencionada expresión”, en tal virtud, deviene necesario referirse al tema de palabras de uso común y la marca débil.

Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando” (fls. 836 a 838).

Revisados los archivos de registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encontraron las siguientes con la palabra PULLMAN que hace parte del signo cuestionado:

Signotipo TitularClase
Pullmantur CruisesMPullmantur S.A.39
PullmanMPullmantur S.A.39 Pullman
ToursMAccor39
PullmanturMPullmantur S.A.39

Como puede apreciarse el vocablo Pullman, no es de uso común en esta clase de signos, pues de las cuatro que figuran, sólo aparece uno de un titular diferente.

La expresión Pullman, de origen inglés, es un vocablo aplicado a muchos productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza, el cual se utiliza en nuestra lengua y cuyo significado es el siguiente:

“Término de origen ferroviario que pasó al lenguaje automovilístico como sinónimo de carrocería lujosa y confortable. Dicha denominación surgió hacia 1870, cuando un ebanista norteamericano, George Mortimer Pullman, comenzó a construir coches de ferrocarril particularmente cuidados y cuyo confort resultó ser mucho mayor que el que presentaban los coches corrientes. Durante los primeros años del siglo, los constructores de automóviles y, sobre todo, los carroceros comenzaron a unir a denominaciones como limousine y landaulet el término Pullman, subrayando la suntuosa comodidad y el cuidado de los acabados de las versiones más grandes y costosas de sus respectivas gamas de automóviles.

Posteriormente, dicho término se adoptó en el sector de los vehículos comerciales para los autobuses con un confort superior al normal”(1).

De acuerdo con la anterior definición, debe dilucidarse si el término Pullman, es genérico o descriptivo, ya que el titular del signo cuestionado, así lo indica.

Una denominación es genérica precisamente porque es habitual, es decir, es el nombre que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio.

En el presente caso, no puede afirmarse que el citado vocablo designe directamente un servicio de la clase 39, pues ninguno de ellos contiene el nombre o denominación de Pullman.

En cuanto a si el signo es descriptivo, es decir, si la palabra Pullman designa exclusivamente la calidad, la cantidad, el valor, el lugar de origen, el destino, la propiedad u otras características de los servicios que distingue la marca cuestionada, es de anotar que en efecto, dicho vocablo designa alguna de las propiedades propias de los medios de transporte y de la organización de viajes, tales como:

“Organización de viajes; los servicios relacionados con el transporte de personas o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o conducto) y los servicios afine; los servicios de información sobre viajes o transporte de mercancías prestados por intermediarios y agencias de turismo, así como los servicios de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte; (...)”, servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

De manera, que dicho vocablo no puede ser de propiedad de ninguna persona y, por lo tanto, permite ser utilizado en cualquier signo, siempre y cuando esté acompañado de un elemento que lo distinga o diferencie, para que sea registrable.

Además, la sociedad actora alega que el signo “Pullmantur Cruises” cuestionado, constituye la reproducción e imitación de la marca “Pullman Tours”, por cuanto la denominación Tours es genérica y descriptiva, en tal virtud se analizará dicho vocablo.

El vocablo Tours, es una palabra inglesa aplicada en nuestra lengua para designar viajes, cuya definición es la siguiente:

“Tour(2) (galicismo), es una palabra utilizada internacionalmente para referirse a los viajes ofrecidos por empresas, a las giras de cantantes, grupos musicales, etc., o a los viajes ofrecidos por agencias turísticas, cuando incluyen recorridos por una región, un país o varios, etc. Hay distintos tipos de “tours”, como por ejemplo:

Tours empresariales: empleados con el fin de mostrar un lugar o establecimiento, promocionar un producto, etc. La mayoría de las veces este tipo de “tour” es gratuito o muy barato.

Gira musical: empleado con el fin de ofrecer una actuación, show o representación en un escenario, ya sea en teatros, estadios, etc., o incluso en garajes si va dirigido a un público minoritario.

Gira mundial, denominación de diversos eventos.

Tour de Francia: Una de las tres grandes vueltas ciclistas del circuito mundial junto con la Vuelta a España y el Giro de Italia(3)”.

Como puede apreciarse, es una palabra genérica, por cuanto designa directamente uno de los servicios de la clase 39 Internacional.

Además, el vocablo Tours, es a su vez de uso común en las marcas de la clase 39 Internacional, como puede apreciarse en la siguiente relación de marcas extraídas del archivo de registros marcarios de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SignoTitularT C
Earthpack ToursDaniel Arturo Vargas QuevedoM 39
Viva ToursViajes Iberojet, S.AM 39
Polvani ToursMarco PolvaniM 39
Harley-Davidson Adventure ToursH-D Michigan, INC. N 39
Palomares Tours (la expresión Tours ira como explicativa)Palomares Tours S.A. M 39
TourschoolJose Gregorio Rivera Cordoba N 39
Special Tours Ltda Especialistas profesionales en viajes & turismoSpecial Tours Limitada
“Special Tours Especialistas Profesionales en Viajes & TU
M 39
Travelone Services &ToursMarketing ABC Fourth Corporation N 39
Omni ToursOmni Tours Colombia Ltda M 39
Omni ToursOmni Tours Colombia Ltda M 39
Excel ToursAgustin Carlos Gonzalez Murillo M 39
Play ToursJuan Gabriel Fetecua M 39
Grandes ToursViajes y Turismo S.A. Viajestur M 39
Andes ToursAndes Tours Ltda N 39
Yuzuriha Tours(según modelo adjunto)Yuzuriha Tours Cia. Ltda. M 39
Geotours (Las demás expresiones irán como explicativas)Luis Fernando Salazar Piedrahita M 39
Tour Operator - Pelicanos ToursBogota – ColombiaPelicanos Viajes y Turismo Limitada M 39
AIR Madrid AladatoursAIR Madrid Líneas Aéreas M 39
Sucursal Colombia   
Excel ToursAgustín Carlos Gonzalez Murillo M 39
National ToursNational Tours S.A. N 39
National Tourscalidad en ServiciosNational Tours S.A. M 39
Carreño ToursCarreño Tours Ltda. M 39

En efecto, son más de 20 marcas previamente registradas, que emplean este término en las mismas.

Por las razones expuestas, este vocablo, no puede ser de propiedad exclusiva del demandante, ya que cualquier persona puede utilizarla en la denominación de sus marcas, siempre y cuando contenga un elemento que la distinga de las demás, para efectos de su registro.

En cuanto a la expresión Cruises, que si bien es cierto no se dice nada al respecto en la demanda, a juicio de la Sala, debe tenerse en cuenta que dicha palabra inglesa, también es conocida en nuestra lengua para designar, en especial, crucero, de acuerdo con la siguiente definición, cuyos servicios son ofrecidos por las agencias de turismo.

“s. expedición, crucero, viaje por mar

v. navegar, hacer un crucero, viajar en un crucero; navegar por”(4).

De acuerdo con su definición, puede afirmarse que este vocablo es de naturaleza descriptiva, porque no solo es conocido en nuestra lengua, sino que designa una de las propiedades de los servicios de la clase 39 Internacional, antes descritos.

Por consiguiente, tampoco puede ser apropiado por ninguna persona, y en su defecto, da lugar a la posibilidad de que sea incluido en cualquier marca que distinga estos servicios, sin que su titular pueda oponerse al registro de signos similares que lo contengan.

De todo lo anteriormente expuesto, puede concluirse que la marca cuestionada mixta “Pullmantur Cruises” es una marca compuesta de palabras descriptivas (Pullman y Cruises), y otra genérica (TUR –pronunciación en inglés de Tour-)) que también es de uso común en marcas de la clase 39 Internacional (Tours).

De manera, que no queda duda alguna, que los signos en conflicto son de naturaleza débil, de los cuales el titular de los signos previamente registrados y usados, quien actúa en este proceso en calidad demandante, no podría inicialmente oponerse ante aquellos que utilicen sus palabras. Sin embargo, es preciso entrar a analizar si existe confundibilidad entre dichos signos, pues a pesar de que el demandante, se reitera, no podría oponerse, de todas maneras es necesario estudiar si existe identidad o similitud entre los mismos, para efectos de saber si es o no registrable.

Se observa que entre los signos “Pullmantur Cruises” y “Pullman Tours” existe similitud ortográfica, con la diferencia de que el primero de ellos, une las palabras Pulman y TUR, además escribe el vocablo TUR tal como se pronuncia TOUR, y adicionalmente, agrega el término Cruises, que como ya se explicó, es descriptivo de alguno de los servicios de la clase 39 Internacional.

Desde el punto de vista fonético, se aprecia que entre los signos en conflicto, existe mayor similitud, pues las primeras palabras de Pullmantur y Pullman Tours, son casi idénticas en su pronunciación, con la diferencia de que en la marca cuestionada figura la palabra Cruises.

Conceptualmente debe indicarse que de acuerdo con las acepciones dadas anteriormente, los signos en conflicto evocan sin mayor esfuerzo, el “confort de los viajes”, aunque en la marca cuestionada, se reitera, aparece el vocablo Cruises, dando a entender el “confort de los viajes en crucero”, es decir, la diferencia radica en que en el último de los significados anotados, se particulariza el servicio.

En este orden de ideas, puede afirmarse que los signos en disputa tienen un alto grado de semejanza, que llevan a concluir que la marca cuestionada puede generar el riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, al llegar a pensar este que con la denominación de dicha marca, el titular de los signos previamente registrados y usados está prestando un nuevo servicio, es decir, un servicio de turismo a través de un crucero.

Aunado a lo anterior, se tiene que el elemento adicional denominativo cruises, no produce la suficiente distintividad frente a la denominación de los signos de la sociedad actora por tratarse, como ya se explicó, de una palabra descriptiva de los servicios que pretende amparar, así como tampoco el elemento gráfico, ya que éste no le suministra al signo cuestionado la aptitud diferenciadora ante la marca previamente registrada, pues si bien es cierto, visualmente le podría proporcionar cierta diferencia, no es idóneo desde el punto de vista verbal, pues para esta clase de servicios se utiliza también los medios de comunicación telefónica y personal.

Vista la similitud ortográfica, fonética y conceptual entre las marcas en conflicto, se analizará si existe conexión competitiva entre los servicios que prestan unos y otros.

El signo cuestionado pretende identificar los siguientes servicios:

“Organización de viajes, reserva de plazas de viaje, agencias de turismo, organización de cruceros, organización de excursiones, transporte de viajeros y mercancía” (fl. 764), servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los signos de la sociedad actora, distinguen los siguientes servicios:

“Especialmente servicios para promover el turismo nacional e internacional”(5), servicios comprendidos en la clase 42 Internacional (fl. 777).

De lo anterior se desprende que el signo cuestionado pretende distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que los signos cuestionados de la sociedad actora identifica servicios de la clase 42 ibídem, sin embargo, el primero de los citados protege servicios afines a los distinguidos por el segundo, resaltándose en ambos la prestación del servicio de turismo. Por consiguiente, no solo se entiende que comparten los mismos consumidores, sino que comercializan y publicitan tales servicios por los mismos canales.

Así las cosas, a juicio de la Sala, en el caso sub examine se dan los presupuestos del riesgo de confusión indirecta, lo que impide la coexistencia pacífica entre los signos analizados.

En este orden de ideas, estima esta Sala, que la sociedad actora desvirtuó la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

En consecuencia, debe la Sala decretar la nulidad del acto administrativo acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECRÉTASE la nulidad de la Resolución 5538 de 26 de febrero de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la Resolución 21737 de 18 de julio de 2007, y concedió el registro de la marca mixta “Pullmantur Cruises” para distinguir los servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición.

2. Como consecuencia de lo anterior ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el certificado de registro de la marca mixta “Pullmantur Cruises”, clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, otorgado a favor de la sociedad Pullmantur S.A.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2. ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) diccionario.motorgiga.com

(2) tour [se pronuncia ‘tur’] s. m.

“1 Viaje o excursión que se hace para conocer un lugar.

— operador Empresa turística o persona que se dedica a organizar viajes en grupo y los vende a través de una empresa minorista.

2 Gira artística de un cantante o grupo teatral. tournée.

3 Vuelta ciclista, en particular la que se celebra anualmente en Francia: el ciclista Miguel Induráin ha ganado el tour de Francia cinco veces consecutivas. Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.

(3) wikipedia.org

(4) http://definicion.dictionarist.com/

(5) Archivo de registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio.