Sentencia 2009-00531 de marzo 16 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente (E):

Carlos Enrique Moreno Rubio

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 11001-0324-000-2009-00531-00

Actor: Laboratorios BEST S.A.

Demandado: La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

Medio de control: Nulidad. Decisión 486 de 2000

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

1. El acto acusado.

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca ESOZOL a favor de la sociedad NEVOX FARMA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Objeto de la controversia y normativa aplicable.

La demandante, invocando su calidad de titular de las marcas OMEZOL LYO, ESOMEZOL Y OMEZOLINA, se opuso a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con las suyas, previamente registradas para distinguir productos de la clase 5ª y que, por ende, carece de distintividad y está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable a éste:

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA 

ART. 134.A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 

a) las palabras o combinación de palabras; 

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 

[...]”. 

ART. 136.No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 

[...]”. 

3. Análisis de fondo.

3.1. La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

3.2. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 173-IP-2011, dictada en este proceso:

“A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este tribunal y que, son los siguientes: 

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de derecho de marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, pág. 215). 

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, págs. 351 y ss.)”. 

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

“La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.  

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”. 

Sobre la comparación entre signos denominativos, expresó el tribunal:

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el juez consultante deberá tener presente que: 

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.  

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.  

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 

3.3. En la interpretación prejudicial se advierte por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, en consideración a que está involucrada la salud de éstos. Sobre el particular precisó el Tribunal que en oportunidad anterior se manifestó sobre el tema y dijo que, tratándose de marcas farmacéuticas, “(...) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”(1).

3.4. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

ESOZOL

(Marca cuestionada)

OMEZOL LYO

ESOMEZOL

OMEZOLINA

(Marcas registradas a nombre de la demandante)

3.5. Comparación entre las marcas. De acuerdo con lo señalado en la interpretación prejudicial proferida en este juicio, en la comparación de signos distintivos es preciso tener en cuenta como primera regla que: “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica”.

Esta regla general, tiene una excepción tratándose de marcas farmacéuticas que estén conformadas por elementos o palabras genéricas o de uso común, los cuales deben excluirse en el análisis de confundibilidad en el que se coteje una marca de esa naturaleza. En ese sentido, en la interpretación prejudicial 90-IP-2010 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó lo siguiente:

“Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común.  

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. 

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.” 

Igualmente, en la interpretación prejudicial correspondiente a este proceso, la citada corporación señaló que: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”.  

En el presente caso, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, se observa que la partícula ZOL es de uso común en las marcas de productos farmacéuticos. En este registro aparecen marcas en cuya denominación se incluye, de manera individual, la partícula ZOL, que consideradas en esa forma pueden constituir elementos usuales en la conformación de las marcas de ese tipo de productos(2).

Por lo tanto la partícula ZOL debe ser excluida de la comparación marcaria.

3.6 .Siguiendo los parámetros antes enunciados se procede al cotejo de las marcas con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

ESOZOL
123456

Marca cuestionada 

ESOMEZOL
12345678

OMEZOL LYO
123456 789

OMEZOLINA
123456789

Marcas registradas a nombre de la demandante 

La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que solamente se encuentra similitud ortográfica entre los signos que contienen las expresiones ESO y ESOME, pero ésta no es sustancial.

En efecto, aunque en ambas marcas aparecen las letras E-S-O, esta coincidencia de fonemas no permite concluir que la similitud ortográfica sea significativa, si se tiene en cuenta la distinta conformación de cada uno de los signos. Por ejemplo, el número de letras: el demandado, está conformado por tres letras (DOS consonantes y UNA vocal, y el opositor, por cinco letras (TRES consonantes y DOS vocales).

Ahora bien, la existencia de similitudes ortográficas entre las expresiones ESO y ESOME, no implica la confundibilidad de los signos, pues esta es diluida fácilmente con la terminación en ME del signo opositor la cual le otorga a la marca cuestionada la suficiente fuerza distintiva. En su conjunto, como unidad marcaria, es claro que la marca ESOZOL, no resulta confundible con la marca ESOMEZOL.

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente.

Lo anterior se puede apreciar a continuación:

ESOZOL – ESOMEZOL - ESOZOL – ESOMEZOL - ESOZOL – ESOMEZOL - ESOZOL – ESOMEZOL - ESOZOL – ESOMEZOL.

La distinta terminación de cada expresión claramente supone que al pronunciarse se escuchen de forma diferente. La marca opositora se pronuncia con un número mayor de golpes de voz y ello determina de manera evidente la falta de similitud con el signo cuestionado que solo se compone de dos sílabas.

Ahora bien, en el aspecto ideológico o conceptual no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones que además de contener una partícula evocativa (ZOL) contienen expresiones que no tienen significado propio en nuestro idioma.

3.7. El anterior examen efectuado con la rigurosidad propia de los casos que involucran marcas que identifican productos farmacéuticos permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas, no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario.

En este sentido, es claro que no se vulnera por los actos acusados lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

3.8. De otro lado, al revisar las resoluciones acusadas, es claro para la Sala también que la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció lo dispuesto en el artículo 150 de la citada norma comunitaria, pues efectuó el análisis de registrabilidad e hizo el examen de la oposición a la solicitud de registro marcario que dicha norma ordena, el cual, como quedó examinado, se ajusta a la legalidad.

4. Conclusión

Se concluye que la marca ESOZOL cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con las marcas previamente registradas.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad LABORATORIOS BEST S.A. para que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 57469 del 31 de diciembre de 2008, 10376 de 27 de febrero de 2009 y 12490 de 19 de marzo de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de la marca ESOZOL, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad NEVOX FARMA S.A.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—Carlos Enrique Moreno Rubio (E)».

1 Proceso 30-IP-2000. Marca: Amoxifarma. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000

2 Entre otras MAHZOL, BAKTRIZOL, VZOL, METROXAZOL, ZOLONE, CANARZOL, TOPAZOL, PRECIZOL, GASTRAZOLE, TRIMEBIZOL, CLINAZOL, ERGONAZOL.