Sentencia 2009-00549 de junio 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2009-00549-00.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Bavaria S.A.

Tesis: La forma tridimensional de la botella de la marca cuestionada es usual en el mercado para los productos de la clase 32 de la clasificación internacional, ya que no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener habitualmente con respecto a esos productos. para que opere la figura de la “distintividad sobrevenida”, se deberá probar que el signo adquirió la distintividad de la cual carecía en inicio, mediante pruebas dirigidas a determinar un uso constante en el mercado, lo cual no se demostró en este caso.

Bogotá, D.C., dos de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La SIC, a través de los actos acusados, negó el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL”, (correspondiente a un botella) a BAVARIA S.A., para distinguir los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que el signo solicitado para registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 135, literales b), y c), de la Decisión 486 de la CAN, dado que el signo solicitado a registro es una forma usual de las botellas de color ámbar, que frecuentemente se utilizan para envasar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial, cervezas, ya que su volumen con base circular, compuesto por un tronco de cilindro sobre el cual se configura un tronco de cono que forma el cuello, rematado por un anillo diametralmente de mayor tamaño, no logra imprimirle al conjunto mayor distintividad y, en consecuencia, no logra referir su origen empresarial.

Al respecto, la actora alegó que la marca solicitada “TRIDIMENSIONAL” para identificar productos de la citada Clase 32 Internacional es registrable, toda vez que no es una forma usual para los productos que pretende amparar y cuenta con características propias y diferentes que la hacen suficientemente novedosa y distintiva.

Para el efecto, aportó como prueba, el estudio titulado “Reconocimiento de los envases de la categoría de la cerveza y otras” de julio de 2005, realizado por la Agencia YANHAAS Advanced Market Research, que logró demostrar que la solicitud de la marca “TRIDIMENSIONAL” (BOTELLA), en la citada Clase 32 Internacional, cuenta con suficiente distintividad para ser registrada como marca, toda vez que el público consumidor la identifica claramente con el producto que pretende amparar “cerveza” y la relaciona directamente con el origen empresarial BAVARIA S.A.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, y 135, literales a), b), c), y último párrafo, de la Decisión 486 de la CAN.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de dicha decisión, señaladas por el tribunal, procedía el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL” para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente:

Decisión 486.

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) el color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(…).

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…)

No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

La figura objeto de la solicitud de registro, conforme consta a folio 4 del expediente, se representa así:

sent
 

Tratándose de marcas tridimensionales, esta Sección en sentencia de 22 de enero de 2015 (exp. 2008-00342-00, Actora: UNILEVER, N.V.(2)) precisó lo siguiente:

“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida interpretación prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de signos tridimensionales.

Sobre el particular, dijo:

“En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el tribunal interpretará el tema.

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…)”. (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1224, ago. 2/2005).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial.

En el artículo 138 cuando establece:

“La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

(…).

b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(…)”.

En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca.

Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto”(3).

Al confrontar la marca solicitada para registro por la actora con la definición que antecede, estima la Sala que, en efecto, aquella tiene el carácter de tridimensional, en la medida en que posee volumen.

Ahora, con respecto a la irregistrabilidad de dichos signos, cuando constituyen formas de uso común, el Tribunal ha precisado:

“Irregistrabilidad de formas de uso común

2.1. Afirma la SIC que el signo solicitado consiste en la forma tridimensional de una botella comúnmente utilizada para envasar bebidas gaseosas y/ cervezas, en vista de lo cual en este acápite se revisará este aspecto.

2.2. Elartículo135literalc)delaDecisión486,prohíbeelregistrodesignosqueconsistanexclusivamenteenformasdeusocomúndelosproductosodesusenvases,oenformasimpuestasporlanaturalezaolafuncióndelproducto,desusenvasesoenvoltorios. Advierte el tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

2.3. Lasformasdeusocomúnonecesariassonaquellasquedemanerafrecuenteyordinariaseutilizanenelmercadoenrelacióncondeterminadogrupodeproductos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

2.4. Las formas de uso común o necesarias son de dominio público y no pueden ser monopolizadas por un solo competidor. Sinembargo,sidichasformasseencuentranacompañadasporelementosadicionalesqueleotorguendistintividadalconjunto,podríanregistrarse,perosustitularesnopodríanoponersealusodeelementoscomunesonecesarios.

2.5. En el caso en concreto, el tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo, la forma de una silla puede no ser necesaria para las prendas de vestir.

2.6. Por lo antes referido, sedeberáanalizarsienefectolamarcaTRIDIMENSIONALesunaformanecesariaparaproductosdelaClase32delaClasificaciónInternacionaldeNiza,osiensudefectoesunsignoaptopararegistroeidentificasusproductossinvulnerarlalibrecompetenciaenelmercado.

(…)” (Resaltados y subrayas fuera de texto).

A este respecto, conviene destacar que la sentencia de esta Sección inicialmente invocada, esto es, la de 22 de enero de 2015, también se pronunció sobre la irregistrabilidad de signos que constituyen la forma usual de envases de los productos(4), y al efecto razonó así:

“… De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, paraquelaformatridimensionaldeunproductopuedaconstituirunsignodistintivo,lamismadebepresentarcaracterísticasqueladiferenciensuficientementedelausualonecesaria,demodoqueelconsumidormediopuedaensutotalidaddistinguirelsignotridimensionaldeotrosproductossimilaresquesecomercializanenelmercado,lopercibacomoindicadordelorigendelproducto,ynocomolasimplerepresentacióndeéste.

Es de resaltar, además, “quelaformatridimensionalnodejadeserusualsolamenteporelhechodepresentardiferenciassecundariasconrespectoaotrasformasqueseencuentranenelmercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. Enesteexamendeberáapreciarsecomousualnosolosilasformasdelosenvasessonidénticos,sinotambiénsiresultansustancialmenteiguales,esdecir,sidifierentansoloencaracterísticassecundariasonosustanciales”(5).

Ahora bien, en relación con la irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los envases de los productos, esta Sección precisó en la sentencia de 4 de agosto de 2005 (exp. 1101-03-24-000-2001-00376-01 (7619), C.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso), lo siguiente:

“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue enfático en advertir que la causal de irregistrabilidad consagrada del artículo 82, literal b), de la Decisión 344, “opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad… Es indudable que el consumidor identifica al producto, no sólo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca…”.

Igualmente, hizo hincapié en que nopuedenserconsideradoscomomarcas,losenvasesdeformahabitualparalosquesesolicitaelregistro,cuandonoreúnancondicionesespecialesy,porlotanto,nopuedenserregistrables;peroquecuandoelenvaseestécompuestoporelementosnovedososquelohagansuficientementedistintivo,lamarcaserásusceptiblederegistro (fl. 319).

Estima la Sala que en este caso los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. En efecto, tal como puede apreciarse en las gráficas que obran a folios 61 y 66 del expediente, adjuntadas por la actora, lamarcafigurativacuyoregistrosesolicita,presentalainclusióndenervadurasylacolocacióndepuntosyrayasquesemejanungrabadoalrededordelcuellodelabotella,elementoséstosquenoadicionanunacreaciónquealparecerdeestaSala,seconsideresugestiva,arbitrariaocaprichosadelproducto,yquepuedaapreciarseporlosconsumidoresatravésdelosórganosvisualescomoinconfundiblesdemodoquehagandeellauna,marcacaracterística,particularyoriginalquepermitadiferenciarlosproductosquerepresentadeotrossimilaresdentrodelmercado; es decir, que no reúne las condiciones de los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para ser registrada para identificar productos de la clase 32 internacional. Siendo ello así, no es del caso declarar la nulidad de los actos acusados. Como consecuencia se denegarán las pretensiones de la demanda” (resaltados y subrayas fuera de texto).

Por consiguiente, considera la Sala que, en el sub lite, los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. Se trata de la simple representación del producto.

Si bien es cierto que, conforme a la gráfica, adjuntada por la actora, de la marca “TRIDIMENSIONAL”, cuyo registro se solicita, la misma presenta un volumen con base circular, compuesto por un tronco de cilindro sobre el cual se configura un cono que forma el cuello, rematado por un anillo diametralmente de mayor tamaño, también lo es que éstas características son secundarias o no sustanciales y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado.

En otras palabras, la forma tridimensional de la botella es una forma usual en el mercado para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener habitualmente con respecto a esos productos en el mercado.

Se observa que comoquiera que la actora fundamentó sus argumentos en varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relacionados con la distintividad adquirida en las marcas TRIDIMENSIONALES, el tribunal en mención se refirió a dicho asunto de la siguiente manera:

“3.1. Afirma BAVARIA S.A. que, de acuerdo a encuestas realizadas en el mercado, su marca es identificada por los consumidores y cita jurisprudencias relacionadas con la distintividad adquirida, por lo que es pertinente referirse a esta figura.

3.2. El artículo 135 de La Decisión 486 enuncia las causales absolutas de irregistrabilidad de un signo, sin embargo, de lo cual en su párrafo final establece por excepción la “distintividad sobrevenida” la cual hace alusión a que si bien un signo que incurre en lo previsto en los literales b), e), f), g) y h) de la norma antes citada, hubiese sido usado en el mercado de manera constante y que a consecuencia de dicho uso adquirió aptitud distintiva, respecto de los productos o servicios, es viable su acceso a registro.

3.3. Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la “distintividad sobrevenida” para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo.

(…).

3.6. Sibienenuninicionologróalcanzarelniveldedistintividadrequerido,poreltranscursodeltiempoysuusoconstanteenelmercado,estaprincipalcaracterísticaquerequiereparaseradmitidoaregistropuedeseradquirida.

3.7. El requisito principal para que opere la figura que se analiza, es que, por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro de la Comunidad Andina respecto de los productos o servicios que ampara.

3.8. La autoridad, al momento de decidir respecto del registro de un signo, debe prestar gran atención a tal circunstancia, conbaseenelrecaudodepruebasdirigidasadeterminarque,aunqueelsignonoeradistintivosehaconvertidoentalporsuusoconstante.

3.9. El primer factor es establecer qué se entiende por uso constante. Usoconstanteeselusoininterrumpido,pero,además,enelderechomarcario,paraqueunamarcaseentiendausadaenelmercado,dichousodebeserrealyefectivo.

3.10. Elusoademásestárelacionadoconlascantidadesdelosproductosyservicioscomercializadoslosquesedebentenerencuentaparadeterminarsiunamarcaefectivayrealmentehasidousadaono:

3.10.1. Lacantidaddelproductooserviciopuestoenelmercadodelmodoenquenormalmentecorrespondeconlanaturalezadelosproductososervicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. Enestesentido,sedeberádeterminarsilascantidadesvendidasdeconformidadconlanaturalezadelproductosonmeramentesimbólicasynodemuestranelusorealdelamarca.

3.10.2. Lacantidaddelproductooserviciopuestoenelmercadodelmodoenquenormalmentecorrespondeconlasmodalidadesbajolascualesseefectúasucomercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

3.11. Enrelaciónconestosparámetroscuantitativoselelementocuantitativoparadeterminarlaexistenciadelusodelamarcaesrelativoynopuedeestablecerseentérminosabsolutos,sinoquehaderelacionarseconelproductooserviciodequesetrateyconlascaracterísticasdelaempresaqueutilizalamarca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretender probar su uso.

3.10(sic). Por lo antes expuesto, paraqueoperelafiguradeladistintividadadquirida,deberáprobarquienlaaleguemediantepruebasdeusoquelasoporten,queelsignoadquirióladistintividaddelacualcarecíaeninicio” (resaltados y subrayas fuera de texto).

De lo expuesto, colige la Sala que para que opere la figura de la “distintividad sobrevenida o adquirida”, deberá probar, quien la alegue, que el signo adquirió la distintividad de la cual carecía en inicio, mediante pruebas dirigidas a determinar un uso constante en el comercio, esto es, ininterrumpido, real y efectivo, del producto o servicio identificado con dicho signo.

Sobre el particular, cabe advertir que el estudio titulado “Reconocimiento de los envases de la categoría de la cerveza y otras”, realizado en el año 2005 por la Agencia YANHAAS Advanced Market Research, arrojó los siguientes resultados: que 94,6% de los encuestados asocian la marca TRIDIMENSIONAL, cuyo registro se solicita, con el producto cerveza; que 65,88% de los encuestados la asociaron con la marca registrada ÁGUILA, 85,9% de los encuestados la asociaron correctamente al origen empresarial BAVARIA S.A.

Sin embargo, esta prueba no es suficiente para demostrar el uso constante del referido signo solicitado por la actora, ya que no da cuenta sobre la cantidad del producto puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de dichos productos ni con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, vale decir, sobre las cantidades vendidas ni acerca de la comercialización del producto que ampara el signo cuestionado, como tampoco se demostró que dicho uso fue ininterrumpido, factores estos, determinantes para probar el uso de constante y, en consecuencia, para que opere la figura de la “distintividad sobrevenida o adquirida”, de acuerdo con lo reseñado precedentemente.

Así las cosas, para la Sala, en el presente caso se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135, literales b), y c) de la Decisión 486 de la CAN, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

2 C.P. María Elizabeth García González.

3 Ibídem.

4 En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 15 de septiembre de 2011 (exp. 2004-00022-01, C.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso).

5 Interpretación prejudicial-Proceso 077-IP-2012.