Sentencia 2009-00552 de febrero 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 2009-00552-00.

Consejera Ponente

Dra. María Elizabeth García González

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actoras: Trolli Ibérica S. A. y Mederer GMBH.

Bogotá, D. C., cinco de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

Las sociedades Trolli Iberica y Mederer GMBH, solicitaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por falta de uso del certificado de registro Nº 281115, correspondiente a una marca figurativa, registrada para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza(2), cuyo titular es la sociedad Procaps S. A.(3) Con fundamento en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, la parte demandante solicitó que, en caso de que la falta de uso de la marca solo afecte a uno o algunos de los productos para los cuales está registrada, se ordene entonces una reducción o limitación de la lista de los productos comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado.

La marca figurativa registrada bajo el Nº 281115 a nombre de la sociedad Procaps S. A., tercera interesada en las resultas del proceso, se expresa así:

 

GRAFICO-1
 

 

Dicha marca figurativa se solicitó para distinguir: dulces, gomas, y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz, y otros productos de la clase 30 internacional.

La sociedad titular de esta marca figurativa explica que la figura evoca la idea de “fresas juguetonas” denominadas kiss o strawberrys, por tratarse de una expresión ampliamente evocativa de la fruta.

Las mencionadas sociedades solicitantes de la cancelación del registro, demostraron, en cumplimiento de las normas supranacionales, su interés legítimo para formular la acción de cancelación del certificado de registro mencionado, con las siguientes razones, que fueron consideradas por la Superintendencia de Industria y Comercio:

Son titulares a nivel internacional de la marca “Trolli” y de los logo símbolos pertinentes entre los cuales se encuentra el acusado; contra su distribuidor en Colombia la sociedad Procaps S. A. inició acción de protección de marca con base en la marca figurativa aquí demandada, la cual cursa en el Juzgado Octavo Civil de Circuito; los derechos patrimoniales de autor sobre la marca figurativa cuya cancelación se demanda les pertenecen; existe legitimación en la causa por cuando adelantan proceso de competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de la sociedad Procaps S. A., que cursa en el Expediente 06-125871; y cursa ante la misma entidad acción de cancelación por no uso de la marca “Trolli” (nominativa), en la clase 30, tramitada en el Expediente administrativo Nº 92-317931, cuyo titular actual es la sociedad Procaps S. A.

La demanda tiene como fin que se declare la nulidad de las resoluciones 07507 de 24 de febrero y de las que la confirmaron 17852 de 20 de abril y 24780 de 20 de mayo, todas de 2009, y como consecuencia de ello se declare la cancelación total, por no uso del registro de la marca figurativa, clase 30, certificado de registro Nº 281115.

La Resolución 07507 de 24 de febrero de 2009, confirmada por los otros actos acusados, resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado de registro Nº 281115, correspondiente a la marca figurativa, registrada a nombre de la sociedad Procaps S. A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro de la marca figurativa, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”.

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado Nº 281115, correspondiente a la marca figurativa, distinguirá: ‘dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería’, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”.

Sea lo primero señalar que la demanda no puede considerarse inepta, como lo pretende el tercero interesado, pues la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercida por la parte actora, es procedente, ya que de prosperar sus pretensiones de cancelación total del registro de la marca figurativa, puede solicitar el registro a nombre suyo para todos los productos de la clase 30; pero además, si la decisión le es favorable, el titular pierde su protección y aquella tiene el derecho preferente a solicitar el registro de la marca si se cancela por falta de uso, lo que no puede hacer mientras esté protegida a nombre de Procaps S. A. En efecto, el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, dispone:

“ART. 168.—La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”.

Precisamente, la cancelación de una marca por falta de uso se hace para depurar el registro marcario y permitir a otras personas hacer uso de marcas que han caído en no uso por parte de su titular, a quien se le extingue el derecho al uso exclusivo de la marca.

Ahora bien, las normas de la Comisión de la Comunidad Andina que rigen la cancelación de un registro por no uso de la marca, son los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, los cuales prescriben:

“ART. 165.—La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada” (negrilla fuera de texto).

“ART. 166.—Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

“ART. 167.—La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

La parte demandante considera que en este caso procedía la cancelación total de la marca, porque, contrario a lo estimado por la entidad demandada en el artículo tercero de la Resolución acusada 07507 de 24 de febrero de 2003, tampoco fue probado el uso de la marca figurativa para distinguir “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, luego debió cancelar totalmente el registro de la marca figurativa por no uso del certificado de registro Nº 281115.

Arguye la parte demandante que el uso de la marca no se efectuó en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma figurativa, sino que se aportó la fotografía de una etiqueta en la cual aparece la palabra Kiss y unos empaques en los cuales aparece la expresión Strawberry Puffs acompañada de la figura registrada como marca, ni aparecen pruebas de facturas ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo Trolli Kiss y/o Trolli Strawberry Puffs, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca figurativa, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 y en la legislación nacional en materia probatoria.

Al respecto, cabe tener en cuenta lo siguiente:

A folio 82 se observa una etiqueta del producto que lleva la marca figurativa registrada, así:

 

GRAFICO-2
 

 

Corresponde entonces a la Sala verificar si las pruebas aportadas por la sociedad Procaps S. A., titular de la marca figurativa, aceptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para demostrar el uso del citado signo, son pertinentes y conducentes y corresponden a la marca figurativa registrada y al periodo entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008 —fecha en la que se solicitó la cancelación de la marca figurativa—, período exigido por la norma comunitaria para demostrar el uso de la misma.

Las pruebas aportadas por la sociedad Procaps S. A., titular de la marca figurativa, cuyo registro Nº 281115 fue modificado por los actos acusados, para distinguir solamente “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería” comprendidos en la clase 30 internacional, consistieron en:

— Un cuadro con las marcas figurativas que tiene registradas dicha sociedad en la clase 30 internacional con diferentes registros, que representan, entre otras, orugas, duraznos, osos, anguilas, ballenas, pulpos, lombrices, entre ellas la marca figurativa demandada “Strawberry Puffs” con certificado de registro Nº 281115(4).

— Los empaques son elaborados por la sociedad Lamiflex S. A.(5); dichos empaques tienen destacada la marca figurativa en la parte inferior y cuentan con información respecto al contenido(6). Entre los empaques está el que corresponde a la marca figurativa demandada - fresas con las manos alzadas jugando, como se observa en la etiqueta, cuya gráfica se reprodujo.

Es de anotar, que en la Resolución demandada 07507 de 24 de febrero de 2009(7), se observan varios de los empaques analizados en los cuales aparece la marca “Trolli” (registrada por el tercero interesado, según lo anota la superintendencia), como marca nominativa para identificar productos de la clase 30 internacional y la expresión Strawberry Puffs o Kiss, como explicativa de la forma que tienen las gomas (fresas o besos), lo que concuerda con la figura objeto de cancelación; éstas y otras etiquetas, que también tienen elementos denominativos, se ven con mayor claridad en la Resolución 24780 de 20 de mayo de 2009, que respondió al recurso de apelación(8); en todas se observa la marca figurativa compuesta por fresas que tienen los brazos hacia arriba y que están jugando.

— Consulta en la página web del Invima —datos de productos— alimentos, 18 de julio de 2008, en el cual se registran gomas de gelatina de diferentes sabores, entre ellos de fresa, presentación comercial de formas físicas de fresa, registro sanitario RSAK 161901 vigente, presentadas en bolsas de 50, 80, 125 y 150 gramos; empaque individual de 7,5 gramos; granel por uno y dos kilogramos; pote por 48, 120 y 240 unidades(9).

— Documento de autorización de la sociedad Procaps S. A., titular de la marca figurativa, a la sociedad Alinova S. A. para que venda y realice todo tipo de actividad relacionada con el uso y explotación de las marcas figurativas de la clase 30, cada una registrada, entre ellas, la marca figurativa “Strawberry Puffs”, registrada con el Nº 281115(10).

— Facturas de compraventa expedidas por la sociedad Alinova S. A. de los años 2005(11), 2006(12), 2007(13) y 2008(14) en las cuales constan, los datos de esta sociedad, número consecutivo de la factura, datos del cliente, fecha de expedición y de vencimiento de la factura; producto adquirido, cantidad valor unitario según peso y presentación, y el valor total, código e IVA.

En estas facturas consta que en los mencionados años, se ha vendido el producto Strawberry Puffs, en empaques de diferente peso y en bomboneras, a diferentes proveedores y en diferentes ciudades de Colombia, entre ellos, Distribuciones MG S.A.; Olímpica S. A. - Barranquilla, Soledad y Bogotá; Adrian Ricardo Manrique Mesa; Carulla Vivero S. A.; García Natalia; Distribuidora Samoran Ltda.; Distribuciones AXA S. A. - Neiva; Distrisur Ltda. - Pasto; Distribuidora Dham Ltda.; Distribuidora Tropiabastos Ltda.; PCA PROD y Comer de Alimentos – Medellín; Parrado Héctor María – Sogamoso; Almacenes Éxito S. A. - Medellín; Copservir Ltda.; Inversiones Berrío Acosta Ltda.; Parrado Héctor María; Comercializadora JASS - Cali; Ventas del Tolima; Representaciones de Dulces y Chocolates; Katherine Rhenals Trespalacio; Representaciones JEOR y Cía. Ltda. - Pereira; Confitellano - Villavicencio; Distribuidora de Licores - Barranquilla; Carrefour - Popayán; lo anterior demuestra el uso de la marca en el mercado colombiano.

— El revisor fiscal de Alinova S. A., mediante escrito de 15 de mayo de 2008, debidamente autenticado ante notario, certifica que las anteriores facturas correspondientes al periodo comprendido entre mayo de 2005 y abril de 2008, son fiel copia de las que reposan en los archivos de la compañía(15).

De otro lado, contrario a lo afirmado por las actoras, no existe en el plenario prueba de que se hubiera alterado o modificado la marca figurativa registrada y, por tanto, tampoco se alteró su distintividad, motivo por el cual sigue gozando de protección; de haberse modificado, lo cierto es que el inciso tercero del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, dispone que el uso de una marca que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Tampoco motiva la cancelación de la marca, el hecho de que venga acompañada de la expresión Trolli y en letra más pequeña las palabras Gummi Candy y gomas de gelatina y debajo las expresiones Strawberry Puffs o Kiss que son expresiones explicativas del producto, porque el uso de la marca figurativa demandada es relevante según se advierte en las etiquetas, lo cual le da distintividad.

Sobre el particular, es de tener en cuenta la Interpretación Prejudicial 134-IP-2005, traída a colación en los actos acusados y por el tercero interesado en la contestación de la demanda, que refiriéndose a las modificaciones no sustanciales en relación con el uso de la marca, manifestó:

“En este sentido, el juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta:

1. De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales.

2. De ser un signo mixto, deberá identificarse cuál es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incursa en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto.

3. De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales (resalta y subraya fuera de texto).

Entonces los documentos destacados por la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados fueron adecuadamente valorados, quien además para efectos de determinar el uso de la marca figurativa demandada, tuvo en cuenta que el producto no es de consumo masivo; no es de primera necesidad; que tiene gran cantidad de productos competidores que los sustituyen con facilidad y además está destinado a un consumidor élite, especialmente a los niños; y encontró que el valor de las ventas de los productos identificados con la marca, figurativa fue regular y cuantioso en el período relevante, pues ascendieron a $105’976.657.

Por lo anterior, la Sala considera que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados, por lo tanto denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. TIÉNESE como apoderada de la sociedad demandante a la doctora Wendy Liliana Hoyos Celis, en los términos y para los efectos del poder que le fue sustituido, obrante a folio 211 del cuaderno principal.

3. REMÍTASE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de febrero de 2015».

(2) Folios 30 a 33 del cuaderno de antecedentes administrativos.

(3) Folios 28 y 29 ídem.

(4) Folios 71 y 71 del expediente administrativo.

(5) Folios 495 a 498 ídem - reposa copia auténtica del certificado de producción de empaques para la comercialización del producto identificado con la marca figurativa.

(6) Folio 522.

(7) Folio 14 del cuaderno principal.

(8) Folios 86, 89 y 90 ídem.

(9) Folios 79 y 80 del expediente administrativo.

De la misma manera existen gomas de cereza, fresa, limón, naranja, manzana, etc., que físicamente se presentan como orugas, anacondas, ballenas, dentaduras, ositos, huevos fritos, etc., que se presentan en el mismo tipo de bolsas que las que contienen las gomas en forma de fresa, que llevan la marca Trolli.

(10) Folios 514 y 515 ídem.

(11) Folios 91 a 171 ídem.

(12) Folios 172 a 307 ídem.

(13) Folios 308 a 428 ídem.

(14) Folio 428 ídem.

(15) Folio 77 ídem.