Sentencia 2009-00558 de diciembre 1º de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Radicación 11001-03-24-000-2009-00558-00

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Actores: Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Procaps S.A.

Tema: Acción de nulidad y restablecimiento - Decisión 486 de la Comunidad Andina - Artículo 165 - Cancelación por no uso de registro marcario.

Bogotá, D.C., primero de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

VII.1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por las sociedades Trolli Ibérica y Mederer GMBH, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 7497 del 24 de febrero 2009, por la cual se decide y niega la cancelación total por no uso del registro 281113(11), correspondiente a la marca figurativa de la clase 30 de la clasificación de Niza, 17845 de 20 de abril de 2009, por la cual se resuelve un recurso de reposición y 35994 de 17 de julio de 2009, por la cual se resuelve un recurso de apelación.

La sociedad actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio no accedió a la cancelación total por falta de uso el registro de la marca figurativa en comento, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza(12), cuyo titular es la sociedad Procaps S.A., desconociendo el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La marca figurativa registrada bajo el número 281113(13) a nombre de la sociedad Procaps S.A., se expresa así:

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La anterior marca figurativa se registró para distinguir: “[…]dulces, gomas, y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”.

Por otro lado, a folio 106 del expediente 0375032, consta la etiqueta del producto que incluye la marca figurativa del producto así:

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La Resolución 74907 de 24 de febrero de 2009, confirmada por los otros actos acusados, resolvió:

“[…] ART. PRIMERO.—Negar la cancelación total por no uso del certificado de registro 281113, correspondiente a la marca figurativa, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

ART. SEGUNDO.—Cancelar parcialmente el registro de la marca figurativa, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos; “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería , helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”.

ART. TERCERO.—Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado 281113, correspondiente a la marca figurativa, distinguirá: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza […] (resaltado fuera de texto).

Como lo dispone el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000(14), la cancelación del registro de una marca por falta de uso habilita la depuración del registro marcario y permite que terceros puedan hacer uso de marcas que han caído en desuso por parte de su titular, depuración que puede referirse a la totalidad del registro marcario o una parte de él.

Sobre la cancelación de un registro por no uso de la marca, las normas supranacionales de la Comisión de la Comunidad Andina, en particular los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de 2000, señalan:

“[…] DECISIÓN 486 de 2000 - Comunidad Andina

CAPÍTULO V

De la cancelación del registro

“Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición, interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el parágrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registros de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

ART. 166.—Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación.

ART. 167.—La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

(…).

ART. 170.—Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución […]” (resaltado fuera de texto).

Es a partir de las normas antes referenciadas que el demandante considera que en el caso en estudio la Superintendencia de Industria y Comercio, en las resoluciones atacadas, debió decretar la cancelación total de la marca figurativa registro 281113, por cuanto no se demostró el uso de la misma.

El actor señaló que si bien es cierto que se aportaron al proceso sendas fotografías de unos empaques en los cuales aparece la expresión SOUR GLOWWORMS, en compañía del signo registrado como marca figurativa, también lo es que de ellas no se prueba su uso conforme a la normativa andina.

Agregó que las demás pruebas aportadas, esto es, las facturas de venta y la certificación del revisor fiscal, tampoco se acreditan que la marca figurativa está siendo usada de manera real y efectiva.

En atención a lo antes expuesto, la Sala entra a valorar, conforme a las reglas de la sana critica, las pruebas aportadas por la sociedad titular de la marca y que fueron allegadas dentro del trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008, fecha en la que se solicitó la cancelación de la marca figurativa, siendo éste el período exigido por la norma comunitaria para demostrar el uso de la misma.

Las pruebas que reposan dentro del expediente son las siguientes:

— Empaques del producto Trolli, correspondiente a la marca figurativa certificado de registro 281113(15).

— Facturas de compraventa expedidas por la sociedad ALINOVA S.A. de los años 2005(16), 2006(17), 2007(18) y 2008(19) en las cuales constan los datos de esta sociedad, número consecutivo de la factura, datos del cliente, fecha de expedición y de vencimiento de la factura; producto adquirido, cantidad valor unitario según peso y presentación, y el valor total, código e IVA.

— Certificación del revisor fiscal de la sociedad ALINOVA S.A., expedida el 15 de mayo de 2008, debidamente autenticada ante notario, donde manifestó que las anteriores facturas, correspondientes al período comprendido entre mayo de 2005 y abril de 2008, son fiel copia de las que reposan en los archivos de la compañía(20).

— Relación de facturas donde consta que en los mencionados años, se ha vendido el producto TROLLI SOUR GLOWWORMS, en empaques de diferente peso y en bomboneras, a múltiples proveedores y en distintas ciudades de Colombia(21). Cita como ejemplo: Almacenes Éxito S.A. - Funza, Envigado y Medellín; Olímpica S.A. - Bogotá; Comercializadora Jass - Cali; Carulla Vivero S.A.; Distribuidora de Licores - Barranquilla; Jaime Bueno Rojas - Villavicencio; Distrisur Ltda. - Pasto; Katherine Rhenals Trespalacios - San Andrés; Mercadefam Cabera - Bucaramanga.

— Documento de autorización de la sociedad PROCAPS S.A., titular de la marca figurativa, a la sociedad ALINOVA S.A. para que comercialice el uso y explotación de las marcas figurativas de la clase 30, cada una registrada, entre ellas, la marca figurativa “Sour Glowworms”, registrada con el número 281113(22).

— Un cuadro con las marcas figurativas que tiene registradas dicha sociedad en la clase 30 internacional con diferentes registros, que representan, entre otras, orugas, duraznos, osos, anguilas, ballenas, pulpos, lombrices, entre ellas, la marca figurativa demandada “Sour Glowworms” con certificado de registro 281113(23).

— Los empaques son elaborados por la sociedad Lamiflex S.A.(24); dichos empaques tienen destacada la marca figurativa en la parte inferior derecha y cuentan con información respecto al contenido. Entre los empaques está el que corresponde a la marca figurativa demandada.

— Consulta en la página web del Invima —datos de productos— alimentos, 18 de julio de 2008, en el cual se registran gomas de gelatina de diferentes sabores y presentaciones entre ellos de GUSANOS LUZ, registro sanitario RSAK 161901 vigente, presentadas en bolsas de 50, 80, 125 y 150 gramos; empaque individual de 7,5 gramos; granel por uno y dos kilogramos; por 48, 120 y 240 unidades(25).

Del análisis de conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, y contrario a lo afirmado por la parte actora, la Sala observa la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca figurativa.

En efecto, las facturas de venta y los empaques obrantes en el expediente demuestran el uso real y efectivo de la marca en el mercado dentro de los tres (3) años anteriores a la solicitud de cancelación, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Ahora bien, para la Sala resulta claro que dentro de las pruebas aportadas por las partes dentro del proceso, no se encontró documento alguno de donde se pudiera advertir que el titular de la marca figurativa alteró o modificó la misma y que, como consecuencia, el signo perdiera su distintividad.

Resulta importante en este punto referirnos a la interpretación prejudicial 134-IP-2005, la que al referirse a las modificaciones no sustanciales en relación con el uso de la marca, sostuvo:

“[…] En este sentido, el juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta:

1. De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales.

2. De ser un signo mixto, deberá identificarse cuál es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incursa en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto.

3. De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales […]” (resalta fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, y en concordancia con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, la Sala pudo constatar que se ha dado un uso reiterado y público de la marca figurativa sin alterar su carácter distintivo.

Cabe resaltar, adicionalmente, que las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico, donde por lo general uno de los elementos predomina. Por ende, el hecho consistente en que la marca figurativa registrada haya sido utilizada junto con la expresión TROLLI y las palabras Gummi Candy y gomas de gelatina y debajo las expresiones SOUR GLOWWORMS que son denominaciones descriptivas del producto, no puede entenderse como modificaciones a la marca que alteraran su carácter distintivo.

Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos de hecho y de derecho en donde se analizó la legalidad de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó la cancelación total por no uso del certificado de registro de una marca figurativa, en la clase 30 de la clasificación internacional, presentada por la mismas sociedades actoras, la Sección Primera del Consejo de Estado(26) consideró que se demostró el uso y regularidad de la marca y, además, que no hubo alteración de la misma, decisión que se prohíja en esta oportunidad y que es del siguiente tenor:

“[…] Corresponde entonces a la Sala verificar si las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A., titular de la marca figurativa, aceptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para demostrar el uso del citado signo, son pertinentes y conducentes y corresponden a la marca figurativa registrada y al período entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008 —fecha en la que se solicitó la cancelación de la marca figurativa—, período exigido por la norma comunitaria para demostrar el uso de la misma.

Las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A., titular de la marca figurativa, cuyo registro 281115 fue modificado por los actos acusados, para distinguir solamente “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería” comprendidos en la clase 30 Internacional, consistieron en:

Un cuadro con las marcas figurativas que tiene registradas dicha sociedad en la clase 30 internacional con diferentes registros, que representan, entre otras, orugas, duraznos, osos, anguilas, ballenas, pulpos, lombrices, entre ellas la marca figurativa demandada “STRAWBERRY PUFFS” con certificado de registro 281115.

Los empaques son elaborados por la sociedad Lamiflex S.A.; dichos empaques tienen destacada la marca figurativa en la parte inferior y cuentan con información respecto al contenido. Entre los empaques está el que corresponde a la marca figurativa demandada - fresas con las manos alzadas jugando, como se observa en la etiqueta, cuya gráfica se reprodujo.

Es de anotar, que en la Resolución demandada 7507 de 24 de febrero de 2009, se observan varios de los empaques analizados en los cuales aparece la marca “TROLLI” (registrada por el tercero interesado, según lo anota la superintendencia), como marca nominativa para identificar productos de la clase 30 internacional y la expresión STRAWBERRY PUFFS o KISS, como explicativa de la forma que tienen las gomas (fresas o besos), lo que concuerda con la figura objeto de cancelación; éstas y otras etiquetas, que también tienen elementos denominativos, se ven con mayor claridad en la Resolución 24780 de 20 de mayo de 2009, que respondió al recurso de apelación; en todas se observa la marca figurativa compuesta por fresas que tienen los brazos hacia arriba y que están jugando.

Consulta en la página web del Invima - Datos de Productos - Alimentos, 18 de julio de 2008, en el cual se registran gomas de gelatina de diferentes sabores, entre ellos de fresa, presentación comercial de formas físicas de fresa, registro sanitario RSAK 161901 vigente, presentadas en bolsas de 50, 80, 125 y 150 gramos; empaque individual de 7,5 gramos; granel por uno y dos kilogramos; pote por 48, 120 y 240 unidades.

Documento de autorización de la sociedad PROCAPS S.A., titular de la marca figurativa, a la sociedad ALINOVA S.A. para que venda y realice todo tipo de actividad relacionada con el uso y explotación de las marcas figurativas de la clase 30, cada una registrada, entre ellas, la marca figurativa “STRAWBERRY PUFFS”, registrada con el número 281115.

Facturas de compraventa expedidas por la sociedad ALINOVA S.A. de los años 2005, 2006, 2007 y 2008 en las cuales constan, los datos de esta sociedad, número consecutivo de la factura, datos del cliente, fecha de expedición y de vencimiento de la factura; producto adquirido, cantidad valor unitario según peso y presentación, y el valor total, código e IVA.

En estas facturas consta que en los mencionados años, se ha vendido el producto STRAWBERRY PUFFS, en empaques de diferente peso y en bomboneras, a diferentes proveedores y en diferentes ciudades de Colombia, entre ellos, Distribuciones MG S.A.; Olímpica S.A. - Barranquilla, Soledad y Bogotá; Adrian Ricardo Manrique Mesa; Carulla Vivero S.A.; García Natalia; Distribuidora Samoran Ltda.; Distribuciones AXA S.A. - Neiva; Distrisur Ltda. - Pasto; Distribuidora Dham Ltda.; Distribuidora Tropiabastos Ltda.; PCA PROD y Comer de Alimentos - Medellín; Parrado Héctor María - Sogamoso; Almacenes Éxito S.A. - Medellín; Copservir Ltda.; Inversiones Berrío Acosta Ltda.; Parrado Héctor María; Comercializadora JASS - Cali; Ventas del Tolima; Representaciones de Dulces y Chocolates; Katherine Rhenals Trespalacio; Representaciones JEOR y Cía. Ltda. - Pereira; Confitellano - Villavicencio; Distribuidora de Licores - Barranquilla; Carrefour - Popayán; lo anterior demuestra el uso de la marca en el mercado colombiano.

El revisor fiscal de ALINOVA S.A., mediante escrito de 15 de mayo de 2008, debidamente autenticado ante notario, certifica que las anteriores facturas correspondientes al período comprendido entre mayo de 2005 y abril de 2008, son fiel copia de las que reposan en los archivos de la compañía.

De otro lado, contrario a lo afirmado por las actoras, no existe en el plenario prueba de que se hubiera alterado o modificado la marca figurativa registrada y, por tanto, tampoco se alteró su distintividad, motivo por el cual sigue gozando de protección; de haberse modificado, lo cierto es que el inciso tercero del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, dispone que el uso de una marca que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Tampoco motiva la cancelación de la marca, el hecho de que venga acompañada de la expresión TROLLI y en letra más pequeña las palabras GUMMI CANDY y gomas de gelatina y debajo las expresiones STRAWBERRY PUFFS O KISS que son expresiones explicativas del producto, porque el uso de la marca figurativa demandada es relevante según se advierte en las etiquetas, lo cual le da distintividad […]” (resaltado fuera de texto).

Finalmente, es preciso señalar que, contrario a lo señalado por el tercero interesado en las resultas del proceso, la acción interpuesta es procedente en el caso en estudio, ya que de prosperar sus pretensiones de cancelación total del registro de la marca figurativa, se puede solicitar el registro a nombre suyo para todos los productos de la clase 30. Por otro lado, en caso tal que la decisión le sea favorable, el titular pierde su protección y obteniendo la parte actora preferencia en el derecho de solicitar el registro de la marca si se cancela por falta de uso, lo que no puede hacer mientras esté protegida a nombre de Procaps S.A.

En este contexto y siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, la Sala concluye que los actos acusados no vulneran lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio acertadamente canceló parcialmente el registro de la marca figurativa certificado de registro de nomenclatura 281113, pues la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados, por lo tanto, denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las súplicas de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. ENVIAR copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

11 Folios 30 a 31, cuaderno de antecedentes administrativos.

12 (Sic).

13 Folio 30, cuaderno principal.

14 “[…] Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”.

15 Folios 106 a 110, cuaderno del expediente administrativo.

16 Folios 118 a 201 ídem.

17 Folios 203 a 334 ídem.

18 Folios 336 a 475 ídem.

19 Folios 476 a 515 ídem.

20 Folio 103 ídem.

21 Folios 111 a 117 ídem.

22 Folio 500 ídem.

23 Folios 76 y 77 ídem.

24 Folios 508 a 509 ídem - reposa copia auténtica del certificado de producción de empaques para la comercialización del producto identificado con la marca figurativa.

25 Folios 104 y 105, expediente administrativo.

26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015, radicación 2009-00552, M.P. Dra. María Elizabeth García González.