Sentencia 2009-00579 de julio 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001032400020090057900

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Actora: CCM IP S.A.

Tercero interesado: Luz Dary Mateus Casañas

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tema: Registro marcario - Examen de registrabilidad - Causales de irregistrabilidad - Reglas de cotejo - La expresión SOL es inapropiable y débil, de ahí que el signo solicitado SOL al no estar acompañado de otro elemento diferenciador carece de distintividad frente a las marcas previamente registradas.

Bogotá, D.C., veintiséis de julio de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

V.1. El problema jurídico.

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad CCM IP S.A. en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la Resolución 36061 de 17 de julio de 2009, por medio de la cual se negó el registro de la marca SOL (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Al efecto, la actora afirma que los actos administrativos son nulos pues niegan el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que existen semejanzas entre el signo SOL (mixto) y las marcas SOL (denominativa), SOL (mixta), KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta) y KOLA SOL LIGHT (mixta), lo cual impide su coexistencia pacífica en el mercado.

V.2. Las normas comunitarias invocadas.

Como disposiciones violadas la parte actora cita los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente:

“(...) ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores (...)”.

(...) ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...).

(...) ART. 154.—El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente (...)”.

V.3. El examen de registrabilidad.

De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por estos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “(...) la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo (...)”(1).

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(2).

En relación con el riesgo de asociación, el mismo tribunal ha precisado que “(...) el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica (...)”(3).

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4. Las reglas de cotejo marcario.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“(...) 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos (...)” (resaltado fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.5. El caso concreto.

V.5.1. La comparación de los signos.

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

— El signo solicitado

2009-00579IMA1
 

— Las marcas registradas

SOL (nominativa)

Registro 328247

2009-00579IMA3
 

SOL (mixta)

Registro 338569

2009-00579IMA4
 

KOLA SOL (mixta)

Registro 291617

2009-00579IMA5
 

SODA SOL (mixta)

Registro 291596

2009-00579IMA6
 

LIMONADA SOL (mixta)

Registro 291595

2009-00579IMA7
 

KOLA SOL LIGHT (mixta)

Registro 291464

Tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca.

Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente(4):

“(...) No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”.

Asimismo, ha sostenido que “(...) en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro (...)”(5).

En el sub lite y de la revisión de los signos confrontados se desprende que el elemento nominativo es el que predomina en las marcas enfrentadas, es decir, la expresión SOL es la que produce mayor impresión y recordación en los consumidores.

En efecto, bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio al señalar que “(...) el examen debe centrar su atención preferentemente a los elementos caracterizantes de las denominaciones, ya que de ellos depende en la práctica la primera impresión o impacto general que perciben los consumidores al estar frente a las denominaciones que sirven como signos distintivos (...)”.

Al respecto, esta Sala(6) ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en un asunto similar en el cual se discutió el registro del signo CERVEZA CLARA SOL (mixto) en relación con las marcas que acá se analizan, y en la que se concluyó que el elemento denominativo es el predominante(7), tal y como se observa a continuación:

“(...) Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por la actora, con otras marcas mixtas y una nominativa, previamente registradas, en favor del tercero interesado, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas y no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos (...)” (resaltado fuera de texto).

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos.

Como se señaló previamente, mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo SOL (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor, no sin antes pronunciarse sobre el argumento de que la expresión SOL es de uso común, ya que se encuentra incorporada en algunas marcas de la clase 32 ibídem.

Al respecto y una vez consultada la base de datos de propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encontró que, entre otras, figuran las siguientes marcas registradas para la citada clase que contienen dicha expresión SOL, tal y como lo demuestra listado a continuación:

Marcas registradasClase
MOCTEZUMA SOL
Registro 454630
32
SOL MOCTEZUMA
Registro 453030
32
CITRUS PUNCH SOL
Registro 388901
32
SOL CERVEZA
Registro 562830
32
SOL DESDE 1899
Registro 571373
32
SOL EFECTO CERO
Registro 453027
32
SOL ZERO
Registro 410245
32

Ahora, si bien es cierto que el término SOL es un vocablo de uso común dentro de la clase 32(8) y en razón de ello debería ser excluido del cotejo marcario, también lo es que, en el caso particular, tal exclusión no es procedente, en tanto se trata del único elemento denominativo del signo solicitado y sin el cual no se podría realizar el cotejo marcario requerido.

Por lo anterior, es menester analizar en conjunto el signo que se solicita con las marcas registradas previamente, para establecer, en primer término si existe confundibilidad ortográfica, visual, fonética o conceptual entre ellas y, posteriormente, determinar la existencia de un riesgo de confusión de tipo indirecto y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

Signo solicitado 

SOL
123

Marcas registradas 

SOL
123

Registros 328247 y 338569 

KOLA SOL
1234 123

Registro 291617 

SODA SOL
1234 123

Registro 291596 

LIMONADA SOL
12345678 123

Registro 291595 

KO LA SOL LIGHT
1234 12 3 12345

Registro 291464 

En ese orden de ideas y sin mayores disquisiciones, la Sala advierte que en el presente caso el signo solicitado reproduce en su totalidad el elemento denominativo de las marcas SOL (nominativa y mixta, certificados 328247 y 338569), previamente registradas a nombre de quien funge en el presente proceso como tercera interesada, lo que a su vez implica una identidad absoluta entre los signos cotejados desde el punto de vista ortográfico.

En igual sentido, se tiene que el signo solicitado reproduce uno de los elementos que integran las restantes marcas objeto de análisis, las cuales, por lo demás, se encuentran acompañadas de otras expresiones que las dotan de fuerza distintiva.

Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

SOL - SOL - SOL - SOL - SOL - SOL

SOL - SOL - SOL - SOL - SOL - SOL

SOL - SOL - SOL - SOL - SOL - SOL

SOL - SOL - SOL - SOL - SOL - SOL

SOL - KOLA SOL - SOL - KOLA SOL - SOL - KOLA SOL

SOL - KOLA SOL - SOL - KOLA SOL - SOL - KOLA SOL

SOL - SODA SOL - SOL - SODA SOL - SOL - SODA SOL

SOL - SODA SOL - SOL - SODA SOL - SOL - SODA SOL

SOL - LIMONADA SOL - SOL - LIMONADA SOL - SOL - LIMONADA SOL

SOL - LIMONADA SOL - SOL - LIMONADA SOL - SOL - LIMONADA SOL

SOL - KOLA SOL LIGHT - SOL - KOLA SOL LIGHT - SOL - KOLA SOL LIGHT

SOL - KOLA SOL LIGHT - SOL - KOLA SOL LIGHT - SOL - KOLA SOL LIGHT

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de igual forma, tal y como se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás.

Desde el punto de vista conceptual, la Sala encuentra que aunque el vocablo SOL significa “(...) estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario (...)”(9), es claro que el mismo es evocativo en relación con los productos de la clase 32, circunstancia ratifica la posibilidad de confusión.

En este contexto, la Sala considera que si bien es cierto que el signo SOL es de uso común en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no puede ser utilizado o apropiado únicamente por un titular marcario, también lo es que en el sub lite el mismo no se encuentra acompañado de otra expresión que le otorgue fuerza distintiva, como si lo tienen los registros marcarios frente a los cuales se está realizando el cotejo.

En otras palabras, el signo solicitado carece de distintividad para que el público consumidor pueda diferenciarlo de las marcas previamente registradas, existiendo riesgo de confusión, lo cual impide la coexistencia pacífica del mismo en el mercado(10).

Finalmente, la parte actora señala que el signo solicitado es una marca derivada de un registro de su propiedad, por lo que, en principio, tendría un derecho de preferencia para registrar la marca figurativa solicitada.

Sobre tal pretensión la entidad demandada adujo que, el estudio de tal argumento no resulta procedente, comoquiera que la misma no fue objeto de estudio en el trámite administrativo.

Al respecto, la Sala recuerda que la jurisprudencia de esta Sección ha sido clara en sostener que nada obsta para que las partes traigan argumentos y pretensiones diferentes a los planteados en sede administrativa con el fin de que los mismos puedan ser debatidos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, tal y como se observa a continuación(11):

“(...) En primer lugar en relación con el agotamiento de la vía gubernativa, la Sala reitera la jurisprudencia expresada en diferentes sentencias en cuanto ha considerado que es procedente alegar causales de nulidad nuevas, no planteadas inicialmente en sede administrativa, porque si lo que la ley pretendiera al acudir ante la jurisdicción contenciosa fuera la reproducción de los argumentos expuestos en la vía gubernativa exigiría copia de los recursos interpuestos en lugar de exigir la demanda con los requisitos del Código Contencioso Administrativo, por lo tanto la Sala se referirá a todos los cargos esgrimidos por el actor (...)”(12) (resaltado fuera de texto).

Dilucidado lo anterior y para abordar el tema de las marcas derivadas, es preciso referirnos a la definición de la misma propuesta por el tribunal de justicia el cual precisa lo siguiente:

“(...) Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra manera anteriormente registrada, en relación con los mismos servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan (...)”(13) (resaltado y subrayado fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior y de la revisión del plenario, la Sala encuentra que el registro marcario es el siguiente:

2009-00579IMA8
 

Del análisis del registro marcario de propiedad de la parte actora, la Sala considera que la marca solicitada en el sub lite no corresponde a una marca derivada de la misma, por cuanto existen modificaciones de tipo sustancial en relación con esta última, toda vez que en ella no se encuentra el elemento denominativo correspondiente a la expresión CERO, el cual, por lo demás, es el que lo dota de fuerza distintiva frente al resto de registros concedidos en la plurimencionada clase 32.

Finalmente y como bien lo consideró el tribunal de justicia, por la simple circunstancia de ser un titular de un registro no significada que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, cuando no se cumple con todos los requisitos de registrabilidad, tal y como ocurre en el caso de autos.

Al respecto, el tribunal de justicia consideró que “(...) el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significada que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la oficina de registro marcario o el juez competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar (...)”(14) (resaltado fuera de texto).

V.5.3. Riesgo de confusión y/o asociación.

En relación con la conexión competitiva, la Sala recuerda que ella se refiere a un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios, y que lo que busca es evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.

En otras palabras, en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que “(...) al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite (...)”(15), por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma:

“(...) 9. Conexión competitiva.

El régimen común sobre propiedad industrial constituido por la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina no tiene disposición expresa regulatoria del riesgo de confusión que podría presentarse entre productos y servicios amparados por marcas iguales o semejantes, según dichos productos o servicios pertenezcan a clases iguales o diferentes del nomenclátor. Sin embargo, comprende dicho ordenamiento disposiciones alusivas a tales situaciones en sus artículos 83 literal a) y, 104 literal d).

En reciente jurisprudencia sentada por este tribunal, en torno a las circunstancias determinantes del riesgo de confusión en este sentido el organismo ha manifestado:

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor

b) Canales de comercialización

c) Medios de publicidad idénticos o similares

d) Relación o vinculación entre productos

e) Uso conjunto o complementario de productos

f) Partes y accesorios

g) Mismo género de los productos

h) Misma finalidad

i) Intercambiabilidad de los productos”(16).

Este tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

c) Medios de publicidad idénticos o similares

Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

f) Partes y accesorios

La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

g) Mismo género de los productos

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

i) Intercambiabilidad de los productos

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”(17).

El tribunal, al confirmar los conceptos antes referidos, reitera la necesidad de que el examinador los aprecie en su conjunto, tomando además en cuenta la concurrencia o no de elementos que puedan inducir a confusión por razones de conexión competitiva de los productos.

Considera el tribunal, por otra parte, que aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.

En los casos de semejanza entre los signos y similitud entre los productos o los servicios, para determinar el alcance de la protección conferida hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el que se apreciará en atención a factores como el conocimiento, la difusión, la asociación que pueda hacerse entre la marca registrada y el signo solicitado para registro.

Este tribunal considera que al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio (...)”(18).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que los signos en conflicto buscan amparar productos relacionados con “(...) aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas (...)”.

Como resultado del cotejo sucesivo y de las similitudes detectadas antes expuestas, la Sala concluye que se podría generar una confusión indirecta, esto es, una idea de asociación errónea en sede del consumidor, pues equivocadamente puede inferir que los productos ofrecidos por ambas marcas provienen de un mismo empresario, ya que comparten los mismos canales de distribución y de publicidad. Las semejanzas entre los elementos predominantes en las marcas imposibilitan su diferenciación.

Además, el signo que se pretende registrar no cuenta con un elemento que le otorgue suficiente distintividad para que el consumidor no incurra en el error que se trata de un producto con unas características diferentes provenientes de la marca registrada.

V.6. Conclusión.

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, para la Sala entre los signos cotejados, que amparan productos con la misma naturaleza y finalidad, existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinan la imposibilidad de la coexistencia pacífica en el registro marcario, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

3. En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

(2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”.

(3) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

(4) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “BOLIN BOLA”.

(5) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca: “CANALETA 90”.

(6) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de julio de 2016. Rad. 2013-00235. M.P. María Elizabeth García González.

(7) La prevalencia del elemento denominativo frente a similares registro de propiedad industrial fue ratificada por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso radicado con el número 2013-00240, providencia de fecha 14 de julio de 2016. M.P. María Elizabeth García González.

(8) Ibídem.

(9) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española http://dle.rae.es/srv/fetch?id=YFFnS1v

(10) En otras oportunidades la Sala de Decisión de la Sección Primera, al analizar la demanda instaurada frente a los registros marcarios relacionados con los signos CERVEZA CLARA SOL y CERVECERÍA MOCTEZUMA SOL LIGHT, concluyó que era procedente su registro, comoquiera que la expresión SOL se encuentra acompañada de otros elementos que le otorgan distintividad para identificar productos de la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencias de fecha 14 de julio de 2016, Rad. 2013-00235 y 2013-00240. M.P. María Elizabeth García González.

(11) Sentencia de 11 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-24-000-2001-00413-01. C.P. Martha Sofía Sanz Tobón; sentencia de 7 de octubre de 2010. Expediente 11001-03-24-000-2004-01088-01. C.P. María Elizabeth García González; sentencia de 8 de mayo de 2014. Expediente 11001-03-24-000-2010-00003-01. C.P. María Elizabeth García González.

(12) Sentencia de 3 de marzo de 2005. Expediente 11001-03-24-000-2001-00418-01. C.P. María Claudia Rojas Lasso.

(13) Proceso 158-IP- 2013.

(14) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 158-IP- 2013.

(15) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005. 6 de octubre de 2005.

(16) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-IP-2001. 10 de octubre de 2001. Marca: “Materna”. Ver también: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 08-IP-1995. 30 de agosto de 1996. Marca: “Lister”.

(17) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-IP-2001. 10 de octubre de 2001. Marca: “Materna”.

(18) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Domingo Martínez Gómez. Marca: “Nenuco”. Rad. 2002-00394.