Sentencia 2009-00624 de diciembre 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2009-00624-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Actor: Jaime Guerrero García. 

TESIS: El actor no probó el uso de la marca nominativa “Beer Station”, en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, para distinguir los servicios de la clase 43 internacional, toda vez que las pruebas aportadas resultan insuficientes para demostrar el uso real, regular y efectivo de la misma, en tanto no acreditan que los servicios se encontraban disponibles en el mercado bajo esa denominación, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La SIC, a través de la Resolución 4187 de 30 de enero de 2009, confirmada por las resoluciones 11886 de 13 de marzo de 2009 y 39485 de 31 de julio de 2009, canceló el registro, por no uso, de la marca “Beer Station” (nominativa), cuyo titular es el ciudadano Jaime Guerrero García, para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “bar, restaurante, cafetería, taberna”.

Al respecto, la actora alegó que la SIC erró al valorar las pruebas legítimamente aportadas, dado que sí se demostró el uso de la marca “Beer Station” (nominativa), en los términos establecidos en la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Explicó que, la entidad demandada debió tener en cuenta el tiempo de la licencia, en la cual el licenciatario usó la marca, así como las declaraciones de terceros, beneficiarios o prestadores, que hayan demostrado el uso de la misma, toda vez que a través del signo “Beer Station” se identifican servicios de naturaleza intangible.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Los textos de las normas aludidas, son los siguientes:

Decisión 486.

“[…].

“ART. 165.—La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.

“ART. 166.—Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

“ART. 167.—La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si el actor ha usado o no la marca “Beer Station” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación(2), es del caso antes abordar el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Al respecto, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó:

“2.3. De esta manera, para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

2.4. Sobre el principio del uso de la marca, este deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

2.5. Por ello se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Y con relación a las cantidades de los servicios y productos comercializados, el Tribunal señaló:

“2.6.1 La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

2.6.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

[…].

2.8. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

2.9. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año solo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”.

En consecuencia, para probar el uso real y efectivo de una marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa denominación, en las cantidades pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

Al respecto, vale la pena precisar que, en el presente caso, al tratarse de una marca que protege servicios de la Clase 43 Internacional, como son los de “bar, restaurante, cafetería y taberna”, la demostración de que en un mes o un período muy corto se prestaron los mismos, no resulta ser suficiente para acreditar su uso, pues la naturaleza de estos servicios conlleva a que se comercialicen con frecuencia y no esporádicamente.

Así las cosas, la Sala debe referirse a las pruebas allegadas a la actuación administrativa y al expediente, con el objeto de analizar si el actor ha usado o no la marca nominativa “Beer Station”, para distinguir los productos de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en el período comprendido entre el 14 de junio de 2005 y 14 de junio de 2008 (últimos tres años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación del registro de la citada marca), a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

De las pruebas que fueron allegadas por el actor, para demostrar el uso de la marca nominativa “Beer Station”, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, se destacan las siguientes:

— 19 Fotografías, que muestran un inmueble con un aviso que dice “Beer Station”, una pared que tiene un pequeño aviso con esa denominación, mesas de billar y personas jugando, sin fecha (folios 123 a 126).

— Declaraciones con fines extraprocesales, rendidas el 20 de agosto de 2008 por el señor Fernando Téllez Duarte y el 1º de agosto de 2008 por los señores Rafael Alonso Riaño Riaño y James Salazar Montero, a través de las cuales manifestaron ser clientes de un establecimiento de comercio denominado “Beer Station”, ubicado en la Cra 17C Nº 66 Sur- 55; que jugaban billar en dicho lugar, que en el mismo había un televisor, “mesas para sentarse y consumir”, juegos de billar, ranas”, rocola y una barra de bebidas alcohólicas; “que para utilizar las mesas es necesario consumir bebidas y demás productos que aparecían en la lista de control de tiempo”; y que conocían el establecimiento desde hace más de un año (folios 126 vuelto, 127 y 127 vuelto y 148 a 150).

— 28 Planillas de “control de tiempo y consumo de productos en el establecimiento”, en las cuales aparece la denominación “Billares The Beer Station”, expedidas del 1º al 28 de agosto de 2008 (folios 104 - 119).

— Contrato de licencia de uso, suscrito el 13 de junio de 2008, entre el actor, en condición de licenciante, y Argemiro Duarte Mateus, en calidad de licenciatario, con el objeto autorizar al licenciatario el uso y explotación económica de la marca “Beer Station”, con certificado nro. 297714. (folios 70 a 73).

Este contrato fue registrado en la SIC el 11 de julio de 2008, conforme consta en el Formulario Único de Licencia 2000-7, visible a folios 67 a 68.

Sobre el particular, la Sala estima que el actor no demostró el uso de la marca “Beer Station” (nominativa), que distingue los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “bar, restaurante, cafetería y taberna”, durante el período antes indicado, por las siguientes razones:

En primer lugar, se observa que las fotografías no demuestran el período dentro del cual debía probarse el uso de la citada marca, esto es, entre el 14 de julio de 2005 y 14 de julio de 2008, es decir, no demuestran la época, ni la regularidad en que fueron comercializados los servicios amparados con aquella.

Dichas fotografías tampoco prueban el modo de comercialización de los servicios, pues en las fotos, donde aparece un inmueble con la denominación “Beer Station”, si bien se demuestra que existe un establecimiento con esa identificación, no se acreditan los servicios que se están prestando dentro del mismo; y en las que se observan personas jugando billar, no aparece dicha denominación para identificar el servicio prestado.

En segundo lugar, cabe advertir que si bien es cierto que las pruebas testimoniales reconocieron que en el establecimiento denominado “Beer Station” jugaban billar, había un televisor, mesas con sillas para sentarse y consumir, juegos de billar, “ranas”, rocola y una barra de bebidas alcohólicas; que para utilizar esas mesas era necesario consumir alguno de los productos que aparecían en la lista de control de tiempo; y que ellos conocían el establecimiento desde hace más de un año, también lo es que sus declaraciones por sí solas no son prueba suficiente para demostrar el uso de la referida marca, ya que no dan cuenta de la cantidad del servicio prestado (en términos económicos) o disponible en el mercado, que identifique dicha marca, ni de la regularidad en que fueron comercializados los servicios.

En tercer lugar, las planillas de “control de tiempo y consumo de productos en el establecimiento”, tampoco sirven para demostrar el uso del citado signo, por ser posteriores a la fecha de la solicitud de cancelación del mismo.

En cuarto lugar, el contrato de licencia de uso, suscrito el 13 de junio de 2008, entre el actor y Argemiro Duarte Mateus tan solo fue registrado en la SIC el 11 de julio de 2008, conforme consta en el Formulario Único de Licencia 2000-7, es decir, unos días antes de la fecha de la solicitud de cancelación(3) de la marca, razón por la cual tampoco resulta ser suficiente para acreditar el uso del citado signo, pues la naturaleza de los servicios amparados con el mismo conlleva que estos se comercializan con frecuencia, por lo que la demostración de un período corto de uso no constituye prueba de su uso regular, real y efectivo.

Por lo tanto, las pruebas aportadas resultan insuficientes para demostrar el uso real, regular y efectivo de la marca “Beer Station”, en tanto no demuestran que los servicios se encontraban disponibles en el mercado bajo esa denominación, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

Ahora, el actor señaló que el sector informal de la economía sí es importante dentro de nuestro País y, por ende, debe ser tenido en cuenta para efectos de examinar las pruebas allegadas, sector en el que no se acostumbra la expedición de facturas, teniendo que acudir a otros mecanismos más idóneos, como la declaración de personas que afirman conocer los servicios identificados bajo el signo “Beer Station”.

Sobre este asunto, la Sala advierte que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso le corresponde al actor, en su condición de titular de registro, y no al solicitante.

Y que, como tal, estaba obligado a demostrar “de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella”, por lo menos en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación(4), a través de los medios de prueba enunciados en el artículo 167 de la Decisión 486 de de 2000, de la CAN, o con cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

La citada disposición dispone que el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con la marca, entre otros.

Respecto a este punto, cabe traer a colación lo señalado por esta Sección en la sentencia 26 de abril de 2013 (Expediente Nº 11001-03-24-000-2004-00285-01, Actor: Ancizar Gutiérrez Baquero, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), cuando al efecto dijo:

“A propósito de los medios de prueba del uso de una marca, […] la Decisión 486 dispone que podrá demostrarse mediante: “1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca, 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca., 3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.”. En un mismo sentido, respecto de las características que deben tener estos elementos de prueba, en sentencia de 29 de abril de 2010 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno) esta Sección indicó:

“La prueba de uso de la marca, básicamente está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc. Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella(5).

En suma, para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar: i) que la utilización del signo distintivo es frecuente y representativa, en términos cuantitativos y/o económicos, teniendo en cuenta, en todo caso, la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca; ii) que el uso del signo ha tenido lugar en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina; y iii) que el uso de la marca registrada se ha dado por lo menos en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En este orden de ideas, estima la Sala que el actor no probó el uso de la marca nominativa “Beer Station”, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, para distinguir los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por el actor, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de diciembre de 2017».

2 La solicitud de cancelación de la marca “Beer Station” fue presentada el 14 de julio de 2008 por la sociedad Industria de Restaurantes Casuales Limitada.

3 14 de julio de 2008

4 Esta Sección en la sentencia de 26 de abril de 2013 (Expediente Nº 11001-03-24-000-2004-00285-01, Actor: Ancizar Gutiérrez Baquero, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso) señaló que “para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar: […] que el uso de la marca registrada se ha dado por lo menos en los 3 años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación”.

5 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 29 de abril de 2010, Rad.: 110010324000200500165 01, Actora: MERCK KGaA, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.