Sentencia 2009-00628 de enero 25 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Ref.: Radicación 11001-03-24-000-2009-00628-00

Actora: Cadbury Adams USA LLC

Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio

Tercero interesado: Julian Andrés Trochez

Tema: Acción de nulidad y restablecimiento - acción de cancelación por no uso de registro marcario - renuncia de los derechos sobre la marca - derecho preferente - preservación derecho preferente - caducidad del registro de marca - decisión 486 de la comunidad andina - articulos 165, 168, 171 y 174.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

V.1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos en el libelo de la demanda por la sociedad Cadbury USA LLC., respecto de la legalidad de las Resoluciones 6870 del 29 de febrero 2008, por la cual se decide la cancelación total por no uso de la marca nominativa CLARKS, con certificado de registro número 130.493; 12644 de 24 de marzo de 2009 y 34754 del 10 de julio de 2009, a través de las cuales se decidieron los recursos de reposición y de apelación, respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión inicial; en el entendido de determinar si con la expedición de dichos actos administrativos la Superintendencia de Industria y Comercio, desconociendo las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, procedió a resolver prevalentemente la solicitud de cancelación total del registro de la marca CLARKS para la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número 130.493, omitiendo el derecho de renuncia ejercido por parte del titular de la misma.

V.2. La normativa aplicable

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso(3), señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina:

“(...) CAPÍTULO V

De la cancelación del registro

ART. 165.—La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

(...).

ART. 168.—La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

(...).

CAPÍTULO VI

De la renuncia al registro

ART. 171.—El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.

ART. 174.—El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión. 

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro (...)” (resaltado fuera de texto).

V.3. El análisis de fondo

La parte actora estima que mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio canceló totalmente el registro de la marca CLARKS (nominativa), contraviniendo las normas de la Decisión 486 de 2000, ya que dicha entidad al interpretar el alcance del articulo 171 ibidem y de acuerdo con el principio de imparcialidad, decidió tramitar con anterioridad la acción de cancelación por no uso a pesar de que ya se había radicado por parte del titular de la marca la renuncia a los derechos sobre la misma.

Considera que el actuar de la administración supone una limitación a su derecho de libre disposición sobre los derechos que le asisten como titular de la marca CLARKS, pues se está creando una excepción a dicho principio que no se encuentra incluido en la norma comunitaria. Expone que la norma no contempla como causal de no aceptación de la solicitud de renuncia, que se encuentra en trámite la acción de cancelación por no uso de la marca.

De conformidad con el problema jurídico planteado, la Sala estima necesario, previamente a resolver el caso concreto, hacer las siguientes precisiones en relación con (i) la cancelación del registro de marca por falta de uso y (ii) el derecho preferente y el beneficio de prelación.

(i) Cancelación del registro de la marca por falta de uso

En primer lugar, y en relación con la cancelación del registro de una marca por falta de uso, el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, dispone: “(...) La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada (...)”.

Como se desprende del contenido de la norma, el desuso como causal para solicitar la cancelación del registro marcario, corresponde a una de las razones por las cuales la administración puede decretar la extinción de los derechos derivados de la misma, con el propósito de evitar que un solo competidor tenga el monopolio en relación con la utilización de la marca de forma ilimitada en el tiempo e injustificada, en perjuicio de los fundamentos básicos del libre mercado.

A propósito del tema, el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-1997, señaló:

“(...) La cancelación de la marca por no uso es una manera de extinguir el derecho sobre la misma; el propósito de la acción de cancelación de una marca es establecer por la autoridad competente el no uso de la marca en las condiciones y plazos exigidos en la ley comunitaria, y de ser procedente, cancelar el registro” (...).

Respecto de la prueba de uso de una marca es preciso resaltar que el titular de la misma debe demostrar el uso de todos y cada uno de los productos que distingue, y que los medios probatorios que demuestren dicho uso deben estar identificados con la referida marca cuestionada.

Por ende, la condición principal para determinar la cancelación de una marca por falta de uso, consiste principalmente en que dicha marca no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se solicita la acción de cancelación.

Por lo tanto, según lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, le corresponde al titular de la marca acreditar el uso real y efectivo de la misma dentro de la acción de cancelación promovida en contra del registro de la marca.

Cabe resaltar en este punto que a partir del inicio de la acción de cancelación por falta de uso de una marca registrada, nace a la vida jurídica la figura del derecho preferente, el cual debe ser invocado, en principio, a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación que dé término a dicho procedimiento en la vía administrativa, conforme lo dispone la norma comunitaria.

En el caso en concreto no se demostró el uso real y efectivo de la marca en los términos establecidos en la normativa, ni se demostró justificado el no uso de la misma, por lo cual se evidencia que procedía a la administración decretar la cancelación del registro marcario, como bien lo sostuvo la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 6870 de 29 de febrero de 2008, acusada en el proceso de la referencia:

“(...) El artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, prevé el procedimiento mediante el cual se debe dar trámite a las acciones de cancelación. En relación con el plazo para contestar prevé un término de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación al titular de la marca.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro. En consecuencia, si éste no da contestación a la acción de cancelación, aportando pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca o el motivo justificado para su desuso, se entiende que no hay interés en conservar el uso exclusivo del registro, procediendo a su cancelación (...)”.

(ii) El derecho preferente y el beneficio de prelación

El solicitante de la acción de cancelación del registro marcario que obtenga una resolución favorable, tiene el derecho preferente a solicitar para sí el registro de la marca cuyo registro fue cancelado. Este derecho supone entonces, preferencia en el tiempo frente a terceros, para solicitar y obtener el registro de la marca, sin que esto signifique que pueda acceder al registro de la misma de forma automática.

El tribunal de justicia de la Comunidad Andina se pronunció respecto al derecho preferente derivado de la cancelación del registro marcario por no uso, en el proceso 086-IP-2012 y en los siguientes términos:

“(...) En anterior interpretación prejudicial, el tribunal se ha referido a los efectos de la cancelación de la marca por no uso, dentro de los cuales se encuentra el derecho preferente aludido. El tribunal ha expresado lo siguiente: “(...) g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.

2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación” (Proceso 180-IP-2006. Marca: BROCHA MONA. Publicado en la Gaceta Oficial 1476, de 16 de marzo de 2007).

Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes:

Titular del derecho.

El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación.

Objeto del derecho preferente

Dentro del proceso 46-IP-2007, este tribunal ha señalado que:

“(...).

Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria.

Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente.

El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486.

Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

Además el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación.

Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente. 

Efectos del derecho preferente.

Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones. 

En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación en relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de los anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas. En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la oficina nacional que se hará uso de dicho derecho a fin de que la oficina nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro. (Proceso 46-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1530 de 14 de agosto de 2007, marca: UNIQUE denominativa (...)” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En este mismo sentido, el Tribunal Andino, en el Proceso 119-IP-2008, donde se rindió la Interpretación Prejudicial de los artículos 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, señaló:

“(...) podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud, dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho preferente (...)” (subraya y negrilla fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala que el beneficio de prelación que se otorga a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, surge desde el momento del inicio de cancelación de un registro y no se restringe a la cancelación de la misma. El tribunal de justicia, en diversas interpretaciones, ha otorgado al derecho de preferencia efectos jurídicos absolutos, y en dicho sentido en la interpretación prejudicial del Proceso 27-IP-2012 del 1º de junio de 2012(4), precisó:

“(...) La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.(...) (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Se encuentra, entonces, que si bien es cierto que en principio el derecho preferente se hace efectivo únicamente con la resolución que cancela la marca por falta de uso, y que no es posible ejercerlo desde la fecha en que se presenta la acción de cancelación, también lo es que el tribunal de justicia considera que los efectos jurídicos del beneficio de la prelación se retrotraen a la fecha en que inicia esta acción.

(iii) El caso concreto

Como se precisó, la parte actora sostiene que los actos administrativos atacados carecen de objeto jurídico, pues a la fecha en que estos fueron expedidos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, el titular de la marca ya había renunciado a los derechos que le asistían sobre la misma.

Al respecto, la Sala encuentra que mediante formulario único de cancelación, radicado por el señor Julián Andrés Trochez el 26 de junio de 2002, se solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca CLARKS por falta de uso, y mediante la Resolución 15183 de septiembre de 26 de 2002, notificada mediante Edicto Público fijado el 17 de octubre de 2002, la entidad admitió la acción de cancelación.

Se tiene, además, que sólo hasta el 9 de diciembre de 2002, la sociedad Warner Lambert Company solicitó la renuncia total del registro de la marca CLARKS (nominativa), con número certificado número 130493.

A su vez, se observa que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 42051 del 24 de diciembre de 2002, aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad de la marca CLARKS (nominativa) bajo el registro número 130493, resolución ésta que posteriormente fue revocada por los actos administrativos que ahora cuestiona la parte actora.

De lo anterior, la Sala advierte que, como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, la renuncia de los derechos sobre la marca objeto de análisis fue posterior a la fecha en la cual se inició de la acción de cancelación de la misma. Así, se considera que la entidad demandada en ningún momento desconoció los principios propios de la actuación administrativa, tales como el de transparencia, buena fe y el denominado por la doctrina “primero en el tiempo primero en el derecho”.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en el proceso 25-IP-2010, marca “HAT IN LIFE. SIMBOLO” (mixta), de 17 de marzo de 2010, señaló:

“(...) Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure). Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Se advierte, que el derecho de prioridad interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro.

Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de buena fe (...)” (negrillas fijas del original).

Frente al principio de imparcialidad consagrado en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo y sobre el cual se fundamentaron de las decisiones atacadas, la Corte Constitucional en Sentencia C-762 del 2009, ha sostenido lo siguiente:

“(...) Por ello es que se destaca que el debido proceso, además de exigir un “juez o tribunal competente, pre constituido al acto que se imputa”, también le impone al mismo imparcialidad, garantía inspirada “en el due process of law del derecho anglosajón, para potenciar el valor de la neutralidad del juez

(...).

13. Esta noción de imparcialidad, se observa en la sentencia en mención, se encuentra asegurada desde su dimensión subjetiva con “la probidad y la independencia del juez, de manera que éste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto”. Con todo, junto a ella, se debe asegurar la imparcialidad objetiva, esto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, “de modo que se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista funcional y orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto. No se pone con ella en duda la “rectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucción” sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucción del proceso genera en el funcionario que lo adelante, una afectación de ánimo, por lo cual no es garantista para el inculpado que sea éste mismo quien lo juzgue (...)(5)” (resaltado fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior y contrario a lo manifestado por la parte actora, la Sala considera que el trámite de la cancelación del registro de la marca no solo respondió a la correcta aplicación del principio de imparcialidad en la resolución de las peticiones presentadas por las partes, sino también a la preservación del derecho preferente y al beneficio de prelación por parte del accionante, tal y como lo consideró el tribunal de justicia en la interpretación prejudicial 18-IP-2014 de fecha 16 de julio de 2014, que rindió en el proceso de la referencia.

En efecto, se observa que la motivación de las resoluciones acusadas guarda coherencia con la cronología de la actuación administrativa, además garantiza de la mejor manera los derechos procesales de todos los intervinientes y, en particular, el relacionado con el derecho preferente del accionante, por lo que acertadamente la entidad demandada dió trámite a la acción de cancelación del registro de la marca CLARKS a pesar de la renuncia presentada por la parte actora.

Ahora bien, argumenta la parte actora que la finalidad de la demanda es que se le restablezcan los derechos como titular de la marca, revocando las resoluciones atacadas, a fin de que pueda ejercer libremente el derecho consagrado en el artículo 171 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre el tema, la Sala resalta que no puede perderse de vista que, en el caso en estudio, el interés que la parte demandante pretende es por un lado la nulidad de los actos administrativos que cancelaron el registro de la marca en beneficio de los derechos que le asisten al señor Julián Andrés Trochez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 de la Decisión 486 del 2000, pero no el de restablecimiento de su derecho subjetivo, pues en el evento que se declare la nulidad de estos actos, no se deriva automáticamente en un restablecimiento de su derecho como titular de la marca.

En un caso similar, esta Sección, en sentencia de 2 de junio de 2011 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2004-00069-01, Actora: Security Systems Ltda., Consejero ponente doctor: Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo:

“(...) Por otra parte, si bien es cierto la sociedad actora Security Systems Ltda. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, solicitó la nulidad y restablecimiento del derecho en su demanda, la Sala, la interpretó como una acción de nulidad, tal como consta en el auto que la admitió que obra a folios 33 a 35, dado que mediante los aludidos actos administrativos se concedieron la marca mixta y el depósito del nombre comercial cuestionados. Además, debe tenerse en cuenta que el restablecimiento del derecho solicitado, se refiere a la cancelación del registro de la citada marca y del depósito del referido nombre comercial, lo cual, es una consecuencia lógica, en el evento de que se declare la nulidad, más nunca un restablecimiento del derecho, al no existir derecho alguno que restituirle al demandante(6).

Otra cosa bien diferente, sucede cuando a un signo distintivo le ha sido denegado su registro o depósito por parte de la Administración; en cuyo evento, si es necesario incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues además de la solicitud de nulidad de los actos administrativos, tiene la acción de que su signo sea efectivamente registrado, en caso de obtener un fallo favorable(7).” (...)(Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Finalmente, la actora sostiene que el registro de la marca CLARKS (nominativa) se encontraba (...) caducado de pleno derecho (...)” por falta de renovación por parte de su titular al momento en que se expidieron las resoluciones.

Al respecto y habiendo consultado la documentación que reposa en el expediente, resulta necesario para esta Sala hacer las siguientes precisiones:

— Mediante de la Resolución 1494 del 27 de febrero de 1990, la División Propiedad Industria de la Superintendencia Industria y Comercio concedió el registro de la marca CLARKS, registrada bajo el número 130493, a favor de la sociedad Warner Lambert Company (hoy Cadbury Adams USA LLC).(8)

— Por medio de la Resolución 50798 del 28 de diciembre de 1994, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia Industria y Comercio, concedió la renovación del registro de la marca nominativa CLARKS, desde el 27 de febrero de 1995 hasta el 27 de febrero de 2005.(9)

De conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la caducidad del registro de una marca opera de pleno derecho en el evento en que el titular del registro o quien tenga legítimo interés no solicite la renovación dentro del término legalmente establecido para tal fin, como también en el caso en que se presente la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el registro de la marca no se encontraba caducado para la fecha en que se inició la acción de cancelación de la marca CLARKS (26 de junio de 2002), la Sala estima que el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.

Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, por lo que negará las pretensiones formuladas, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: ENVIAR copia de esta providencia al tribunal de justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Tercero: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

1 Sentencia dictada en el expediente 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicada en el G.O.A.C No 150, del 25 de marzo de 1994.

2 Folios 106 a 113 del cuaderno principal.

3 Tribunal DE Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 18-IP-2014 Asunto: Interpretación prejudicial de los artículos 171 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seción Primera,. Interpretación judicial de oficio de los artículos 165 y 168 de la misma normativa. Expediente interno 2007-00260. Actor: Cadbury Adams USA LLC. Marca CLARKS. Magistrada ponente: Cecilia L Ayllón.

4 Proceso 004-IP-2066. Actor Sociedad Phiilip Morris Products INC. Marca: Belmont (mixta); expediente 2002- 00382-01 (6410).

5 Esta garantía también se ha considerado como elemento esencial del debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconocida a partir de la interpretación del art. 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, de conformidad con el cual “[…] Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial (...)”.

6 Sentencia de 18 de febrero de 2010. Rad: 2009-00016. Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: Kyrovet Laboratories S.A. “(...) Respecto de los argumentos de la actora de que el caso objeto de estudio debe tratarse como una acción de nulidad, reitera la Sala su posición según la cual la acción de nulidad frente actos particulares y concretos procede siempre y cuando de la nulidad del mismo no sobrevenga un restablecimiento automático del derecho (...)”.

7 La misma sentencia señala: “(...) En diversas ocasiones, cuando se ha demostrado que el interés que pretende el actor es el restablecimiento de su derecho, se ha estimado que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual deben ser aplicadas todas las reglas del agotamiento de la vía gubernativa, caducidad y las propias de la naturaleza de esta acción (...)”.

8 Folio 10 del cuaderno del expediente administrativo Anexo 1.

9 Folio 14 del cuaderno del expediente administrativo Anexo 1.