Sentencia 2010-00018 de septiembre 28 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref: rad. 110010324000201000001800

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Actora: Tridex Farmacéutica S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Strides Arcolab Limited

Tema: Registro marcario - Examen de registrabilidad - Causales de irregistrabilidad - Reglas de cotejo - Marcas en conflicto: Strides Celovan - Tridex

Bogotá, D.C., veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

V.1. El problema jurídico

Corresponde a la sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Tridex Farmacéutica S.A., en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 26679 de 29 de julio de 2008, 30960 de 26 agosto de 2008 y 34990 de 19 de septiembre de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo Strides Celovan (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza, a favor de la sociedad Strides Arcolab Limited.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 61 de la Constitución Política, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con la marca Tridex (mixta), registrada para distinguir productos de las clases 3ª y 5ª y servicios de la clase 35 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza.

Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

Sentencia 2010-00018 de septiembre 28 de 2017 i1
 

(Marca cuestionada)

TRIDEX

(Nominativa en la clase 3ª)

Sentencia 2010-00018 de septiembre 28 de 2017 i2
 

(Mixta en las clases 5ª y 35)

V.2. La causal de irregistrabilidad en estudio

Como disposiciones violadas la parte actora cita los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente:

“[…] ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

“[…] ART. 150.— Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”.

V.3. El examen de registrabilidad

De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por estos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”(1).

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(2).

En relación con el riesgo de asociación, el mismo tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”(3).

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4. Las reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado(4).

Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca.

Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente(5):

“[…] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico [...]”.

Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”(6).

En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.

V.5. El caso concreto

V.5.1. Comparación de los signos

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

Sentencia 2010-00018 de septiembre 28 de 2017 i1
 

(Marca cuestionada)

TRIDEX

(Nominativa en la clase 3ª)

Sentencia 2010-00018 de septiembre 28 de 2017 i2
 

(Mixta en las clases 5ª y 35)

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos

Verificado que las marcas en controversia pertenecen a las denominadas mixtas, esto es, al estar conformadas por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos, la sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos denominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta corporación.

En este sentido y para efectos de la aplicación de dichas reglas no debe olvidarse que la marca cuyo registro fue impugnado —Strides Celovan (mixta)— y una de las marcas opositoras —Tridex (Mixta)—, fueron registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza, por lo que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, en vista de la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse en la salud y vida de los consumidores, tal y como lo ha reiterado el Tribunal de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en el proceso de la referencia(7):

“[…] En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la clase 5, el tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la autoridad nacional competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de este puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la GOAC Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: Bromtussin).

Asimismo el tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno […]” (negrillas fuera de texto).

Así pues, la sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos del demandante relacionados con que la palabra Celovan “[…] está integrada por dos raíces de uso común en la industria farmacéutica, de donde su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible en exclusiva a una persona en particular […] por lo que lo usual es que se haga abstracción de tal palabra en el denominado examen de confundiblidad […]”, en tanto se trata de una expresión débil cuya fuerza distintiva se encuentra diluida.

Al respecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio y las relacionadas por la parte actora en su libelo demandatorio, la sala no observa que la expresión Celovan sea un término de uso común en las marcas de productos farmacéuticos.

En efecto, la sala advierte que si bien es cierto que existen registros marcarios en los cuales se encuentra la partícula Celo, como lo son las marcas Barcelo, Plancelo y Celoftal, y que igualmente existen signos distintivos cuya sufijo es Van, como las marcas Bupivan, Kuvan, Nuvan, Branovan, Abavan, Ativan, Delvan, Diovan, Isavan, Nervan, Nirvan, Provan, Trovan, y Revivan, lo cierto es que la palabra Celovan no es de uso común en las marcas de productos farmacéuticos y, en consecuencia, no debe ser excluida del examen de confundibilidad.

La Sala recuerda que la Sección Primera ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en relación con similares argumentos que hoy trae a colación la sociedad actora, frente a las marcas opositoras Tridex (nominativa) y Tridex (mixta) y respecto de marcas con la partícula Strides, tal y como se observa a continuación:

• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 7 de mayo de 2015(8), en la cual se consideró:

“[…] Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca Strides Tazpen (mixta) a favor de la sociedad Strides Arcolab Limited para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza. La demandante, invocando su calidad de titular de las marcas Tridex, se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con las suyas, previamente registradas para distinguir productos de las clases 3ª (nominativa) y 5ª (mixta) y servicios de la clase 35 (mixta)

[…]

En el presente caso encuentra la sala que la expresión Tazpen no constituye un elemento o palabra genérica o de uso común en las marcas que identifican productos farmacéuticos, como erradamente lo sostiene la demandante, por lo cual no puede ser excluida del examen de confundibilidad a que se contrae el objeto de este proceso.

En efecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio no se observa que la expresión Tazpen sea un término de uso común en las marcas de productos farmacéuticos. En este registro aparecen marcas en cuya denominación se incluye, de manera individual, tanto la partícula Taz como la partícula Pen, que consideradas en esa forma pueden constituir elementos usuales en la conformación de las marcas de ese tipo de productos.

No obstante, la expresión Tazpen, como unidad, no es un término usual o necesario en las marcas farmacéuticas, de modo tal que no puede ser excluida del análisis de confundibilidad. Se trata de una expresión evocativa con suficiencia distintiva que no puede ser fraccionada del conjunto que conforma la marca cuestionada […]” (negrillas fuera de texto).

• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de julio de 2016(9), en la cual se destacó lo siguiente:

“[…] Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca Strides Cellparin (mixta) a favor de la sociedad Strides Arcolab Limited para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza. La demandante, invocando su calidad de titular de las marcas “Tridex”, se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con las suyas, previamente registradas para distinguir productos de las clases 3ª (nominativa) y 5ª (mixta) y servicios de la clase 35 (mixta).

[…]

En el presente caso encuentra la sala que la expresión Cellparin no constituye un elemento o palabra genérica o de uso común en las marcas que identifican productos farmacéuticos, como erradamente lo sostiene la demandante, por lo cual no puede ser excluida del examen de confundibilidad a que se contrae el objeto de este proceso.

En efecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio no se observa que la expresión Cellparin sea un término de uso común en las marcas de productos farmacéuticos. En este registro aparecen marcas en cuya denominación se incluye, de manera individual, tanto la partícula Cell como la partícula Parin, que consideradas en esa forma pueden constituir elementos usuales en la conformación de las marcas de ese tipo de productos.

No obstante, la expresión Cellparin, como unidad, no es un término usual o necesario en las marcas farmacéuticas, de modo tal que no puede ser excluida del análisis de confundibilidad. Se trata de una expresión evocativa con suficiencia distintiva que no puede ser fraccionada del conjunto que conforma la marca cuestionada […]” (negrillas fuera de texto).

• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017(10), en la cual se destacó lo siguiente:

“[…] La sociedad Tridex Farmacéutica S.A. [interpone demanda] en contra de las resoluciones 28028 de 31 de julio de 2008 , 30916 de 26 de agosto de 2009 y 35130 de 19 de septiembre de 2009 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad demandante y se concedió el registro de la marca “Strides Ampibac” (mixta), para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.

[…]

Siguiendo lo expuesto anteriormente y los argumentos del actor, es preciso destacar que si bien existen signos distintivos registrados en los cuales se encuentra la partícula “Ampi”, como lo son las marcas “Ampitrex”, “Ampikem”, “Ampibactin”, “Ampidelt”, “Ampilan” y “Ampibiot”, los cuales sugieren que el principio activo del medicamento es la Ampicilina, la cual es conocida por ser una sustancia bactericida, e igualmente que existen signos distintivos cuya sufijo es “Bac”, como las marcas “Sultalbac”, “Ciprobac”, “Fluxabac”, “Xilbac” y “Microbac”, que sugieren que son medicamentos contra bacterias, lo cierto es que la palabra “Ampibac” no es de uso común […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

icon
ver tabla
STRIDES CELOVAN
1234567 891011121314

Marca impugnada

icon
ver tabla
TRIDEX
123456

Marcas opositoras

La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la sala concluir que aunque desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen algunas similitudes estas no son sustanciales.

En efecto, como puede observarse, entre las marcas Tridex (nominativa y mixta) y la palabra Strides existe la coincidencia en cuatro (4) letras en el mismo orden (T-R-I-D-E), no obstante, debe advertirse que la longitud de las palabras es diferente pues la palabra Strides está compuesta por siete (7) letras, mientras la palabra Tridex tiene seis (6) letras.

A lo anterior, la sala estima que en la palabra Strides las letras coincidentes están antecedidas de la letra S y son acompañadas en su terminación por la letra S, mientras que para el caso de la expresión Tridex, no le antecede ninguna letra, además de terminar en una letra diferente, esto es, la X.

Sumado a ello, no puede perderse de vista que el signo distintivo cuestionado está compuesto por dos (2) palabras que no deben ser separadas en el análisis de confundibilidad tal y como se precisó líneas atrás, por lo que la marca está compuesta por catorce (14) letras y las marcas opositoras únicamente por seis (6) letras. Asimismo, las sílabas que componen dichas palabras son diferentes pues en la marca cuestionada son seis (6) sílabas (S-TRI-DES-CE-LO-VAN) mientras que las marcas opositoras cuentan con dos (2) sílabas (TRI-DEX).

Entonces, la existencia de las similitudes ortográficas en las palabras Strides y Tridex no implica confundibilidad en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la palabra Celovan, otorgándole al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca Tridex, lo cual puede confirmarse del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

Strides Celovan - Tridex - Strides Celovan – Tridex - Strides Celovan

Strides Celovan - Tridex - Strides Celovan – Tridex - Strides Celovan

Strides Celovan - Tridex - Strides Celovan – Tridex - Strides Celovan

Strides Celovan - Tridex - Strides Celovan – Tridex - Strides Celovan

En lo que se refiere a la similitud fonética, tenemos que la palabra Tridex tiene una pronunciación diferente de la palabra Strides. La palabra Strides corresponde al plural de la palabra del idioma inglés Stride, cuya pronunciación se describe en la siguiente forma: “[…] noun UK ​ /straɪd/ US ​ /strɑɪd/ […]”(11), por lo que la pronunciación de la palabra sería “straɪdz”(12), mientras que la palabras tridex se pronuncia “[…] 'trið eks […]”(13). Adicionalmente no debe perderse de vista que la palabra Strides va acompañada de la expresión Celovan, por lo que la marca completa se pronuncia “straɪdz - celovan”, lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas.

En lo que se refiere a la similitud ideológica, se tiene que la misma se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, derivada del contenido o del parecido conceptual de los signos. En el presente caso, el signo Tridex resulta ser una marca de fantasía, esto es, “[…] que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma […]”(14).

Para el caso de la marca Strides Celovan, la sala encuentra que la palabra Celovan es de fantasía tal y como lo precisó el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y la expresión Strides es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada(15), la cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro marcario del signo distintivo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarla igualmente como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. Al respecto en la interpretación prejudicial se indicó en relación con las expresiones en idioma extranjero, lo siguiente:

“[…] En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio alegó que la expresión “Strides” es del idioma inglés, “cuya pronunciación correcta es /straides/ y que significa zancadas”; en tal virtud se hará referencia al tema de los signos en idioma extranjero.

En el caso del signo integrado por una o más palabras o partículas en idioma extranjero, es de presumir que el significado de estas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate […]”(16)(negrillas fuera de texto).

En este contexto, la sala considera que una vez realizado el examen de confundibilidad con la rigurosidad que impone encontrarse ante signos distintivos que identifican marcas farmacéuticas, que entre las marcas cotejadas no existen similitudes que generen riesgo de confusión o asociación, y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario.

Además, no resulta relevante, en este caso, que los productos que las marcas enfrentadas distinguen pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 5ª) y mucho menos clases diferentes (3ª y 35), ya que nada obsta para que coexistan en el mercado dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así estos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando las marcas respectivas son diferentes y, por ende, no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la que no se evidencia la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la comunidad andina.

Sobre el particular, estima la sala recordar que la Sección Primera en la sentencia precitada(17), en la cual se enfrentaron las mismas marcas opositoras Tridex (nominativa) y Tridex (mixta) y respecto de marcas con la partícula Strides, concluyó que no existe riesgo de confundibilidad, tal y como se observa a continuación:

“[…] Siguiendo los parámetros antes enunciados se procede al cotejo de las marcas con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.

La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

[…]

En efecto, aunque en ambas marcas aparecen las letras T-R-I-D-E, esta coincidencia de fonemas no permite concluir que la similitud ortográfica sea significativa, si se tiene en cuenta la distinta conformación de cada uno de los signos. En primer lugar, por el número de palabras: el demandado conformado por dos (Strides y Tazpen) y el opositor por una (Tridex). En segundo lugar, por el número de letras: el demandado, está conformado por trece letras (nueve consonantes y cuatro vocales, y el opositor, por cuatro consonantes y dos vocales). Y en tercer término, por el número se sílabas: el primero, por cinco sílabas (S-TRI-DES-TAZ-PEN), y el segundo, por dos (TRI-DEX).

Ahora bien, la existencia de similitudes ortográficas entre las expresiones Strides y Tridex (en cuanto que comparten tres consonantes (T-R-D) y que sus vocales son idénticas (I-E), no implica la confundibilidad de los signos, pues esta es diluida fácilmente con la expresión Tazpen, la cual le otorga a la marca cuestionada la suficiente fuerza distintiva. En su conjunto, como unidad marcaria, es claro que la marca Strides Tazpen, no resulta confundible con la marca Tridex.

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

Strides Tazpen-Tridex//Strides Tazpen-Tridex//Strides Tazpen-Tridex

Strides Tazpen-Tridex//Strides Tazpen-Tridex//Strides Tazpen-Tridex

Strides Tazpen-Tridex//Strides Tazpen-Tridex//Strides Tazpen-Tridex

Strides Tazpen-Tridex//Strides Tazpen-Tridex//Strides Tazpen-Tridex

La diferencia en el número sílabas y la distinta terminación de cada expresión claramente suponen que al pronunciarse se escuchen de forma diferente. La marca opositora se pronuncia con un número mayor de golpes de voz y ello determina de manera evidente la falta de similitud con el signo cuestionado que solo se compone de dos sílabas.

Ahora bien, en el aspecto ideológico o conceptual no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma.

6.6.4. El anterior examen efectuado con la rigurosidad propia de los casos que involucran marcas que identifican productos farmacéuticos permite concluir a la sala que entre las marcas cotejadas, que amparan productos de esta naturaleza, no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario.

En este sentido, es claro que no se vulnera por los actos acusados lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la comunidad andina […]” (negrillas fuera de texto).

Finalmente, del contenido de los actos administrativos impugnados se muestra que el análisis de confundibilidad de las marcas realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio se ciñó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y además argumentó de forma precisa los motivos que llevaron a la adopción de la decisión, razón por la no se encuentra violación alguna de los artículos 61 de la Constitución Política atiente a la protección de la propiedad y 150 de la Decisión 486 de la comunidad andina.

En suma y siguiendo los precedentes jurisprudenciales de la Sección Primera del Consejo de Estado(18), para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció las reglas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. DENEGAR las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la gaceta de la propiedad industrial.

3. ENVIAR copia de la decisión al tribunal de justicia de la comunidad andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1º de septiembre de 2004, marca: “Diused Jeans”.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1º de abril de 2003. Marca: “Chilis y Diseño”.

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “Sheraton”.

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1º de agosto de 2002. Diseño industrial: “Burbuja Video 2000”.

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “Bolin Bola”.

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca: “Canaleta 90”.

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 52-IP-2013. Marca: “Strides Celovan”.

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de mayo de 2015. Rad.: 2010 - 00022 Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala. En aquella oportunidad se impugnaron los actos administrativos que concedieron el registro de la marca Strides Tazpen (mixta) a la misma sociedad que funge en este proceso como tercero interesado en el resultado del proceso.

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de julio de 2016. Rad.: 2010 - 00015 Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala. En aquella oportunidad se impugnaron los actos administrativos que concedieron el registro de la marca Strides Cellparin (mixta) a la misma sociedad que funge en este proceso como tercero interesado en el resultado del proceso.

10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017. Rad.: 2010 - 00015 Consejero Ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. En aquella oportunidad se impugnaron los actos administrativos que concedieron el registro de la marca Strides Ampibac (mixta) a la misma sociedad que funge en este proceso como tercero interesado en el resultado del proceso.

11 http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/stride.

12 http://lingorado.com/ipa/.

13 http://www.aucel.com/pln/transbase.html. Transcriptor fonético automático del español.

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de julio de 2016. Rad.: 2010 - 00015 Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala.

15 http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/stride.

16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 57-IP-2002. Marca: “Clasicc”.

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de mayo de 2015. Rad.: 2010 - 00022 Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala. En aquella oportunidad se impugnaron los actos administrativos que concedieron el registro de la marca Strides Tazpen (mixta) a la misma sociedad que funge en este proceso como tercero interesado en el resultado del proceso.

18 Procesos con identidad de partes y con similares supuestos fácticos y jurídicos.