CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Ref: rad. 110010324000201000001800
Consejero Ponente:
Actora: Tridex Farmacéutica S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero interesado: Strides Arcolab Limited
Tema: Registro marcario - Examen de registrabilidad - Causales de irregistrabilidad - Reglas de cotejo - Marcas en conflicto: Strides Celovan - Tridex
Bogotá, D.C., veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.
Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:
Como disposiciones violadas la parte actora cita los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente:
“[…] ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
“[…] ART. 150.— Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”.
De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.
Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por estos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”(1).
Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.
En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(2).
En relación con el riesgo de asociación, el mismo tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”(3).
En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.
Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:
De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.
La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado(4).
Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca.
Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente(5):
“[…] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico [...]”.
Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”(6).
En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.
Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:
Verificado que las marcas en controversia pertenecen a las denominadas mixtas, esto es, al estar conformadas por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos, la sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos denominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta corporación.
En este sentido y para efectos de la aplicación de dichas reglas no debe olvidarse que la marca cuyo registro fue impugnado —Strides Celovan (mixta)— y una de las marcas opositoras —Tridex (Mixta)—, fueron registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza, por lo que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, en vista de la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse en la salud y vida de los consumidores, tal y como lo ha reiterado el Tribunal de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en el proceso de la referencia(7):
“[…] En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la clase 5, el tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas.
Así pues, la sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos del demandante relacionados con que la palabra Celovan “[…] está integrada por dos raíces de uso común en la industria farmacéutica, de donde su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible en exclusiva a una persona en particular […] por lo que lo usual es que se haga abstracción de tal palabra en el denominado examen de confundiblidad […]”, en tanto se trata de una expresión débil cuya fuerza distintiva se encuentra diluida.
Al respecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio y las relacionadas por la parte actora en su libelo demandatorio, la sala no observa que la expresión Celovan sea un término de uso común en las marcas de productos farmacéuticos.
• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 7 de mayo de 2015(8), en la cual se consideró:
“[…] Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca StridesTazpen (mixta) a favor de la sociedad Strides Arcolab Limited para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza. La demandante, invocando su calidad de titular de las marcas Tridex, se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con las suyas, previamente registradas para distinguir productos de las clases 3ª (nominativa) y 5ª (mixta) y servicios de la clase 35 (mixta)
[…]
• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de julio de 2016(9), en la cual se destacó lo siguiente:
“[…] Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca StridesCellparin (mixta) a favor de la sociedad Strides Arcolab Limited para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza. La demandante, invocando su calidad de titular de las marcas “Tridex”, se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con las suyas, previamente registradas para distinguir productos de las clases 3ª (nominativa) y 5ª (mixta) y servicios de la clase 35 (mixta).
[…]
• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de 2017(10), en la cual se destacó lo siguiente:
“[…] La sociedad Tridex Farmacéutica S.A. [interpone demanda] en contra de las resoluciones 28028 de 31 de julio de 2008 , 30916 de 26 de agosto de 2009 y 35130 de 19 de septiembre de 2009 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad demandante y se concedió el registro de la marca “StridesAmpibac” (mixta), para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.
[…]
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:
S | T | R | I | D | E | S | C | E | L | O | V | A | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
T | R | I | D | E | X |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la sala concluir que aunque desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen algunas similitudes estas no son sustanciales.
Sumado a ello, no puede perderse de vista que el signo distintivo cuestionado está compuesto por dos (2) palabras que no deben ser separadas en el análisis de confundibilidad tal y como se precisó líneas atrás, por lo que la marca está compuesta por catorce (14) letras y las marcas opositoras únicamente por seis (6) letras. Asimismo, las sílabas que componen dichas palabras son diferentes pues en la marca cuestionada son seis (6) sílabas (S-TRI-DES-CE-LO-VAN) mientras que las marcas opositoras cuentan con dos (2) sílabas (TRI-DEX).
En lo que se refiere a la similitud fonética, tenemos que la palabra Tridex tiene una pronunciación diferente de la palabra Strides. La palabra Strides corresponde al plural de la palabra del idioma inglés Stride, cuya pronunciación se describe en la siguiente forma: “[…] noun UK /straɪd/ US /strɑɪd/ […]”(11), por lo que la pronunciación de la palabra sería “straɪdz”(12), mientras que la palabras tridex se pronuncia “[…] 'trið eks […]”(13). Adicionalmente no debe perderse de vista que la palabra Strides va acompañada de la expresión Celovan, por lo que la marca completa se pronuncia “straɪdz - celovan”, lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas.
En lo que se refiere a la similitud ideológica, se tiene que la misma se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, derivada del contenido o del parecido conceptual de los signos. En el presente caso, el signo Tridex resulta ser una marca de fantasía, esto es, “[…] que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma […]”(14).
Para el caso de la marca Strides Celovan, la sala encuentra que la palabra Celovan es de fantasía tal y como lo precisó el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y la expresión Strides es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada(15), la cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro marcario del signo distintivo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarla igualmente como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. Al respecto en la interpretación prejudicial se indicó en relación con las expresiones en idioma extranjero, lo siguiente:
“[…] En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio alegó que la expresión “Strides” es del idioma inglés, “cuya pronunciación correcta es /straides/ y que significa zancadas”; en tal virtud se hará referencia al tema de los signos en idioma extranjero.
En el caso del signo integrado por una o más palabras o partículas en idioma extranjero, es de presumir que el significado de estas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate […]”(16)(negrillas fuera de texto).
En este contexto, la sala considera que una vez realizado el examen de confundibilidad con la rigurosidad que impone encontrarse ante signos distintivos que identifican marcas farmacéuticas, que entre las marcas cotejadas no existen similitudes que generen riesgo de confusión o asociación, y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario.
Además, no resulta relevante, en este caso, que los productos que las marcas enfrentadas distinguen pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 5ª) y mucho menos clases diferentes (3ª y 35), ya que nada obsta para que coexistan en el mercado dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así estos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando las marcas respectivas son diferentes y, por ende, no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la que no se evidencia la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la comunidad andina.
Sobre el particular, estima la sala recordar que la Sección Primera en la sentencia precitada(17), en la cual se enfrentaron las mismas marcas opositoras Tridex (nominativa) y Tridex (mixta) y respecto de marcas con la partícula Strides, concluyó que no existe riesgo de confundibilidad, tal y como se observa a continuación:
“[…] Siguiendo los parámetros antes enunciados se procede al cotejo de las marcas con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.
La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:
[…]
En suma y siguiendo los precedentes jurisprudenciales de la Sección Primera del Consejo de Estado(18), para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció las reglas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
FALLA:
1. DENEGAR las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
2. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la gaceta de la propiedad industrial.
3. ENVIAR copia de la decisión al tribunal de justicia de la comunidad andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
Cópiese, notifíquese y cúmplase».
1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1º de septiembre de 2004, marca: “Diused Jeans”.
2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1º de abril de 2003. Marca: “Chilis y Diseño”.
3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “Sheraton”.
4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1º de agosto de 2002. Diseño industrial: “Burbuja Video 2000”.
5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “Bolin Bola”.
6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca: “Canaleta 90”.
7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 52-IP-2013. Marca: “Strides Celovan”.
11 http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/stride.
12 http://lingorado.com/ipa/.
13 http://www.aucel.com/pln/transbase.html. Transcriptor fonético automático del español.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de julio de 2016. Rad.: 2010 - 00015 Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala.
15 http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/stride.
16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 57-IP-2002. Marca: “Clasicc”.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de mayo de 2015. Rad.: 2010 - 00022 Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala. En aquella oportunidad se impugnaron los actos administrativos que concedieron el registro de la marca Strides Tazpen (mixta) a la misma sociedad que funge en este proceso como tercero interesado en el resultado del proceso.
18 Procesos con identidad de partes y con similares supuestos fácticos y jurídicos.