Sentencia 2010-00034 de marzo 16 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio (E)

Rad.: 11001-03-24-000-2010-00034-00

Actor: Sodimac Colombia S.A

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Marca Nominativa Halux

Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil diecisiete

Extractos: «II. Consideraciones.

1. Los actos acusados.

Mediante las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Thomas & Betts International, Inc., sustentada en el registro previo de la marca HAZLUX en la clase 11, y negó el registro de la marca HALUX (nominativa) solicitada por la sociedad demandante para distinguir productos comprendidos en misma clase de la Clasificación Internacional de Niza(3).

2. La normativa andina aplicable.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

[…]”

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…]

b) carezcan de distintividad.

[…]”

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…].”

3. Análisis de fondo.

3.1. La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

3.2. En la comparación de los signos en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 065-IP-2013, dictada en este proceso:

(i) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica.

(ii) En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, pues éste último cotejo no lo realiza el consumidor o usuario común.

(iii) Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

(iv) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Así mismo, conforme a la interpretación prejudicial, se debe tener en cuenta que la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando al ser pronunciados los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); y conceptual, que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos.

De otro lado, se precisa por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos en la clase 11 a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con ésta. Sobre este aspecto en la interpretación se señala lo siguiente: “Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios”.

3.3. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

HALUX

Marca solicitada en la Clase 11, para identificar “aparatos de alumbrado, especialmente, lámparas, linternas y reflectores de luz”.

HAZLUX

Marca registrada en la Clase 11, para identificar “artefactos para descargas eléctricas de alta intensidad y partes de los mismos”.

3.4. Al observar la estructura de los signos enfrentados, la impresión de conjunto -esto es, como una unidad marcaria- permite a la Sala concluir que entre estos existen evidentes similitudes ortográficas. En efecto, el signo solicitado está compuesto de cinco letras que además de ser idénticas a cinco de las seis letras que conforman la marca registrada (H-A-L-U-X), se ubican en la misma posición (los dos primeros fonemas en ambas son H y A, en tanto que los tres últimos son L, U y X).

La estructura similar de los signos implica que desde el punto de vista fonético también existan similitudes sustanciales entre ellos. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera parecida, así:

HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX

HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX

HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX-HALUX-HAZLUX

Desde el punto de vista ideológico o conceptual no se encuentra similitud, por tratarse de expresiones de fantasía que no tienen significado propio en nuestro idioma.

Estas similitudes permiten establecer a la Sala la existencia de un riesgo de confusión y de asociación que podría inducir a error al público consumidor.

3.5. Ahora bien, en la demanda se alega la inexistencia de conexión competitiva entre los productos que amparan las marcas en conflicto. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(4) ha establecido los siguientes factores y criterios para establecer la conexión competitiva entre los productos:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre (sic) los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004) (Negrillas agregadas por la Sala)

Pues bien, al revisar el expediente, encuentra la Sala que en la demanda se alega por la actora que el hecho que ambos productos se refieran a la “electricidad” y pertenezcan a la clase 11 no implica que entre ellos exista conexión competitiva. Agrega que en virtud de la “regla de la especialidad”, cuando una marca ha restringido o limitado su cobertura a determinados productos de la clase a la que pertenece, al momento de compararla con otra idéntica o similar de la misma clase únicamente deben tenerse en cuenta aquellos productos que cubre y no la totalidad de los productos y/o servicios de la clase.

La demandante estima que no puede predicarse conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas, toda vez que estos tienen una finalidad diferente y no son sustituibles, y que sus canales de comercialización y publicidad, al igual que sus consumidores, también son diferentes. Afirma, en ese sentido, que se trata de bienes sofisticados cuya producción no es masiva y que se promocionan directamente con los clientes.

Para la Sala las anteriores alegaciones constituyen apreciaciones subjetivas de la parte actora que, por si solas, no tienen la fuerza suficiente para desvirtuar la conexión competitiva entre los productos identificados con las marcas en conflicto establecida por la entidad demandada en los actos acusados (aparatos relacionados con la utilización y manipulación de energía eléctrica). En este caso, el dicho de la demandante carece de sustento probatorio, lo que impide tener como debidamente acreditadas las situaciones que alega(5).

En efecto, no se allegó al expediente ningún elemento de convicción acerca de la forma de producción y de promoción de los bienes que identifica la marca solicitada por el actor, como tampoco prueba alguna que demuestre que los productos no tengan relación o vinculación, ni que no compartan los mismos medios de comercialización y de publicidad, de tal suerte que no se encuentra desvirtuada la afirmación contenida en la Resolución número 36155 de 21 de julio de 2009, acto acusado en este proceso, según la cual “[d]e acuerdo a los factores de conexión competitiva se trata de productos de la misma clase 11 internacional relacionados con la utilización y manipulación de energía eléctrica, guardando así relaciones de complementariedad en procesos industriales vinculados a este tipo de energía, compartiendo canales de comercialización y publicidad como tiendas y revistas especializadas en la industria”.

3.6. En ese contexto, no encuentra la Sala que exista violación, por indebida aplicación, de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como quiera que la marca solicitada sí está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en esta norma, por ser confundible con la marca HAZLUX previamente registrada para distinguir productos en la Clase 11.

4. Conclusión.

Por lo anterior, al no ser desvirtuada la presunción de legalidad de los actos demandados, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Notifíquese, Publíquese, Comuníquese y Cúmplase».

3. En el procedimiento administrativo también se presentó oposición a la solicitud de registro marcario por parte de la sociedad Cooper Industries INC., con sustento en el registro previo de la marca Halo. Como la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada esta oposición, la Sala no incluirá esta marca en el análisis marcario respectivo.

4. Interpretación prejudicial 78-IP-2010.

5. Debe recordarse que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 177 del C.P.C. “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.