Sentencia 2010-00129 de octubre 26 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001032400020100012900

Actora: Datecsa S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Ayuda técnica y de servicios S.A.

Tema: Registro marcario - Examen de registrabilidad - Causales de irregistrabilidad - Reglas de cotejo - Marcas en conflicto: Datecsa y Atecsa

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Bogotá D.C., veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: V. Consideraciones de la Sala

V.1. El problema jurídico.

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Datecsa S.A. en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la resoluciones 30872 de 25 de junio de 2009, 37504 de 27 de julio de 2009 y 49804 de 30 de septiembre de 2009, por medio de las cuales se negó el registro de la marca Datecsa (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con la marca Atecsa (mixta), registrada para distinguir servicios de la clase 35 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza.

Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

datecs
datecs
 

Signo solicitado

atecsa
atecsa
 

Marca registrada

V.2. La causal de irregistrabilidad en estudio

Como disposiciones violadas la parte actora cita los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente:

“[…] ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”.

[…] ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

V.3. El examen de registrabilidad.

De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”(1).

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(2).

En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”(3).

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4. Las reglas de cotejo marcario.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado(4).

Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca.

Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente(5):

“[…] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico […]”.

Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”(6).

En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.

V.5. El caso concreto.

V.5.1. Comparación de los signos.

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

datecs
datecs
 

Signo solicitado

atecsa
atecsa
 

Marca registrada

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos.

Verificado que las marcas en controversia pertenecen a las denominadas mixtas, esto es, al estar conformadas por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos denominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

icon
ver tabla
DATECSA
1234567

Signo solicitado

icon
ver tabla
ATECSA
123456

Marca opositora

En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo “Datecsa” está compuesto por 7 letras, que puede ser dividido en tres sílabas: Da-tec-sa. El signo distintivo “Atecsa” está compuesto por 6 letras y puede ser dividido, igualmente, en tres sílabas: A-tec-sa.

Como se observa los signos coinciden por las mismas vocales a - e - a. Aunado a ello la composición de las consonantes y su orden en los signos resulta ser casi el mismo, d - t - c - s en el signo solicitado y t - c - s, en el registrado. Se observa, entonces, que los signos enfrentados, presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto que comparten las mismas vocales y consonantes.

Aunado a lo anterior, la Sala resalta que el signo solicitado reproduce en su totalidad la marca registrada, además el hecho de que el signo cuente con la letra D, está no le da suficiente distintividad.

Bien lo puso de presente la Superintendencia de Industria y Comercio cuando señaló que “[…] el consumidor fácilmente podría pensar que se trata de una innovación de la marca registrada ya conocida en el mercado […]”.

En este sentido, la configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

Datecsa - Atecsa - Datecsa - Atecsa - Datecsa - Atecsa - Datecsa

Datecsa - Atecsa - Datecsa - Atecsa - Datecsa - Atecsa - Datecsa

Datecsa - Atecsa - Datecsa - Atecsa - Datecsa - Atecsa - Datecsa

Datecsa - Atecsa - Datecsa - Atecsa - Datecsa - Atecsa - Datecsa

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma muy parecida, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás.

En cuanto a la similitud ideológica, los signos no pueden catalogarse como evocativos de las características, propiedades o similares de los productos de la clase 35, por lo que no se presenta este tipo de similitud, por el contrario se trata de signo de fantasía.

Por las razones anteriores, la Sala entiende que existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas.

En relación con la conexión competitiva, la Sala recuerda que ella se refiere a un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios, y que lo que busca es evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.

Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que “[…] al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite […]”(7), por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma:

“[…] 9. Conexión competitiva.

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial constituido por la Decisión 344 de la comisión de la actual Comunidad Andina no tiene disposición expresa regulatoria del riesgo de confusión que podría presentarse entre productos y servicios amparados por marcas iguales o semejantes, según dichos productos o servicios pertenezcan a clases iguales o diferentes del Nomenclator. Sin embargo, comprende dicho ordenamiento disposiciones alusivas a tales situaciones en sus artículos 83 literal a) y, 104 literal d).

En reciente jurisprudencia sentada por este Tribunal, en torno a las circunstancias determinantes del riesgo de confusión en este sentido el Organismo ha manifestado:

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator.

b) Canales de comercialización.

c) Medios de publicidad idénticos o similares.

d) Relación o vinculación entre productos.

e) Uso conjunto o complementario de productos.

f) Partes y accesorios.

g) Mismo género de los productos.

h) Misma finalidad.

i) Intercambiabilidad de los productos”(8).

Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización.

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

c) Medios de publicidad idénticos o similares.

Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos.

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos.

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

f) Partes y accesorios.

La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad.

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”(9).

El Tribunal, al confirmar los conceptos antes referidos, reitera la necesidad de que el examinador los aprecie en su conjunto, tomando además en cuenta la concurrencia o no de elementos que puedan inducir a confusión por razones de conexión competitiva de los productos.

Considera el Tribunal, por otra parte, que aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.

En los casos de semejanza entre los signos y similitud entre los productos o los servicios, para determinar el alcance de la protección conferida hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el que se apreciará en atención a factores como el conocimiento, la difusión, la asociación que pueda hacerse entre la marca registrada y el signo solicitado para registro.

Este Tribunal considera que al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio […]”(10).

En relación con los productos que pretenden identificar las marcas en conflicto, cabe indicar que la marca “Datecsa” pretende amparar servicios de “[…] publicidad, gestión de negocios comerciales; la importación, distribución, compra, venta, suministro, representación y comercialización de toda clase de equipos electrónicos, mecánicos, electrodomésticos, equipos de oficina, de telecomunicaciones tales como televisores, videograbados, filmadoras, proyectos, equipos de sonido, hornos, refrigeradores, máquinas, lavadoras, aires acondicionados, equipos de aplicación médica o científica, calculadoras, computadores, fotocopiadoras, facturadoras, telefax, máquinas de escribir registradoras equipos electrónicos equipos de oficina repuestos suministros y accesorios utilizados en los equipos anteriores; muebles, y cualquier otro producto para el hogar oficina e industria […]” (negrillas fuera de texto).

En relación con la marca “Atecsa”, previamente registrada, se tiene que ella ampara servicios de “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]” (negrillas fuera de texto).

Al respecto, la Sala resalta que el empresario con el signo solicitado pretende amparar servicios que ya se encuentran contenidos en la marca previamente registrada, toda vez que ambos están dirigidos a la publicidad y gestión de negocios comerciales.

En efecto, si bien es cierto que la sociedad actora tiene como actividad “[…] la importación, fabricación, ensamble, distribución, compra, venta, alquiler, agenciamiento, suministro, representación y comercialización de toda clase de equipos electrónicos y/o mecánicos, electrodomésticos, equipos de oficina y de telecomunicaciones […]”(11), no lo es menos que también se dedica, entre otros, a “[…] la intervención de sus procesos organizacionales, la administración de los documentos y la información de su empresa […]”(12).

Así, como se observa, ambos signos tienen la misma naturaleza y finalidad, por lo que podrían compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad.

En suma, la Sala advierte que ambos signos amparan servicios de la misma clase, esto es, los de la clase 35 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza, vale decir, publicidad y gestión de negocios que podrían generar un riesgo de confusión entre el público consumidor.

El anterior examen, efectuado con la rigurosidad permite concluir a la Sala que entre los signos cotejados, que amparan servicios con la misma naturaleza y finalidad, existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

3. En firme esta providencia, archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1º de septiembre de 2004, marca: “Diused Jeans”.

(2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1º de abril de 2003, marca: “Chilis y Diseño”.

(3) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008, marca: “Sheraton”.

(4) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1º de agosto de 2002, diseño industrial: “Burbuja Video 2000”.

(5) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001, marca: “Bolin Bola”.

(6) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005, Marca: “Canaleta 90”.

(7) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005, 6 de octubre de 2005.

(8) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-IP-2001. 10 de octubre de 2001, marca: “Materna”. Ver también: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 08-IP-1995. 30 de agosto de 1996, marca: “Lister”.

(9) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-IP-2001. 10 de octubre de 2001, marca: “Materna”.

(10) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Actor: Domingo Martínez Gomez, marca: “Nenuco”, rad.: 2002-00394.

(11) Ver folio 35 del plenario.

(12) Portal web de la sociedad actora. http://www.datecsa.com.co/soluciones/gestion-documental-soluciones/