Sentencia 2010-00138 de mayo 7 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación núm.: 11001 0324 000 2010 00138 00

Actor: Sundaram – Clayton Limited

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: « VII. Consideraciones.

7.1. Cuestión Previa. Intervención de Tercero.

A folio 163 de este cuaderno se observa un memorial suscrito por el apoderado de la sociedad Autotécnica Colombiana S.A. (en adelante Auteco S.A.) en el que solicita se tenga como tercero interesado en las resultas de este proceso.

No obstante, la Sala advierte que de acuerdo con lo estatuido en el artículo 146 del Código Contencioso Administrativo, los terceros tienen la oportunidad de vincularse al proceso hasta antes del vencimiento del término para presentar alegatos de conclusión, término este que para el caso comprendía desde el día de presentación de la demanda (feb. 16/2010) hasta el día de vencimiento del término para alegar de conclusión, esto es, el 19 de diciembre de 2012, y como el escrito de vinculación de la sociedad Auteco S.A. fue presentado el 15 de enero de 2014, es claro que tal petición es extemporánea, y en consecuencia, tendrá que rechazarse como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

7.2. Problema jurídico.

El asunto se orienta a determinar si la expresión mixta TVS Flame más diseño que la Superintendencia negó es confundible con la marca registrada Flame de propiedad de María José Flórez Cote.

Para resolver el anterior problema la Sala partirá de hacer un análisis de las normas comunitarias aplicables al asunto de la referencia, para lo cual seguirá los parámetros que brinda la interpretación prejudicial, es decir: i) determinar cuál elemento predomina cuando se comparan signos con parte denominativa compuesta y denominativos, y ii) establecer la registrabilidad de palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de signos marcarios.

7.3. Comparación de las marcas.

Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera:

Marca Solicitada Marca Registrada

flame
 

7.3.1. Comparación entre marcas con elemento denominativo compuesto y nominativas. Elemento predominante

Tal y como lo observó el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, se debe determinar primero cuál es el elemento predominante dado que la marca solicitada tiene parte denominativa compuesta pues está integrada por dos palabras, y la marca registrada es nominativa simple ya que se encuentra formada por solo una palabra.

• “Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado(3) (Resaltado fuera de texto).

Aplicados lo anteriores criterios, la Sala advierte que del examen de relevancia y distintividad de los vocablos que conforman la marca solicitada la palabra FLAME es claramente la que predomina por su tamaño y extensión en relación con TVS, pues es la que tiene mayor entidad de recordación en el público consumidor.

7.4. Distintividad.

Evidenciado que el elemento que prevalece en la expresión solicitada es FLAME, se efectuará el análisis de distintividad.

Desde el punto de vista ortográfico se observa que el signo solicitado reproduce en su totalidad la segunda expresión de la marca registrada, veamos:

TVS FLAME Vs. FLAME

Solicitada Registrada

Lo propio acontece desde el punto de vista visual y fonético, razón por la cual la decisión sobre la registrabilidad se orienta a negar las pretensiones de la demanda.

No obstante, conviene hacer el estudio desde el punto de vista conceptual, en el que cobra importancia el hecho de que se trate de una palabra en idioma extranjero, específicamente en inglés.

7.5. Palabras en idioma extranjero.

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no serán registrables dichas expresiones si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que las integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario.

Este tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:

“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002)”(4).

Para la Sala, la expresión FLAME y su significado en español no forma parte del conocimiento común de los ciudadanos colombianos y en tal medida, en principio, puede considerarse como de fantasía, procediendo su registro.

En tal contexto, resulta pertinente analizar si del análisis de la conexidad competitiva de las marcas enfrentadas, el resultado puede determinar la registrabilidad del signo TVS FLAME.

7.6. Conexidad competitiva.

El signo en controversia TVS FLAME distingue productos amparados en la Clase 12, y la marca registrada FLAME distingue igualmente productos amparados en la Clase 12, es decir, de vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Para el estudio de este criterio se debe partir de los factores que sugiere el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a saber:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general —radio, televisión y prensa—, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”(Proceso N° 114-IP-200. Marca: EBEL, publicado en la Gaceta Oficial 1028, de 14 de enero de 2004)”(5).

Pues bien, de los parámetros que ha determinado el tribunal para concluir si hay o no conexión competitiva la Sala encuentra que los productos que pretende identificar la sociedad Sundaram – Clayton Limited se encuentran en el mismo nomenclator de los productos que se encuentran registrados al amparo de la marca FLAME de María José Florez Cote.

También se advierte que comparten los mismos canales de comercialización, utilizan los mismos medios de publicidad, existe vinculación y complementariedad y son del mismo género toda vez que los vehículos motorizados, accionados por dos o tres ruedas, motocicletas, cotos, scooters, motonetas y sus accesorios son claramente aparatos de locomoción terrestre, productos éstos que también se distinguen por la marca opositora, y que desde luego se expenden en los mismos establecimientos comerciales.

Normalmente los empresarios que se dedican a crear o comercializar estos productos lo hacen en el mismo establecimiento comercial, de modo que la vinculación entre los productos es muy alta y puede generar un riesgo de asociación muy grande, máxime si las marcas son semejantes ortográfica, fonética y visualmente como ocurre en el caso que se examina donde el vocablo TVS no tiene la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial.

A esta misma conclusión se llega si se observa el grado de complementariedad de los productos, ya que simplemente se trata de identificar la misma clase de productos, no hay diferencia mínima en cuanto a la destinación o uso que le dará el consumidor promedio e incluso un consumidor especializado.

Así las cosas, y dado que se ha probado que existe un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, la Sala negará las pretensiones por encontrar ajustadas al ordenamiento jurídico las resoluciones acusadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. RECHAZAR la solicitud de vinculación al proceso presentada por la sociedad Auteco S.A., en atención a las razones expresadas en el numeral 7.1 de la parte considerativa de esta sentencia.

2. NEGAR las pretensiones de la demanda de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. REMITIR copia de la sentencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 7 de mayo de 2015».

(1) Folios 49 y 50 de este Cuaderno.

(2) Folios 122 vuelto a 123 ibídem.

(3) Folios 125 y 126 ibídem.

(4) Folios 126 y 127 ibídem.

(5) Folios 152 y 153 de este cuaderno.