Sentencia 2010-00150 de febrero 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001-03-24-000-2010-00150-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Demandante: Aldo Group International AG

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio República de Colombia

Tercero interesado: Silvano Aldo Sicilia Guzzo

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende la declaratoria de nulidad de la resolución por medio de la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial declaró infundada la oposición presentada por la sociedad que ahora funge como demandante con respecto a la solicitud de registro de la marca Aldo (mixta) presentada por Silvano Aldo Sicilia Guzzo, para distinguir productos y servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo mismo, debe determinarse si esa decisión del superintendente delegado es o no contraria a las normas comunitarias aplicables al caso.

2. Las marcas en conflicto.

Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

Marca concedida y cuestionada

Marca concedida
Aldo (mixta)
ALDO

Expediente
07-070.444
Radicación
11 de julio de 2013
Certificado
384048, vigente hasta el 24 de julio de 2019.
Clasificación
Clase 35
Bienes y servicios
Gestión de negocios comerciales, administración comercial, compra, venta, exportación, comercialización de vestidos, calzados, sombrerería, ropa interior masculina y femenina, camisas, sacos, pantalones, pantaloncillos, camisetas, jeans, shorts, fajas, brassieres, pantys, ropa deportiva, cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería.
Titular
Silvano Aldo Sicilia Guzzo

Marca opositora previamente registrada

Marca opositora
Aldo Panetti (Nominativa)
Certificados
351.812 vigente hasta el 21 de junio de 2017
Clasificación
Clase 35
Bienes y servicios
Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.
Titular
Aldo Group International AG

3. Normatividad aplicable.

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial ut supra mencionada y en aras de poder establecer si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los siguientes artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

Decisión 486

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o bienes y servicios, o para productos o productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

4. Análisis de los cargos.

De conformidad con las disposiciones comunitarias anteriormente trascritas, un signo puede ser registrado como marca siempre que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Expresado de otra manera, no son susceptibles de registro aquellos signos cuyo uso puede afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando son idénticos o semejantes a una marca previamente registrada o a otra cuyo registro ya ha sido solicitado por un tercero para identificar los mismos productos y servicios, o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o asociación. Tampoco pueden registrarse aquellas marcas que reproducen, imitan, traducen, transliteran o trascriben total o parcialmente un signo distintivo notoriamente conocido, cualesquiera que sean los productos y servicios a los que se aplique. No son registrables tampoco aquellos signos cuyo uso puede dar lugar al aprovechamiento parasitario y abusivo del prestigio de una marca previamente registrada o acarrear la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Para los fines del presente proceso, deberá tenerse en cuenta que para que se presente un riesgo de confusión o asociación debe haber identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético y/o una conexidad competitiva entre los productos y servicios que ellas identifican. Para poder determinar si existe dicha conexidad competitiva, debe analizarse la finalidad de los productos o servicios; la clase marcaria a la cual pertenecen; la posible relación de complementariedad o intercambiabilidad que pueda existir entre ellos; los medios empleados para su comercialización y el tipo de consumidores a los cuales van dirigidos. Respecto de estos últimos, es necesario establecer si se trata de consumidores medios o de consumidores profesionales, expertos, experimentados o elitistas, a lo cual se suma la necesidad de determinar si los productos y servicios son o no de consumo masivo o selectivo.

Como quiera que el sub lite gira alrededor del conflicto entre las marcas Aldo (Mixta) y Aldo Panetti (Nominativa), ambas de la clase 35, se impone la aplicación de las reglas de cotejo enunciadas en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, a efectos de establecer los posibles riesgos de confusión y/o asociación antes mencionados.

Según lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia, el cotejo de las marcas debe orientarse a establecer si desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico, se presenta alguna similitud, de acuerdo con los siguientes criterios:

La similitud ortográfica se da por la semejanza de letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, debe (sic) tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante (fl. 93).

Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar compuestas por distinto número de letras y sílabas. Sin embargo, existen ciertas similitudes y coincidencias en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:

Marca cuestionada

A
L
D
O
1
2
3
4

Marca opositora

A
L
D
O

P
A
N
E
T
T
I
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

En primer término, mientras la marca cuestionada está conformada por una sola expresión (Aldo) que contiene cuatro (4) letras (2 consonantes y 2 vocales), la marca opositora (Aldo Panetti) es de naturaleza compuesta por contener dos (2) palabras, la primera de (4) letras (2 consonantes y 2 vocales) que son exactamente las mismas que aparecen contenidas en la marca demandada, en tanto que la segunda tiene siete (7) letras (4 consonantes y 3 vocales), tal como se ilustra a continuación:

Las consonantes en la marca cuestionada

L
D
1
2

Las consonantes en la marca opositora

L
D

P
N
T
T
1
3

1
2
3
4

Las vocales en la marca cuestionada

A
O
1
2

Las vocales en la marca opositora

A
O

A
E
I
1
2

1
2
3

Aunque los signos tienen una estructura y una longitud diferentes, la marca Aldo reproduce las mismas vocales y consonantes contenidas en la primera palabra que forma parte de la marca opositora. Sin embargo, es de anotar que las vocales y consonantes de la segunda expresión (Panetti), presente en el signo opositor, conforman un elemento distinto que no está presente en la marca cuya declaratoria de nulidad se pretende. Con todo, no puede desconocerse que la marca demandada reproduce el primero de los elementos que conforman la marca registrada a nombre de la actora.

Por otra parte y debido precisamente a la conformación y extensión de las marcas sometidas a cotejo, su composición silábica resulta ser parecida, tal como se puede apreciar enseguida:

Las sílabas en la marca cuestionada

AL
DO
1
2

Las sílabas de la marca opositora

AL
DO

PA
NE
TTI
1
2

1
2
3

De acuerdo con lo anterior, aunque la marca cuestionada solamente está compuesta por dos (2) sílabas —las mismas que aparecen contenidas en el primer vocablo de la marca opositora—, en tanto que ésta se encuentra conformada por cinco (5) sílabas: dos (2) de la primera expresión y tres (3) de la segunda.

De lo dicho hasta aquí se concluye, que aunque no se puede afirmar que las marcas en conflicto sean idénticas, sí es dable predicar que ellas presentan ciertas similitudes y coincidencias desde el punto de vista ortográfico y estructural, que se concretan en la expresión “Aldo”:

A
L
D
O








A
L
D
O

P
A
N
E
T
T
I

En suma, aunque las marcas enfrentadas no son totalmente iguales o idénticas en el plano ortográfico, resultan ser muy parecidas por cuanto la marca cuestionada reproduce una de las expresiones contenidas en la marca opositora.

Por las mismas razones, los signos guardan algún grado de semejanza debido a que la expresión “Aldo” se pronuncia de la misma manera en ambos casos. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciar los de viva voz y de manera sucesiva, tal como lo recomienda el Tribunal Andino:

- Aldo – Aldo Panetti - Aldo – Aldo Panetti -

- Aldo – Aldo Panetti - Aldo – Aldo Panetti -

- Aldo – Aldo Panetti - Aldo – Aldo Panetti -

En suma, aunque la expresión “Panetti” le imprime al conjunto resultante una sonoridad distinta, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre los signos enfrentados.

Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, las expresiones Aldo y Aldo Panetti no tienen en idioma castellano un significado específico. No obstante lo anterior, para el común de los consumidores o usuarios la palabra Aldo no resulta del todo desconocida, por tratarse de un nombre propio que es utilizado en Colombia por algunas personas.

A propósito de los nombres propios, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de mayo de 2011, Radicación 11001-03-24-000-2004-00041-01, con ponencia de la honorable consejera María Claudia Rojas Lasso, expresó:

7.3. Los nombres propios como marcas.

De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia”.

Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en internet —a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio—. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales].

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 2-IP-95, ha sostenido este criterio al puntualizar que “los únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados, (…) abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos(1)

De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Johann María Farina Gegenuber Dem Neumarkt contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “Johann María Farina” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “Jean Marie Farina” y “Jean Marie Farina” a favor de la firma opositora Roger & Gallet.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. (El resaltado no es propio del texto)

Con sustento en esas premisas, la Sala concedió el registro de la marca Johann María Farina, con las consideraciones que por su pertinencia para el caso presente, resulta relevante transcribir. Discurrió así:

“No se remite a duda que la expresión en idioma francés Jean Marie Farina por el aspecto de conjunto es semejante a su equivalente en idioma alemán Johann María Farina. Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano”.

En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca Johann María Farina con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión Gegenuber Dem Neumarkt que con Johann María Farina forma el nombre comercial de la actora. Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés(2) (El resaltado no es propio del texto).

En el caso bajo examen, el nombre propio “Aldo” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido.

Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo Aldo, de origen celta(3), no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª edición.

Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas que existen entre ambas marcas, es preciso determinar si se presenta algún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, que haga inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

En este caso, no puede perderse de vista que las marcas Aldo y Aldo Panetti fueron concedidas en términos generales, para distinguir servicios de gestión de negocios y de comercialización de calzado y vestidos, servicios que pertenecen a la misma clase 35 del nomenclátor internacional. Así las cosas, su comercialización se realiza empleando los mismos medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, lo cual contribuye de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión y asociación en el público que demanda ese tipo de servicios.

La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 36757 de 24 de julio de 2009 por medio de la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial revocó la decisión contenida en la Resolución 9075 de 28 de marzo de 2009, proferida por el jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y concedió el registro de la marca Aldo (mixta) a nombre de Silvano Aldo Sicilia Guzzo, para identificar productos y servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la superintendencia delegada para la propiedad industrial que dentro del término de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, proceda a cancelar el certificado de Registro 384048 correspondiente a la marca Aldo (mixta) y a publicar un extracto de la sentencia en la Gaceta de propiedad industrial.

3. DENEGAR la condena al pago de las costas y agencias en derecho, por las razones anotadas en la parte considerativa de esta providencia.

4. ACEPTAR la renuncia del doctor Álvaro Samuel Arias Acuña como apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el escrito que obra a folio 121 del expediente.

5. Por secretaría, REMÍTASE copia de la presente providencia al Tribunal Andino de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

6. Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 02-IP-95 G.O. 199 de 26 de enero de 1996.  

2 M.P. Camilo Arciniegas Andrade. Expediente 6009. Actor: Johann María Farina Gegenuber Dem Neumarkt.  

3 [http://www.soylaneta.com/nombre/aldo/]