Sentencia 2010-00154 de enero 22 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001 0324 000 2010 00154 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Patricia Shuk Aparicio

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «6. Consideraciones

6.1. El acto administrativo enjuiciado.

Está conformado por las resoluciones 38241 de 30 de septiembre de 2008, 42054 de 26 de agosto de 2009 y 50357 de 30 de septiembre de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro de la marca FIDUFAMILIAR, para distinguir productos de la clase 36 de la clasificación internacional de Niza.

6.2. Examen de los cargos.

6.2.1. Los cargos de nulidad que sustentan la demanda convergen en señalar que los actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio vulneran los artículos 6º y 333 de la Constitución Política, así como el 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

6.2.2. Vistas así las cosas, la Sala se ve llamada a estudiar si la presunción de legalidad que reviste a los actos acusados fue desvirtuada por la parte demandante, lo que se traduce en constatar si en el proceso se probaron los cargos de nulidad ya anotados. Para conseguir este fin se hace imperioso analizar los siguientes aspectos: (i) Si los actos demandados son contrarios a los artículos de la Constitución Política expuestos en la demanda por los motivos y fundamentos explicados por la parte actora. (ii) Si la interpretación del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 realizada por la Superintendencia fue equivocada, de suerte que compromete el fundamento de derecho de los actos administrativos.

6.2.3. En lo relativo a la violación de la libertad económica y la iniciativa privada que protege el artículo 333 de la Constitución Política, es menester precisar que el alcance y contenido de dicho precepto, según lo ha precisado la Sala, radica en que la libertad económica se entiende como “la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio(2). En este sentido los límites a la libertad de empresa en el contexto del Estado Social de Derecho, derivan de la preservación del bien común, el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural, que implican necesariamente una restricción de los derechos(3).

6.2.4. Bajo las consideraciones que anteceden se puede concluir que no existe vulneración alguna de la garantía constitucional estudiada, toda vez que la negativa de registrar una marca bajo la consideración de que esta no cumple con los postulados para ello constituye una limitante constitucionalmente aceptada en el Estado de Derecho. Esta perspectiva permite vislumbrar que las libertades económicas no son absolutas y por tanto sólo pueden ser ejercidas cuando se ajusten a los mandatos superiores contenidos en la Carta Política y en la ley.

6.2.5. En tal sentido, el ejercicio de la función administrativa encomendada a la Superintendencia de Industria y Comercio comporta la facultad de asegurar el bien común y el interés social bajo la égida de las normas nacionales y supranacionales que rigen la propiedad industrial, sin que ello pueda verse como una talanquera caprichosa para el desarrollo de actividades privadas de tinte económico, sino como la amalgama entre el interés general y el particular que debe imperar en el Estado Social de Derecho, razón suficiente para negar el cargo de nulidad.

6.2.6. En relación con la supuesta transgresión del artículo 6º de la Carta(4), se tiene que esta norma contiene el denominado principio de legalidad, axioma transversal del Estado de Derecho en virtud del cual se asegura el sometimiento, tanto de autoridades como de particulares, a la Constitución y a la ley. Así las cosas el principio actúa en doble vía, una frente a los particulares como límite para el ejercicio de sus actividades, permitiendo que adelanten todo tipo de actuaciones mientras se ajusten a los mandatos legales, y otra frente a las autoridades públicas, que sólo pueden hacer lo que les esté expresamente permitido en la Ley.

6.2.5(sic). Según lo considera la parte actora, la violación al aludido principio se da en la esfera de los particulares en atención a que no existe norma alguna que le prohíba el uso del prefijo FIDU. No obstante, la Sala advierte que tal argumento es equivocado en el entendido que en el derecho marcario no se prohíben de manera expresa el uso de ciertas denominaciones, sino que mediante ellas se induzca a error al público consumidor o se afecten derechos de terceros titulares de marcas previamente registradas. Por ende, es posible que se impida el uso de la denominación FIDU siempre que se considere que con ella se violentan las reglas para registrar signos como marcas, sin que por esa circunstancia pueda alegarse una violación al principio de legalidad.

6.2.6. El tercer y último cargo expuesto en la demanda es el concerniente a la violación del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la CAN. La controversia en este punto se suscita por la interpretación que de esa norma realizó la Superintendencia, en el sentido de que la expresión FIDUFAMILIAR para amparar servicios de la clase 36 induce a engaño al consumidor ya que éste estimaría que el servicio ofrecido implica celebrar un contrato con una entidad fiduciaria, lo cual, en el sentir de la demanda, es imposible toda vez que tal contrato sólo puede ser suscrito por entidades autorizadas para el efecto.

6.2.7. En contraposición a la tesis expuesta por la Superintendencia, la demandante señala que el contrato de fiducia si puede celebrarse por personas naturales bajo la modalidad de fiducia civil. Además, que la denominación que se pretende registrar no es engañosa, tanto así que existen varias marcas registradas que contienen el prefijo FIDU.

6.2.8. Para resolver este cargo resulta forzoso, a la luz de la normatividad andina y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CAN, explicar cuándo se puede catalogar un signo como engañoso.

6.2.9. Al respecto el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 señala:

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

6.2.10. Por su parte, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia de la CAN para este asunto manifestó:

Este literal considera, entre las prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

6.2.11. Así las cosas, el signo será engañoso cuando haga creer al consumidor, equivocadamente, que el servicio o el producto que adquiere tiene ciertas características, cualidades, especificidades o determinada procedencia cuando en realidad no las tiene.

6.2.12. Ahora bien, para lograr establecer si el signo distorsiona la realidad de lo que verdaderamente distingue induciendo en error al consumidor, se debe estudiar la denominación dentro del contexto de los servicios o productos que se amparan. En este caso se tratan de distinguir servicios relacionados con seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios.

6.2.13. En este contexto cabe cuestionarse si la denominación FIDUFAMILIAR tiene la virtualidad de engañar a los adquirentes de servicios amparados bajo la clase 36. La lógica a la cual acude la entidad demanda consiste en que el prefijo FIDU presente en la denominación hace alusión al contrato de fiducia dado el carácter de los servicios que se distinguen, induciendo a error al consumidor, quien, equivocadamente, asumirá que el titular de la marca tiene la facultad de celebrar contratos de fiducia mercantil cuando ello no es así dada su naturaleza de personal natural que no se encuentra autorizada legalmente para ello.

6.2.14. En tal sentido la Sala estima acertado sostener, tal y como lo hace la entidad demandada, que la partícula FIDU presente en la denominación cuyo registro fue negado evoca el término fiducia teniendo en cuenta los servicios que se pretenden amparar (seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios).

6.2.15. Si bien es cierto que el término fiducia, que encuentra su origen en la Antiguan Roma para significar la transmisión de la propiedad de una persona a otra con el compromiso de devolverla cuando se cumpliera la finalidad para la cual había sido transferida, no puede limitarse al de fiducia mercantil, ya que nuestro ordenamiento jurídico consagra otro tipo de fiducia en los artículos 794 y siguientes del Código Civil, también los es que el consumidor medio no cuenta los conocimientos jurídicos para distinguir entre una y otra figura.

6.2.16. En ese sentido, y teniendo en cuenta que los servicios amparados bajo la clase 36 de la clasificación internacional tienen relación con el contrato de fiducia mercantil, se aprecia el riesgo de engaño que llevó a la Superintendencia a negar el registro, toda vez que se lleva a pensar al público consumidor que los servicios son ofrecidos por una entidad fiduciaria debidamente autorizada.

6.2.17. En este punto es del caso tener presente que, según lo resaltó el Tribunal de Justicia de CAN en la interpretación prejudicial dada para este asunto, basta como que exista riesgo de engaño para que un signo no pueda ser registrado como marca, condición que es evidente en relación con la denominación FIDUFAMILIAR teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden.

6.2.18. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

3. En firme la preste providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.»

2 Sentencia T-425 de 1992.

3 Fallo de (25) de agosto de 2010, radicado 2006-00184, C.P. (E): María Claudia Rojas Lasso.

4 ART. 6º—Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.