Sentencia 2010-00169 de febrero 22 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Radicación 11001032400020100016900

Actora: Fronsac TM S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: EBEL International Limited

Tema: Registro marcario - Examen de registrabilidad - Causales de irregistrabilidad - Reglas de cotejo - Marcas en conflicto: Miss sexy - Miss sixty

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Bogotá D.C., veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

«EXTRACTOS: V. Consideraciones de la Sala

V.1. El problema jurídico.

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Fronsac TM S.A. respecto de la legalidad de la Resolución 66430 de 23 de diciembre de 2009, a través de la cual se revocó las decisiones contenidas en las resoluciones 44611 de 31 de agosto de 2009 y 50708 de 30 de septiembre del mismo año y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca Miss Sexy (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza, a favor de la sociedad Ebel International Limited.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con la marca Miss Sixty (mixta), registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª y 25 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza.

Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

MissSexy
 

(Signo cuestionado)

MissSixty
 

(Marca registrada)

V.2. La causal de irregistrabilidad en estudio.

Como disposiciones violadas la parte actora cita los artículos 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente:

“[…] ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) Carezcan de distintividad;

[…] ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

V.3. El examen de registrabilidad.

De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, carezcan de distintividad o sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”(1).

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(2).

En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”(3).

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4. Las reglas de cotejo marcario.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado(4).

Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca.

Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente(5):

“[…] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico […]”.

Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”(6).

En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.

V.5. El caso concreto.

V.5.1. Comparación de los signos.

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

MissSexy
 

(Signo cuestionado)

MissSixty
 

(Marca registrada)

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos.

Verificado que las marcas en controversia pertenecen a las denominadas mixtas, esto es, al estar conformadas por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos denominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

MISS SEXY
1234 5678

Sigo cuestionado.

MISS SIXTY
1234 56789

Marca opositora.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la parte demandada y del tercero con interés en las resultas del proceso en relación con la palabra “Miss”, consistentes en que esa expresión de uso común y que, por ende, no puede tenerse en cuenta al realizar el examen de confundibilidad.

Es preciso hacer referencia a la interpretación prejudicial rendida por la autoridad jurisdiccional comunitaria, que explicó la utilización de partículas de uso común en la conformación de esta clase de marcas, así:

“[…] Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión”.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes […]” (negrillas fuera de texto).

Como se observa, en el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles, por lo que las mismas no deber ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión.

En el sub lite, la Sala considera que le asiste razón a los apoderados de la Superintendencia de Industria y Comercio al considerar que la partícula “Miss” (nominativa) es de uso común para las clases 3ª, 7ª y 25 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza, tal como lo demuestra el siguiente listado a título enunciativo:

SignoClaseTitular
Little Miss Reve7ª y 3ªMercantil Internacional C.A.
Miss Saint Pres7ª y 3ªConagra Grocery Products Company
Swiss MissConagra Grocery Products Company
Miss de FranceParfumes Christian Dior Societe Anonyme
Intimissimi7ª y 25M.F.H. Fejleszto Korlatolt
Miss World BeachConcurso Nacional de Belleza
Miss Mundo PlayaConcurso Nacional de Belleza
Mission Fluid KingNational Oilwell, Varco
Miss Antioquia Concurso Nacional de BellezaConcurso Nacional de Belleza
Miss Atlántico Concurso Nacional de BellezaConcurso Nacional de Belleza
Miss Bolívar Concurso Nacional de BellezaConcurso Nacional de Belleza
Miss Santa Fe de Bogotá Concurso Nacional de BellezaConcurso Nacional de Belleza
Admiss7ª y 3ªCerescos Ltda.
Miss Kathy7ª y 3ªLaboratorios de Cosméticos Vogue S.A.
Miss Sporty 7ª y 3ªCoty Deutschland GMBH
Hydra Mission7ª y 3ªLancome Parfums Et Beaute & Cia.
Mission PharmacalMission Pharmacal Company
Miss Italia Nel MondoGianni Insalata
Miss Tanga CristalIndustria Licorera de Caldas
Miss Lima InternacionalMiss Lima Internacional Ltda.
Mission7ª y 25Juan Diego Londoño Ramírez
Miss PatManufacturas Eliot Ltda.
Miss NiliIndustrias Cranbrook Wolf Saraga e Hijo
Miss Dior7ª y 3ªChristian Dior
Miss LauryCarlos Evelio Ocampo Giraldo
Miss RoseElite Brands S.A.
Miss SportyCoty Deutschla
Miss UniverseMiss Universe L.P. LLLP
Miss YlangL`Oral
Miss RoseElite Brands S.A.
Miss Bonita Lingerie25Luz Ángela Jiménez
Miss Di Jeans25Giovanny Mora Jiménez
Miss Femina25Industria Colombiana de Corseteria Inducor Ltda.
Miss G25Fernando Betancourt
Miss Lolita25Confecciones Intimas Ltda.
Miss Love25ECU Ltda.
Miss May25Mercados y Mercadeo M&M
Miss Pat25Manufacturas Eliot S.A.
Miss Rudy25Mahmoud Farhat Farhat
Miss Teen25Eduardo Andres Álzate Uribe
Miss Top25Angélica Maria Gonzalez
Miss Triumph25Triumph Intertrade AG
Miss Universe25Miss Universe L.P. LLLP

Así las cosas, lo anterior impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones Sexy de la marca solicitada cuestionada y Sixty de la marca opositora, toda vez que la expresión Miss no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo de uso común, puede ser utilizado por cualquier persona en los registros marcarios y debe ser excluida del cotejo.

En este sentido y respecto a la similitud ortográfica entre las partículas Sexy de la marca solicitada cuestionada y Sixty de la marca opositora, es preciso indicar que si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común las consonantes S - X - Y, también lo es que éstas, en cada uno de los signos en disputa, se encuentran combinadas con vocales y consonantes diferentes, lo que hace que visualmente no sean confundibles.

Con relación a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente. Para apreciar ese grado de diferencia basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, tal como lo recomienda el Tribunal Andino:

Sexy - Sixty - Sexy - Sixty - Sexy - Sixty - Sexy

Sexy - Sixty - Sexy - Sixty - Sexy - Sixty - Sexy

Sexy - Sixty - Sexy - Sixty - Sexy - Sixty - Sexy

Sexy - Sixty - Sexy - Sixty - Sexy - Sixty - Sexy

Ciertamente, los signos no guardan un grado de semejanza debido a que las expresiones no se pronuncian similarmente.

Desde el punto de vista conceptual y a propósito de los signos compuestos por expresiones en inglés, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía. En caso contrario, y si el significado conceptual de las palabras o partículas que la integran se ha hecho de conocimiento común, el mismo se considera débil y pueden ser objeto de registro, siempre que se encuentre integrado de otros elementos que le doten de distintividad suficiente.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los términos siguientes: “[…] cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común […]”(7).

En el caso de autos, la Sala advierte que, por una parte, el signo Sexy, para la generalidad significa sensual, y por otro, la expresión Sixty, hace referencia a sesenta, igualmente término de uso generalizado, quedando desvirtuada cualquier similitud que cause riesgo de confusión.

Entonces, bien lo consideró el apoderado de la sociedad Ebel International Limitad cunado señaló que “[…] las palabras Sexy y Sixty tienen significados y connotaciones muy diferentes, lo que minimiza el supuesto riesgo de confusión […]”.

En este contexto, para la Sala los signos en controversia no son idénticos, toda vez que la expresión Miss se encuentra acompañada de un elemento que le otorga distintividad, esto es, la palabra Sexy. Además, en el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común y de conocimiento generalizado, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles, tal y como ocurre en el presenta asunto.

Finalmente, y como lo bien lo ha sostenido esta Corporación Judicial de manera reiterada, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan.

V.5.3. Conclusión.

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, en el presente caso no se configuraron las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135, literales a) y b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. DENEGAR las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004, 1º de septiembre de 2004, marca: “Diused Jeans”.

(2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002, 1º de abril de 2003. Marca: “Chilis y Diseño”.

(3) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008, 21 de agosto de 2008. Marca: “Sheraton”.

(4) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002, 1º de agosto de 2002. Diseño industrial: “Burbuja Video 2000”.

(5) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001, 13 de junio de 2001. Marca: “Bolin Bola”.

(6) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005, 11 de mayo de 2005. Marca: “Canaleta 90”.

(7) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 57-IP-2002, 4 de septiembre de 2002. Marca: “Clasicc”.