Sentencia 2010-00171 de marzo 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2010-00171-00.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Industrias DORMILUNA S.A.

Tesis: Las partículas de uso común, como luna, no son apropiables. De ahí que cualquiera pueda usarlas. Y los términos evocativos como sueño o dormir, son débiles y por lo mismo susceptibles de registrar en favor de cualquier persona. Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil dieciséis.

V. Consideraciones de la Sala:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de La Resolución 36200 de 21 de julio de 2009, concedió el registro de la marca “SUEÑO DE LUNA” (MIXTA), para distinguir los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, y resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad demandante, al considerar que no era confundible con ninguna marca anteriormente registrada.

Sobre el particular, la actora alegó que la marca solicitada no goza de la suficiente distintividad, teniendo en cuenta que dicha marca y sus marcas previamente registradas “DORMILUNA” (DENOMINATIVA)(2) y (MIXTAS)(3), que amparan también productos para la Clase 20 de la citada Clasificación, son similares, y, por ende susceptibles de causar riesgo de confusión.

Adujo que las marcas enfrentadas, desde el punto de vista conceptual, son confundibles, por cuanto los términos “DORMIR” y “SOÑAR” se encuentran íntimamente relacionados, y generan el mismo concepto, además de que ambas coinciden en la palabra “LUNA”.

Así mismo, expresó que tiene el derecho de uso exclusivo a su nombre comercial “DORMILUNA”, en virtud de haber sido su primer usuario y que, por tanto, ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literales a) y b), y 136, literales a) y b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, los artículos 150, 190, 191 y 192, de dicha Decisión.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la citada Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca SUEÑO DE LUNApara la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”;

(…)”

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”

“ART. 150.—“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)”

“ART. 190.—Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”

“ART. 191.—El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”

“ART. 192.—El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

(…)”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.”

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

S2010-00171 A
 

Como en el presente caso se va a cotejar el nombre comercial y las marcas previamente registradas “DORMILUNA” (denominativa) y (mixtas), de la parte actora frente a la marca mixta cuestionada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica de las marcas mixtas, sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas si son solicitados a su expendedor, ello se hace por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica, razón por lo cual el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial:

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”(4)

Antes de ello, es del caso señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha aleccionado que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Sobre este asunto, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 2015 (Exp. 2008-00065-00, actora: Botica Comercial Farmacéutica Ltda., consejera ponente María Elizabeth García González), trajo a colación el referido criterio expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad, así:

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

En el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran los siguientes signos solicitados y registrados para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “Luna”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SignoTitular
PLUMA LUNA (mixta)PLUMAS Y COLCHONES SAS
LUNA NUEVA (nominativa)PRODUCTOS DISTRIHOGAR S.A.
LUNATI (mixta)GOIBER ESTRADA GIRALDO
CASALUNA (mixta)CASALUNAZ LIMITADA
MARYLUNA (mixta)PLUMAS Y COLCHONES SAS
DISTRILUNA (nombre comercial)LUIS ORLANDO ARIAS LUNA

De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “SUEÑO DE” de la marca cuestionada y “DORMI” de las marcas previamente registradas, toda vez que la expresión “LUNA” es una palabra de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos “SUEÑO DE” y “DORMI” no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética, pues es evidente que se trata de expresiones totalmente diferentes.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala aclara que al consultar http://www.rae.es, se constata que la denominación “Sueño” significa “Acto de dormir”. “Gana de dormir.” “Acto de representarse en la fantasía de alguien, mientras duerme, sucesos o imágenes.” “Sucesos o imágenes que se representan en la fantasía de alguien mientras duerme.” “Cosa que carece de realidad o fundamento, y, en especial, proyecto, deseo, esperanza sin probabilidad de realizarse.”

Y la expresión “DORMI” “no está registrada en el Diccionario”, pero la palabra “DORMIR” tiene una escritura cercana.

“DORMIR”, según la citada página de internet, significa “Hallarse en el estado de reposo que consiste en la inacción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario.” “Pernoctar.” “Descuidarse, obrar en un negocio con menos solicitud de la que se requiere.” “Dicho de una cosa: Ser objeto de descuido, olvido o postergación.” “Dicho de lo que estaba inquieto o alterado: Sosegarse o apaciguarse”.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala las denominaciones “SUEÑO” y “DORMI”, tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, ya que sugieren en la mente del consumidor la idea de dormir, es decir, se encuentran relacionadas con el acto de dormir.

Sobre las marcas evocativas, es menester aclarar que si bien son registrables, son consideradas como débiles.

En la citada interpretación prejudicial, se señala:

Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado.” (las negrillas y subrayas fuera de texto).

En el caso bajo examen, la Sala estima que la marca cuestionada “SUEÑO DE LUNA” evoca la idea de productos relacionados con el acto de dormir, al igual que el nombre comercial y las marcas “DORMILUNA”, previamente registradas en favor de la actora, pero que “el titular de estos signos previamente registrados no puede impedir que la citada marca cuestionada evoque las mismas propiedades o características de sus marcas, o pretender su exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones, ni fundamentar la confundibilidad marcaria, solamente en esa precisa específica circunstancia”(5).

Por lo tanto, la Sala considera que dicha similitud conceptual no es suficientemente significativa para generar riesgo de confusión directa ni indirecta entre el público consumidor.

Ahora bien, se advierte que si bien los signos enfrentados amparan productos de la misma clase, esto es, de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no afecta los derechos de las marcas previamente registradas, ni su origen empresarial, habida cuenta de las diferencias ortográficas y fonéticas entre ellas; que las semejanzas encontradas no generan riesgo de confusión directa e indirecta entre el público consumidor y que ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

En lo concerniente al argumento de la actora, en el sentido de que tiene derecho de uso exclusivo a su nombre comercial, en virtud de haber sido su primer usuario y que, por tanto, ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad, la Sala estima que no le asiste razón, pues de acuerdo con lo previsto en el literal b), del artículo 136 de la Decisión 486 de de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la protección del nombre comercial opera es frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine los signos enfrentados presentan significativas diferencias que anulan cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, conforme se puso de presente anteriormente.

En este orden de ideas, al poseer la marca “SUEÑO DE LUNA” la condición de distintividad necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a confusión al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas, invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de marzo de 2016».

1 Proceso 197-IP-2013.

2 Registrada con el certificado 370963.

3 Registradas con los certificados 315561 y 349385.

4 Ibídem

5 Criterio expuesto por esta Sección en sentencia de 18 de febrero de 2016 (Exp. 2008-00183-00, Actora: Productos Familia S.A., C.P. María Elizabeth García González).