Sentencia 2010-00173 de febrero 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2010-00173-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García Gonzalez

Actor: C.A. Cigarrera Bigott Sucs

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015)

EXTRACTOS: «V.- Consideraciones de la Sala:

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución acusada 26442 de 28 de mayo de 2009, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad C.A. Cigarrera Bigott Sucs y concedió el registro de la marca “Green Mint Sensations” (mixta), para distinguir “tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza” a la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. Las resoluciones 38300 de 30 de julio y 55596 de 29 de octubre, ambas de 2009, respectivamente, en respuesta a los recursos de reposición y apelación, confirmaron la decisión.

La parte actora considera que las mencionadas resoluciones violaron el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que dispone:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

En el presente caso, se trata de comparar las marcas enfrentadas, las cuales se expresan así:

Marca cuestionada
(mixta)
Clase 34 de la Clasificación Internacional
Marcas registradas por el opositor
(denominativas)
Clase 34 de la Clasificación Internacional
S-2010-00173-01
Experience Sensations
Belmont Sensations
Belmont Sensaciones

La controversia se circunscribe a establecer si la marca registrada “Green Mint Sensations” (mixta), para distinguir productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en causal de irregistrabilidad, como lo considera la actora, frente a sus marcas registradas, “Experience Sensations”, “Belmont Sensations” y “Belmont Sensaciones”, porque en la marca cuya nulidad solicita, partícula Sensations, se usa a “título de marca” y porque no es descriptiva de los productos de la clase 34 Internacional y en este caso contribuye de manera precisa al reconocimiento del conjunto marcario.

Lo primero que se observa es que en la marca “Green Mint Sensations” (mixta), predomina el elemento denominativo, no solo por las palabras que la componen, sino por cuanto los elementos visuales no añaden algún concepto diferente de los que se extraen de la lectura del componente verbal; en consecuencia, como lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, se considerará como marca denominativa para efectos de su comparación con la marcas denominativas registradas a nombre de la actora.

Ahora bien, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos: de una parte la semejanza determinante de error en el público común; y de otra, la identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en el consumidor.

Los productos que ambas marcas pretenden proteger son de la clase 34 internacional 9ª edición, correspondiente a “Tabaco; artículos para fumadores; cerillas”. En el presente caso, los productos que protegen las marcas en conflicto se encuentran dentro de esta clase, pues en el caso de la actora sus marcas protegen “cigarrillos, tabaco; productos del tabaco; encendedores y fósforos; elementos para fumador”, y en el caso de Coltabaco, protegen “tabaco, cigarrillos, artículos para fumadores; cerillas”.

Por lo anterior, en principio se cumpliría uno de los requisitos para que la marca “Green Mint Sensations” (mixta) pudiera considerarse irregistrable, porque se comparten los mismos canales de comercialización y se trata de productos publicitados por los mismos medios y dirigidos a un mismo sector de consumidores: los fumadores; sin embargo, por no ser un producto de consumo masivo y estar dirigido a la población adulta, los consumidores de estos productos pueden considerarse como especializados o exclusivos de las personas que fuman, quienes distinguen el producto que compran.

El otro requisito, es que el signo cuestionado se asemeje de tal forma al anteriormente registrado, de manera que cree confusión en el público consumidor, esto es, a la persona que va a adquirir el producto a quien también se protege a través de la marca.

Como la marca cuyo registro se pretende declarar nulo, “Green Mint Sensation” contiene expresión o partícula Mint, que se entiende como descriptiva del sabor del producto y, además, una palabra descriptiva Sensation, que no puede considerarse de fantasía pues fácilmente se traduce o es conocida como “sensación”, que es de uso común para referirse a algo que se percibe a través de los sentidos, en este caso, el olfato y el gusto, más aún tratándose de tabaco y cigarrillos, se tiene que, de conformidad con la interpretación prejudicial, rendida en este proceso, estas expresiones que son simplemente informativas, no se tendrán en cuenta para hacer la comparación entre los signos; de manera que el cotejo se hará entre las expresiones restantes, para ver si entre ellas existe suficiente distintividad.

Además, las expresiones Mint y Sensation, en la gráfica cumplen una función accesoria y lo que se destaca es la expresión Green en la cual recae la fuerza distintiva con su colocación central y en el tamaño de la letra; en todo caso, el carácter distintivo de la marca recae sobre el conjunto “Green Mint Sensation”, y no solo sobre la partícula Sensations, como lo considera la actora.

Procede entonces la comparación entre los vocablos:

Marca cuestionadaMarcas registradas por el opositor
GreenExperience
Belmont
Belmont

Advierte la Sala que de la comparación visual, auditiva, ortográfica, fonética y conceptual o ideológica, entre la marca cuestionada y las registradas por la actora, se puede, sin lugar a duda, determinar que no existe ningún tipo de confundibilidad entre ellas.

De tal manera que deben denegarse las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2: REMÍTASE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de febrero de 2015».