Sentencia 2010-00230 de junio 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Ref: Exp. núm. 11001-03-24-000-2010-00230-00.

Acción de nulidad relativa.

Actora: Laboratorios Natural Freshly Infabo Limitada.

Bogotá, D.C., veintitrés de junio de dos mil diecisiete.

Extractos «V. Consideraciones de la Sala.

La SIC, a través de la Resolución núm. 20793 de 29 de abril de 2009, confirmada por las Resoluciones núms. 27829 de 29 de mayo de 2009 y 51573 de 6 de octubre de 2009, concedió el registro de la marca “Propolito” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre dicha marca y el signo previamente registrado “Propomielito” (mixto) no existen semejanzas susceptibles de generar confusión, al ostentar características ortográficas y fonéticas disímiles, gracias a sus distintas desinencias, que implican combinaciones vocálicas y consonánticas diferentes.

Asimismo, expresó que aunque los signos en conflicto compartan algunas letras y pretenden evocar el mismo concepto genérico inapropiable en exclusiva de propóleos, las terminaciones utilizadas por cada uno de ellos permiten su diferenciación, teniendo en cuenta la debilidad del signo opositor por su carácter evocativo.

La actora alegó que la marca “Propolito” (mixta) es confundible con su marca previamente registrada “Propomielito” (mixta), que ampara productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Explicó que tienen semejanzas ortográficas, gramaticales y fonéticas, en cuanto el signo cuestionado posee la totalidad de los grafemas de su marca y reproduce la imagen de la abeja; ambos signos coinciden en secuencias vocálicas y consonánticas, tienen idéntica tonicidad y el mismo significado, originado en la idea de que protegen productos que están hechos a base de propóleo y tienen la misma finalidad nutricional y uso, además de que comparten los mismos canales publicitarios y de comercialización.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la CAN.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de la citada Decisión 486 de la CAN, procedía el registro de la marca “Propolito” (mixta) para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

Decisión 486.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto es preciso adoptar las reglas que para efectuar el cotejo marcario, señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso:

“[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. […].”

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

propolito
 

Marca Registrada Cuestionada (Mixta)

propomielito
 

Marca Previamente Registrada (Mixta)

Como en el presente caso se va a cotejar la marca previamente registrada “Propomielito” (mixta), de la parte actora, frente a la marca mixta cuestionada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica de las marcas mixtas, sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas si son solicitados a su expendedor, ello se hace por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica, razón por la cual el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“[…] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”.

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

“[…] (i) Se debe analizar cada signo en conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podía ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una marca más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […].”(3)

Respecto al elemento ortográfico, es preciso indicar que la marca “Propolito” se encuentra estructurada por 9 letras, 4 vocales y 5 consonantes; y “Propomielito” está estructurada por 12 letras, 6 vocales y 6 consonantes.

El signo cuestionado, “Propolito”, tiene 4 sílabas y el signo previamente registrado, “Propomielito”, tiene 5 sílabas.

De tal manera que en cuanto al aspecto ortográfico se refiere, la longitud de las palabras, por ser diferente, hace que visualmente no sean confundibles los signos.

Respecto al elemento fonético, la Sala observa que los signos en conflicto no presentan semejanzas, pues difieren en su acento prosódico. Ello, en razón de la longitud de cada signo marcario.

En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, se establece que “Propolito”, y “Propomielito”, en su conjunto, son menos evocativas, al contener la partícula “Propo”, pues evocan en la mente del consumidor la idea de “propóleos”, la cual según la página de internet http://www.rae.es,(4) significa “[…] Sustancia cérea con que las abejas bañan las colmenas o vasos antes de empezar a obrar […]”; y en lo que respecta a la marca previamente registrada, además de contener tal partícula alusiva a la actividad de las abejas involucra la partícula Miel, que refuerza aún más el carácter evocativo y de uso común del signo.

Es necesario aclarar que las marcas evocativas son consideradas como débiles y, por ende, registrables.

En la citada interpretación prejudicial, se señala:

[…] Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos […].” (Negrillas fuera de texto).

Por ello, esta Sección, en Sentencia de 10 de marzo de 2016 (Exp. núm. 11001-03-24-000-2010-00171-00, Actora: Industrias Dormiluna S.A.(5)) sostuvo:

“[…] Sobre las marcas evocativas, es menester aclarar que si bien son registrables, son consideradas como débiles.

En la citada interpretación prejudicial, se señala:

Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado […].” (Negrillas fuera de texto)

En el caso bajo examen, la Sala estima que la marca cuestionada “Propolito” evoca la idea de productos relacionados con la sustancia “propóleos”, al igual que la marca “Propomielito” previamente registrada en favor de la actora, pero conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de esta Corporación “[…] el titular de estos signos previamente registrados no puede impedir que la marca cuestionada evoque las mismas propiedades o características de las suyas, o pretender su exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones de uso común, ni fundamentar la confundibilidad marcaria, solamente en esa precisa específica circunstancia[…]”(6), se concluye que dicha similitud conceptual no es suficientemente significativa para generar riesgo de confusión directa ni indirecta entre el público consumidor.

Ahora, es pertinente señalar que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN, exige que se consideren probados dos requisitos. Por una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, por la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

Por tanto, para considerar que las semejanzas entre ambos signos pueda generar un riesgo de confusión, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva.

Sobre este asunto, esta Sección, en Sentencia de 18 de julio de 2012, trajo a colación criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

“[…] La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios […].”(7)

En el presente caso, la marca cuestionada “Propolito” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos fitoterapéuticos (medicamentos de origen natural), son medicamentos elaborados con recursos naturales a base de miel de abejas y extractos naturales […].”

Y la marca previamente registrada “Propomielito” de la actora ampara los siguientes productos de la Clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos a base de miel de abeja […]”.

Del estudio de los señalados criterios, la Sala advierte que entre las Clase 5ª de la marca cuestionada y 30 del signo de la actora no existe conexión competitiva, en razón de que esta última clase comprende productos diferentes a aquélla, conforme a lo enunciado precedentemente, además de que no comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad. Lo que denota que estas marcas en disputa pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

En este orden de ideas, al no existir entre los signos confrontados una relación entre los productos que distinguen ni semejanzas significativas, es claro para la Sala que no se configura un riesgo de confusión entre los mismos, que pueda inducir al consumidor medio a error respecto del origen empresarial de los productos que identifican, ni a asociar los productos de la marca cuestionada “Propolito” con los de la marca “Propomielito” de la actora.

En lo concerniente a que se violaron los artículos 58 y 61 de la Constitución Política, toda vez que la SIC desconoció el derecho adquirido de la actora de usar en forma exclusiva y excluyente, su marca “Propomielito”, que distingue productos de la Clase 30 Internacional, la Sala no evidencia dicha violación, toda vez que la Superintendencia mencionada concedió el registro de la marca cuestionada, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

3. Proceso 361-IP- 2015

4. Según la acepción del Diccionario de la Lengua Española.

5. Consejera ponente doctora María Elizabeth García González.

6. Criterio expuesto por esta Sección en Sentencia de 18 de febrero de 2016 (Expediente núm. 2008-00183-00, Actora: Productos Familia S.A., Consejera ponente doctora María Elizabeth García González).

7. Expediente núm. 2006-00373-00. Actora: MEALS DE COLOMBIA S.A. Consejera ponente doctora María Elizabeth García González.