Carlos Enrique Moreno Rubio

 

Sentencia 2010-00312 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente (E):

Carlos Enrique Moreno Rubio

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 11001 0324 000 2010 00312 00

Actor: Productos Naturales de la Sabana S.A. La Alquería S.A. (en adelante ALQUERÍA)

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC)

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES

5.1. Problema jurídico.

El problema jurídico consiste en dirimir si el signo MAXILITRO COLANTA (mixto) que distingue productos de la clase 29 de la sociedad COLANTA, es confundible con el signo MEGALITRO (nominativo), registrado a favor de ALQUERÍA para identificar productos de la clase 29.

Para resolver el anterior problema la Sala partirá de hacer un análisis de las normas comunitarias aplicables al asunto de la referencia, para lo cual seguirá los parámetros que brinda la interpretación prejudicial tal y como a continuación se analiza:

5.2. La comparación entre las marcas.

Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera:

S2010-00312CE fig 1
 

La marca cuestionada es mixta y está conformada por las palabras MAXILITRO COLANTA.

Los productos que busca distinguir con ella son de la clase 29, a saber: “productos alimenticios de origen animal, así como las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo o conservación. Esta clase comprende en particular: las bebidas lacteadas en las que predomine la leche(6).

De otra parte, la marca opositora de propiedad de ALQUERÍA es MEGALITRO nominativa, y distingue igualmente productos de la clase 29 Internacional de Niza.

5.2.1. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta y marcas nominativas. Elemento predominante.

Tal y como lo observó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se debe determinar primero cuál es el elemento predominante dado que la marca solicitada es mixta con parte denominativa compuesta y la expresión registrada es nominativa.

Aun cuando las pautas del mencionado Tribunal recomiendan determinar cuál es la parte predominante del signo mixto, la Sala observa que la apreciación que tendría el consumidor medio respecto del signo solicitado sería integral, no siendo factible la separación en parte nominativa y parte gráfica.

En efecto, el consumidor no sólo recordará los colores rojo y amarillo y las ondas en las cuales se encuentra inserta la palabra MAXILITRO, sino que también quedará en su mente el elemento denominativo, todo lo cual dejaría como forzada conclusión una sentencia desestimatoria, dado que los signos no son confundibles y por lo tanto pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Sin embargo, atendiendo a los argumentos esbozados por las partes sobre un posible riesgo de confusión a partir del análisis de la parte denominativa de las expresiones en conflicto, la Sala efectuará el estudio correspondiente teniendo en cuenta los criterios precisados por el Tribunal para resolver si el señalamiento de asociación es acertado:

5.2.2. Análisis de confundibilidad directo.

Para valorar la similitud marcaria es necesario considerar las reglas que han discernido la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino en la materia, estas son, similitud ortográfica, fonética e ideológica.

Desde el punto de vista ortográfico se evidencia que el signo solicitado está compuesto de dos palabras, en tanto que el registrado consta de una sola. Adicionalmente, se advierte que coinciden en el sufijo LITRO.

Dada la extensión de las dos marcas, la estructura gramatical y la pronunciación de las dos expresiones, no existe similitud desde el punto de vista fonético, a excepción de la partícula LITRO.

Conceptualmente la expresión solicitada contiene el prefijo MAXI que significa “muy grande o muy largo(7) y MEGA que equivale a decir “grande(8). A su turno, la palabra LITRO indica una unidad de volumen(9), es decir, evocan en el consumidor la misma idea, esto es, que los productos que identifican las marcas contienen algo más grande que un litro. Todo lo anterior descarta la posibilidad de calificarlas como de fantasía dado su contenido conceptual.

En tal escenario, habría más diferencias que semejanzas en el registro de las dos denominaciones lo que supondría negar las pretensiones. Sin embargo, resulta necesario acudir al siguiente criterio sugerido por el tribunal, es decir, determinar si la marca solicitada es débil, y por lo tanto, irregistrable.

5.2.3. Marca débil. Marcas conformadas por palabras de uso común, descriptivas, genéricas y evocativas.

Según lo que se ha dicho sobre el particular, al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual puede proceder su registro.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Sobre el tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.(10)

Al realizar el examen comparativo de expresiones que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, ya que se trata de una circunstancia excepcional a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Resulta entonces necesario analizar la parte denominativa de MAXILITRO COLANTA y MEGALITRO, siendo necesaria la descomposición en MEGA, MAXI y LITRO.

5.2.3.1. La palabra MEGA

Certificado NºDenominaciónTitular
253766MEGA VACAITALCOL S.A.31
 MEGA MASSNUTRILATINA LABORATORIOS LTDA.29
307220PATTEX MEGA POWERHENKEL AG [&] Co. KGaA17
251151MAX MEGALABORATORIO DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA ROJAS E HIJOS [&] CIA S. EN C.S.5
263094MEGA PLANMEGAPLAN S.A.36
264454MEGA FRUNASCOMESTIBLES ALDOR S.A.S.30
297192LA MEGARADIO CADENA NACIONAL S.A.S.30
329803ARROZ MEGAMEGACEITES S A S30
321425T - MEGA CONSULTORESMAURICIO GONZALEZ JARAMILLO35
349683MEGA PEGASUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S.19
329099MEGA 333SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A.6
331094MEGA FORZAPROVEAGRO S.A.31
 MEGA-LITERICHARD SEGUNDO CASTIBLANCO GOMEZ5
347554MEGA POWER 6000 IONDISTRIBUIDORA PROFESIONAL DE BELLEZA S.A.S.11
359362FRUNAS MEGACOMESTIBLES ALDOR S.A.S.30
351320DISTRIBUIDORA PROFESIONAL DE BELLEZA MEGA POWER D BDISTRIBUIDORA PROFESIONAL DE BELLEZA S.A.S.9
438179MEGA SEXO GOLDCATALINA SANTA MAZO5
362531M MEGAMEGA GRUPO IMPORTACION Y EXPORTACION LTDA.6
361419MEGA GYMMARINO JOSE RODRIGUEZ BECERRA41
383146MEGA BIG COLAACAVA LIMITED32
385584MEGA COCINAMEGATRADE INTERNATIONAL, INC.11
391034MEGA PIZZASERGIO FERNANDO VELASQUEZ ROMERO43
391597MEGA TUMIXFABCO CAPITAL GROUP LIMITED30
19346MEGA ANDINAMEGA ANDINA COMPAÑIA LIMITADA31

5.2.3.2. La palabra LITRO

Certificado NºDenominaciónTitularClase
03079424REY DE COPAS (LA EXPRESION VINO DE MESA BLANCO, CONTENIDO 1 LITRO ES EXPLICATIVA)ARGENTRADE E.U33
08037316PARMALAT SÚPER LITROPARMALAT COLOMBIA LTDA.29
08089784SANFERNANDO SUPER MEGA LITROALIMENTOS DEL VALLE S.A. (ALIVAL S.A.)29
08089786SANFERNANDO EXTRA MEGA LITROALIMENTOS DEL VALLE S.A. (ALIVAL S.A.)29
08089794SANFERNANDO HIPER MEGA LITROALIMENTOS DEL VALLE S.A. (ALIVAL S.A.)29
08096760SUPER LITROPARMALAT COLOMBIA LTDA.29
11146367EXTRA LITRO 12 Días freskalecheFRESKALECHE S.A.29
13047155LITRO DE LUZFUNDACION UN LITRO DE LUZ COLOMBIA11, 37, 41
13047161LITRO DE LUZFUNDACION UN LITRO DE LUZ COLOMBIA11, 37, 41
14281973FRESKALECHE LECHE ENTERA EXTRA LITROFRESKALECHE S.A.29
    

5.2.3.3. La palabra MAXI

DenominaciónTitularClase(s)
13629MAXI-POLLOEDNA KATERINE ARCE GUALTEROS
DIEGO ARMANDO CORTEZ ANDRADES
29
 MAXI-CLINLADY MARIA PICON RINCON3
276053MAXI PAN EXTRAINSUGRAS S.A.S.42
272085MAXI POKERUNIVERSAL DE CASINOS S.A. UNIDELCA S.A.28
272083MAXI POKERUNIVERSAL DE CASINOS S.A. UNIDELCA S.A.41
313813MINICHIPS MAXICOMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.30
 MAXI D´LECHEGOOD FOODS S.A.30
384518MAXI-BRAKECOLRECAMBIOS SAS12
347343MAXI-COSIMAXI MILIAAN B.V.18
373298MAXI COLAEMBOTELLADORA CAPRI LTDA32
375084CITIUS MAXISOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A. SOFASA S.A.12
388889MAXI CHOCOLATEGELANOVA Y CIA. S. EN C.30
391088MAXI FRUTEMBOTELLADORA CAPRI LTDA32
397589MAXI ACEITE VEGETALGELANOVA Y CIA. S. EN C.29
397838MAXI POWEREMBOTELLADORA CAPRI LTDA32
420144MAXI MANZANAEMBOTELLADORA CAPRI LTDA32
397839MAXI CHEVEREEMBOTELLADORA CAPRI LTDA32
397840MAXIEMBOTELLADORA CAPRI LTDA32
404424MAXI SPORTEMBOTELLADORA CAPRI LTDA32
388724QÜÌTZ MAXICOLGALLETAS S.A.30
422553MAXI HOGARELIZABETH HURTADO RESTREPO35
433205MAXI GRANOLA MFFBMARIA FLOR FRANCO BARBOSA30
431071ELITE MAXI ROLLOEMPRESAS CMPC S.A.16

Como se observa, se trata de signos conformados por palabras de uso común o débiles, que dada la naturaleza explicada, no deben tomarse en cuenta al efectuar el cotejo marcario, porque pertenecen al dominio público y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas única y exclusivamente por un titular marcario.

Resultaría registrable el signo solicitado en la medida en que se encuentre acompañado o combinado con elementos gráficos o con otras denominaciones, ya que son tales elementos los que le otorgan la distintividad necesaria para evitar el riesgo de confusión que exige el ordenamiento jurídico.

Para el caso, observa la Sala que la expresión solicitada contiene elementos gráficos, tales como las ondas en las cuales se encuentra incluida la palabra MAXILITRO, y los colores rojo y amarillo que le otorgan distintividad frente a la marca MEGALITRO.

También se advierte un elemento nominativo adicional, esto es, la palabra COLANTA, que le indica al consumidor el origen empresarial del producto que se pretende identificar. Tal partícula, además, se encuentra ubicada en un lugar visible y en color verde, lo cual la hace suficientemente perceptible por el consumidor.

S2010-00312CE fig 2
 

5.2.4. Familia de marcas.

El Tribunal también recomendó abordar éste tópico, figura que se ha entendido como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002 de 25 de marzo de 2003, Marca “ALPINA”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 912, de 25 de marzo de 2003)”.(11)

La Sala estima que no se trata un caso de familia marcaria, habida cuenta de que la palabra MAXILITRO que forma la expresión solicitada, no logra identificar de manera exclusiva los productos de la clase 29 respecto de los cuales la sociedad COLANTA solicitó su registro. Tan cierto es lo anterior que existe otro registro similar, incluso en la misma clase, utilizando esa misma partícula. Veamos:

ExpedienteDenominaciónTitularClase
07001950MAXILITRO ALPINAALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A29
08056561MAXILITRO COLANTACOOPERATIVA COLANTA LTDA29

En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen MAXILITRO para identificar sus productos, ya que, se insiste, el elemento distintivo no identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas de COLANTA.

Lo anterior ratifica el hecho de que las denominaciones MEGALITRO y MAXILITRO sean de uso común, pues el tribunal ha diferenciado éste fenómeno con el de la familia marcaria aduciendo que cuando una expresión se ha calificado como de uso común no puede ser familia marcaria. Así se pronunció sobre el particular:

“El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”. (Proceso 30-IP-2011, de 12 de mayo de 2011, Marca: “U.S. Polo ASSN SINCE 1890”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1964, de 13 de julio de 2011)”.(12)

5.2.5. Marcas derivadas.

El tribunal entendió de la siguiente manera el concepto de marcas derivadas:

“Ahora bien, en lo respecta a las marcas derivadas este Tribunal ha indicado que: a) “si, en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido”; b) estas “marcas derivadas” sin embargo, “no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido” y c) “el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. (Proceso 84-IP-2000, Marca: “KRYSTAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 677, de 13 de junio de 2001; Procesos 91-IP-2002, Marca: “ALPIN” y 97-IP-2002, Marca: “ALPINETTE”, publicados en la Gaceta Oficial Nº 912, de 25 de marzo de 2003)”(13) 

Según lo expuesto, para determinar si estamos en presencia de una marca derivada debemos identificar los siguientes dos aspectos:

a. Si las variaciones de la marca que se pretende registrar son sustanciales o accesorias en relación con la marca registrada, de modo que si son solamente accesorias procede la calificación como derivada.

b. El registro marcario que se solicita debe amparar los mismos productos que identifica el registro previo.

Vistas las anteriores consideraciones, aun cuando la denominación COLANTA(14) identifica productos de la misma clase que ampara MAXILITRO COLANTA (clase 29), para la Sala la expresión MAXILITRO COLANTA no es una marca derivada de COLANTA pues la variación de ésta es sustancial, al punto que forma una palabra separada.

Lo dicho entonces permite concluir que las marcas MEGALITRO cuyo titular es ALQUERÍA y MAXILITRO COLANTA de propiedad de la COOPERATIVA COLANTA LTDA., las dos concedidas para amparar productos de la clase 29, no son confundibles y por ello no hay lugar a acceder a las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

2. PUBLICAR la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2017.

Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—Carlos Enrique Moreno Rubio (E)».

6 Información contenida en el siguiente enlace http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/esnnot.htm, el día 9 de marzo de 2017 a las 3:49 p.m.

7 http://dle.rae.es/?id=NSNt8yR Enlace consultado el 10 de marzo de 2017 a las 3:21 p.m.

8 Ibídem.

9 http://dle.rae.es/?id=NSNt8yR Enlace consultado el 10 de marzo de 2017 a las 3:21 p.m.

10 OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pág. 215.

11 Fl. 185 de este cuaderno.

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Exp. 06115655, certificado 333398, con vigencia hasta el 6 de junio de 2017 (fl. 113 de este cdno.).