Sentencia 2010-00346 de octubre 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref: Exp. 11001-03-24-0002010-00346-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de nulidad relativa.

Actora: Fábrica de especias y productos El Rey S.A.

Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La SIC, a través de la Resolución 56531 de 30 de octubre de 2009 concedió el registro de la marca mixta “ADELH” (mixta), en favor de la sociedad Achiras del Huila Ltda. para distinguir productos de la Clase 30(4) de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Sobre el particular, la actora alegó que la marca solicitada para registro presenta similitudes susceptibles de causar riesgo de confusión con sus marcas previamente registrada “El Rey” (denominativas) y (mixtas) y “La Reina” (mixta), para distinguir productos de la citada Clase 30, ya que evoca el mismo concepto de rey y reina, expresiones que son de su exclusiva titularidad, lo cual puede llevar a que se genere un alto riesgo de confusión conceptual.

Señaló, además, que la marca “El Rey” es notoriamente conocida en Colombia, razón por la cual la administración debió ser más rigurosa, para así prevenir el aprovechamiento indebido de su marca notoria e impedir el perjuicio que el registro concedido le pudiera causar a la fuerza distintiva de la misma.

El tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 224 y 228, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, no así del artículo 135, literal b), ibidem.

Corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, procedía el registro de la marca “ADELH” (mixta) para la Clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas, son los siguientes:

Decisión 486

“[…]

‘ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

[…]

‘ART. 224.—Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

[…]

‘ART. 228.—Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

[…]”.

De acuerdo con la jurisprudencia del tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el tribunal en este proceso, así:

“1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, ortográfica, figurativa conceptual.

1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en diferentes momentos.

1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar en las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.7.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo el criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendía el público consumidor de los productos”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

S2010-00346-1
 

Marca solicitada para registro (Mixta)

S2010-00346-2
 

Marca previamente registrada (Mixta)(5)

El Rey

Marca previamente registrada (Denominativa)

S2010-00346-3
 

Marca previamente registrada (Mixta)

S2010-00346-4
 

Marca previamente registrada (Mixta)

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con unas marcas mixtas y nominativas, previamente registradas, en favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

El tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió a la comparación entre signos mixtos, de la siguiente manera:

“[…]

2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.

2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuentas siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión.

2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo,

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Y con respecto a la comparación entre signos mixtos y

denominativos, el tribunal expresó:

“2.5. De igual manera al momento de verificar la eventual confusión en consideración a que la compañía actora afirma ser titular de las marcas denominativas El Rey y LA REINA para amparar productos de la Clase Internacional 30, es preciso que se compare con la marca mixta ADELH, para lo cual se deberán seguir las reglas que se detallan en este acápite.

2.6. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

2.7. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como un solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.

2.8. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.

[…]

210. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

[…]” (Las negrillas fuera de texto.)

La Sala observa que en la marca cuestionada el elemento gráfico es el predominante, ya que está conformado por un círculo, que contiene las letras “A” y “H” en mayúsculas con una grafía especial y en el medio de estas letras se encuentra el vocablo “del” en letras minúsculas, dentro de un círculo más pequeño. En la parte superior del círculo más grande (en cuyo interior aparecen las citadas letras) está una corona de cuatro (4) puntas redondas.

En este signo se aprecia con facilidad únicamente la expresión “del”, pero luego de un esfuerzo se puede identificar que ella junto con las letras “A” y “H” conforman, a su vez, otra expresión, como se muestra en su representación, a saber:

S2010-00346-5
 

Ahora, en las marcas mixtas de la actora prevalece la parte denominativa, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por sus denominaciones “El Rey” y “La Reina” y no por su descripción.

En efecto, los dibujos, correspondientes a un hombre con su corona de las marcas “El Rey” y a una corona con tres (3) puntas de los signos “La Reina” son complementos o accesorios a las partes denominativas de las mismas, dado que en ellas se destacan claramente sus palabras.

De manera, que al hacer una comparación entre las marcas mixtas y denominativas de la actora y la que es objeto de los actos demandados, la Sala no observa riesgo de confusión que pueda generarse, pues la distintividad de los signos de la sociedad demandante está en el conjunto pronunciable, mientras que en la marca cuestionada se encuentra en el elemento gráfico.

Así lo precisa el tribunal en su interpretación prejudicial: “Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión”.

Cabe mencionar que si bien los signos enfrentados amparan productos de la misma clase, esto es, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no afecta los derechos de las marcas previamente registradas, ni su origen empresarial, habida cuenta de las diferencias existentes entre ellas y que ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Por último, en lo concerniente al argumento de que la marca “El Rey” de la actora es notoriamente conocida, la Sala estima que ello es irrelevante en este caso, pues el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su prestigio, como tampoco que el signo “ADELH” pudiese causarle perjuicio a la fuerza distintiva de su marca, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto.

Así lo señaló esta Sección en la sentencia de 11 de febrero de 2010 (expediente 2004-00376, Actora: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), cuando sostuvo:

“[…] para la Sala, es irrelevante que la marca “Belmont” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “Du Mont” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad”.

Por consiguiente, no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de su signo.

En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso no se configuraron las cuausales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de octubre de 2017».

4 “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y prep[a]raciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagres, salsas (condimentos), especias, hielo”.

5 La representación de las demás marcas mixtas “El Rey” de la actora se aprecian a folio 43 del expediente.