Sentencia 2010-00355 de noviembre 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Rad.: 11001 0324 000 2010 00355 00

Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Ferrero SPA.

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (D. 1/84 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

2. Los actos acusados

La parte actora cuestiona la legalidad de las Resoluciones 18520 del 26 de junio de 2007, 15618 del 23 de mayo de 2008 y 09834 22 de febrero de 2010, proferidas, en su orden, las dos primeras, por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las cuales se canceló por no uso el registro de la marca Nuttelini (nominativa), registrada a nombre de la sociedad Colombina S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y se confirmó dicha determinación.

3. Normativa aplicable

De conformidad con la Interpretación Prejudicial 113-IP-2010 rendida por el Tribunal Andino de Justicia con destino a este proceso, las siguientes son las disposiciones a aplicar en el asunto bajo examen:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 

“ART. 165.—La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.”.

“ART. 166.—Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.”

“ART. 167.—La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

4. Consideraciones generales sobre el uso de las marcas registradas y sobre la cancelación de las mismas por no uso

Antes de abordar el análisis de los cargos planteados por la parte actora, la Sala estima necesario plasmar algunas consideraciones generales relacionadas con el uso de las marcas y con la cancelación de las marcas registradas por su no uso, contenidas en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, por tratarse precisamente de la temática principal alrededor de la cual se estructura el presente debate.

Anota el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en este proceso que la normativa comunitaria contempla que cualquier persona que acredite un interés directo se encuentra legitimada para formular ante las autoridades nacionales competentes la solicitud de cancelación de una marca registrada, teniendo en cuenta que su titular, sin motivo justificado, no hace uso de la misma.

En efecto, el artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina las razones que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tenerse en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

  1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.
  2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.
 

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado:

“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996).

El párrafo segundo de la norma comentada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos de conformidad con su naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

El párrafo tercero de la misma norma, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.

De otra parte, debe precisarse que no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”. (Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000, marca: Belmont).

Ahora bien, la cancelación de la marca por falta de uso constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.

El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé también la cancelación parcial de un registro, es decir, cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

Como se ha dicho, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse, entre otros, mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”. (Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. Nº 291, del 3 de septiembre de 1997).

En tratándose de acreditar el uso de una marca, entonces, el ordenamiento comunitario radica la carga de la prueba en cabeza de quien ostenta la titularidad del registro. Dicho de otra manera, cuando un tercero pretende obtener la cancelación de una marca, la carga de la prueba se traslada al titular de la marca registrada, exonerando a ese tercero de la obligación de demostrar la falta de uso.

El listado de que trata el citado artículo 167 es meramente enunciativo y no taxativo, lo cual significa que el uso de la marca también puede ser probado mediante la aportación o práctica de otros medios de prueba, siempre y cuando sean permitidos por la legislación nacional. Por ello, ante la falta de concreción de la norma comunitaria en relación con los medios de prueba admisibles, debe acudirse a lo que en materia probatoria se dispone en la legislación nacional, en aplicación del “principio de complemento indispensable”(1) previsto en la preceptiva comunitaria. En virtud de lo anterior, debe tenerse en cuenta que en nuestro país rige el “principio de la libertad probatoria” el cual se encuentra expresamente consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil(2).

En suma, para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar, en primer término, que la utilización del signo distintivo no es accidental o aislado sino que, por el contrario, corresponde a un uso frecuente y representativo en términos cuantitativos y/o económicos, teniendo en cuenta, en todo caso, la naturaleza misma de los productos o servicios amparados; en segundo lugar, que acredite que desde el punto de vista del ámbito territorial, el uso del signo ha tenido lugar en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina; y por último, que el uso de la marca registrada corresponda a los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, teniendo como dies a quo para la contabilización de dicho término, la fecha en la cual se radicó dicha petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

El titular de la marca cuya cancelación se solicita, puede valerse de todos los medios probatorios que la legislación interna consagra, para acreditar el uso de la marca, ya sea en vía gubernativa o en sede judicial, pues la normativa comunitaria no limita o restringe la utilización de otros medios de prueba, siempre que los mismos sean permitidos por la legislación nacional.

5. Análisis del caso concreto.

Como se dijo previamente, se discute en este proceso la legalidad de las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales canceló por no uso el registro de la marca Nutellini (nominativa) para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza de la cual es titular la sociedad Colombina S.A.

De acuerdo con lo que aparece en el expediente, se tiene que:

a) La sociedad Colombina S.A., para demostrar el uso de la marca Nuttelini para identificar productos de la Clase 29 Internacional allegó elementos que dan cuenta del uso de los siguientes productos:

• Bebida en polvo instantánea achocolatada

• Pasta con sabor a leche, chocolate y nueces

• Crema con sabor a leche condensada, chocolate y nueces.

b) A su turno, los productos que comprenden cada una de las clases son los siguientes:

  1. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
  2. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
 

c) La Superintendencia de Industria y Comercio al momento de proferir las resoluciones acusadas, al igual que en el trámite de la acción de la referencia, concluyó que esos productos correspondían a la Clase 30 Internacional y no a la 29 como aseguraba la sociedad Colombina S.A., de conformidad con el siguiente cuadro sobre los productos derivados de la leche:

2010-00355
 

Ahora bien, a primera vista se observa que los productos indicados por la sociedad Colombina S.A., no hacen parte de la Clase 29; sin embargo la Sala considera necesario acudir a la nota explicativa que trae la Clasificación Internacional de Niza, en cuanto a los productos comprendidos en esta clase:

“La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo o conservación.

Esta clase comprende en particular.

• Las bebidas lacteadas en las que predomine la leche (negrillas fuera del texto original)

Teniendo en cuenta lo anterior la Sala analizará los tres productos mediante los que la sociedad actora pretende demostrar el uso de la marca Nuttelini en la Clase 29 a la luz de la nota explicativa, esto es, examinando si en ellos predomina la leche y como consecuencia de ello pueden entenderse pertenecer a esa clase de la Clasificación Internacional de Niza:

• Bebida en polvo instantánea achocolatada: De la descripción del producto no se encuentra que contenga leche.

• Pasta con sabor a leche, chocolate y nueces: de la descripción se encuentra que el producto está conformado principalmente por tres ingredientes de los cuales sólo uno de ellos indica que tiene sabor a leche, no así que contenga leche.

• Crema con sabor a leche condensada, chocolates y nueces: de la descripción se encuentra que el producto está conformado principalmente por tres ingredientes de los cuales sólo uno de ellos indica que tiene sabor a leche condensada.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que no puede entenderse que la materia prima de un producto sea el determinante para clasificarlo, por ejemplo mal podría entenderse que todo producto cuya materia prima sea el azúcar deba estar en la clase 30 pues como se observa las confituras están en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así pues, de las pruebas allegadas al proceso se tiene que los productos amparados por la sociedad Colombina S.A., con los cuales pretendía demostrar uso de la marca en la Clase 29 hacen parte de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo anterior significa que teniendo la calidad de titular de la marca y a la vez la obligación de probar el uso de la marca para que no fuera cancelada no cumplió con esa carga y como consecuencia de ella se imponía la obligación de la Superintendencia de Industria y Comercio de cancelar parcialmente el registro de Nutellini (nominativa) para amparar productos comprendidos en la Clase 29.

En ese mismo sentido se tiene que en el trámite del proceso de la referencia la sociedad Colombina S.A., no probó la comercialización de productos comprendidos dentro de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ahora bien, respecto de la legitimación de la sociedad Ferrero S.P.A., para solicitar la cancelación por no uso del registro marcario se tiene que la normativa andina prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Así pues, en términos de la normativa andina se entiende como interesado a la persona que: I) solicite la cancelación por no uso del registro marcario; y II) demuestre un interés en la cancelación, condición que será evaluada por la oficina nacional competente.

La Sala encuentra que la pretensión de adquirir el registro de una marca con el propósito de utilizarla en el mercado o la defensa de un interés representado en una solicitud de registro que se ve obstaculizada por una marca no usada, son suficientes para tener como interesada a la sociedad Ferrero S.P.A., en la solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca Nuttelini (nominativa) para identificar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza cuyo titular era la sociedad Colombina S.A.

Las anteriores consideraciones permiten concluir que no ha sido desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NEGAR las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad Colombina S.A., para que se declare la nulidad de las resoluciones 18520 del 26 de junio de 2007, 15618 del 23 de mayo de 2008 y 09834 22 de febrero de 2010, proferidas, en su orden, las dos primeras, por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las cuales se canceló por no uso el registro de la marca Nuttelini (nominativa), registrada a nombre de la sociedad Colombina S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y se confirmó dicha determinación.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase».

1 El principio de complemento indispensable, permite que normas internas regulen asuntos no reglados en la normativa comunitaria; como se establece en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “ART. 276.—Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

2 “ART. 175.—Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. // El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio”.