Sentencia 2010-00369 de noviembre 17 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

Consejero Ponente (E):

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

Ref.: Rad..: 110010324000201000369-00

Actora: Productos Naturales de la Sabana S.A. - La Alquería

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala.

V.1. El problema jurídico.

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. - La Alquería, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la resolución nro. 21790 de 19 de julio de 2007, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa maxilitro alpina (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 61 de la Constitución Política y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con la marca megalitro (nominativa), registrada para distinguir productos de las clases 29, 30 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

MARCA CUESTIONADA

(Nominativa clase 29):

MAXILITRO ALPINA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA pp

(Nominativa clase 29):

MEGALITRO

V.2. La causal de irregistrabilidad en estudio.

Como disposición violada la parte actora cita el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el cual dispone lo siguiente:

“[…] ART.136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte indica que no solo es necesario el análisis del artículo 136 literal a) para determinar la legalidad del acto acusado, sino que también debe analizarse el artículo 150 de la misma decisión que hace referencia al examen de registrabilidad, el cual dispone lo siguiente:

“[…] ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”.

V.3. El examen de registrabilidad.

De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”(4).

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(5).

En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”(6).

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4. Las reglas de cotejo marcario.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

La jurisprudencia andina ha manifestado que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”(7).

En este contexto, al contener las marcas en conflicto solo elementos denominativos, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la jurisprudencia.

V.5. El caso concreto.

V.5.1. Comparación de los signos.

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

MARCA CUESTIONADA

(Denominativa clase 29):

MAXILITRO ALPINA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA pp

(Denominativa clase 29):

MEGALITRO

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos.

Verificado que las marcas en controversia pertenecen a las denominativas, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad, en este caso, se debe realizar, teniendo en cuenta que el signo cuestionado es compuesto es decir conformado por más de un vocablo, mientras que la marca previamente registrada es simple por estar conformada por un solo vocablo.

En este sentido y para efectos de la aplicación de las reglas del cotejo marcario elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia, las cuales han sido acogidas por esta Corporación, se recuerda que las marcas en conflicto fueron registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

El cargo esencial de nulidad propuesto y desarrollado por la sociedad Productos Alimenticios de la Sabana S.A. en el escrito de demanda, es la violación del artículo 136, literal “a” la de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por existencia de confundibilidad entre los signos maxilitro alpina y megalitro.

La sociedad actora alegó que la marca cuestionada es similar y confundible con su signo megalitro, previamente registrado y que ampara los mismos productos de la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, dado que aquella contiene como primera expresión “maxilitro” en el conjunto marcario, razón por la cual tienen similitud conceptual, en tanto evocan exactamente la misma idea o concepto, esto es, el de "un litro que es más que un litro" o "un litro que rinde más que un litro".

En oposición a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio sostienen que las marcas cotejadas y analizadas en conjunto y sucesivamente presentan diferencias que permiten su individualización por lo que no se puede predicar la existencia de identidad o de semejanza entre ellas.

Por su parte, la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, indicó que debe extraerse del análisis comparativo la expresión LITRO y centrarse en los restantes elementos que son los que contienen la distintividad existente entre los signos; además advirtió que maxilitro alpina de la sociedad Alpina no goza de un significado conceptual propio, ni de forma conjunta o individual, siendo por tanto un nombre de fantasía susceptible de protección marcaria.

A este propósito, la Sala reitera el contenido del literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, el cual dispone que “[…] No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando […] sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

En este orden de ideas, tal como se expuso en esta providencia, el problema jurídico que debe resolver la Sala en el presente caso consiste en establecer si la marca Maxilitro Alpina es confundible con la marca megalitro. Para ello, la Sala procederá a realizar el examen de registrabilidad y, para ello, procederá a: i) la comparación ortográfica; ii) la comparación fonética; iii) la comparación ideológica y la iv) determinación de los riesgos de asociación o de confusión de las marcas Maxilitro Alpina y megalitro, teniendo en cuenta las normas comunitarias invocadas, la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la jurisprudencia de esta corporación.

5.2. El examen de registrabilidad.

Sea lo primero señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el literal “a” del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o productos en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “[…] las palabras o combinación de palabras […]”.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“[…]

Reglas para realizar el cotejo de signos 

38. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” […]

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por lo signos en disputa […]”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONAMARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
MAXILITRO ALPINA
(NOMINATIVA CLASE 29 )
MEGALITRO
(NOMINATIVA CLASE 29)
MAXILITRO ALPINAMEGALITRO

Es importante advertir previamente que respecto del concepto las expresiones maxi y mega como prefijos de la partícula litro, la Sala(8) se ha pronunciado, considerando que “[…] Conceptualmente la expresión solicitada contiene el prefijo maxi que significa “muy grande o muy largo”(9) y mega que equivale a decir “grande”(10). A su turno, la palabra litro indica una unidad de volumen(11), es decir, evocan en el consumidor la misma idea, esto es, que los productos que identifican las marcas contienen algo más grande que un litro. Todo lo anterior descarta la posibilidad de calificarlas como de fantasía dado su contenido conceptual […]”.

Dado que las expresiones maxi y mega tienen un contenido conceptual, es necesario establecer si las partículas mega, mega y litro que contienen las marcas en conflicto Maxilitro Alpina y megalitro son de uso común.

Al efecto, la precitada sentencia, al estudiar la confundibilidad entre los signos maxilitro Colanta (marca mixta registrada a favor de la sociedad Cooperativa Colanta Ltda. – Clase 29) y megalitro (marca registrada a favor de la sociedad Productos Naturales de la Sabana La Alquería – Clase 29) determinó que las expresiones maxi, mega y litro, que conforman dichos signos, son de uso común o débiles, asunto que resulta similar al aquí analizado. El análisis realizado en dicha sentencia fue el siguiente:

“[…] Según lo que se ha dicho sobre el particular, al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual puede proceder su registro.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Sobre el tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.(12)

Al realizar el examen comparativo de expresiones que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, ya que se trata de una circunstancia excepcional a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Resulta entonces necesario analizar la parte denominativa de maxilitro Colanta y megalitro, siendo necesaria la descomposición en mega, maxi y litro.

  1. La palabra mega
  2. La palabra litro
  3. La palabra MAXI
 

[…].

Como se puede observar las partículas maxi, mega y litro son de uso común y pertenecen al dominio público, lo cual descarta la posibilidad de ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, porque al ser estos vocablos usuales no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia andina, al efectuar el examen de signos, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, en este caso maxi, mega y litro; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

Así las cosas, en el caso concreto, la expresión cuestionada es nominativa compuesta conformada por un elemento que le otorga la suficiente distintividad, esto es, la palabra Alpina (Maxilitro Alpina), que indica al consumidor final el origen empresarial del producto que se pretende identificar y las expresiones maxilitro y megalitro contienen partículas de uso común.

Al respecto, se precisa que si bien la marca Maxilitro Alpina posee partículas de uso común, esto es, maxi y litro, al estar combinadas con la expresión “Alpina” es registrable, pues este vocablo la dota de suficiente eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial formando un conjunto lo suficientemente distintivo y diferente al signo previamente registrado megalitro.

Finalmente, del contenido de los actos administrativos impugnados se muestra que el análisis de confundibilidad de las marcas realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio se ciñó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y además argumentó de forma precisa los motivos que llevaron a la adopción de la decisión, razón por la cual no se encuentra violación del artículo 61 de la Constitución Política, atinente a la protección de la propiedad.

En suma y siguiendo los precedentes jurisprudenciales de la Sección Primera del Consejo de Estado(13), para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció las reglas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, como quiera que el signo denominativo compuesto Maxilitro Alpina de propiedad de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., cuyo registro se solicitó para distinguir productos de la en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado, ya que no es confundible con el signo denominativo simple megalitro cuyo titular es la sociedad actora Productos Naturales de la Sabana S.A., La Alquería y, por ello no hay lugar a acceder a las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

2. PUBLICAR la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 17 de noviembre de 2017».

 

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1º de septiembre de 2004, marca: “diused jeans”.

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”.

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca: “canaleta 90”.

8 Sentencia de 30 de marzo de 2017, Consejero Ponente (E): Carlos Enrique Moreno Rubio. (Marcas, maxilitro Colanta y megalitro).

9 http://dle.rae.es/?id=NSNt8yR Enlace consultado el 10 de marzo de 2017 a las 3:21 p.m.

10 Ibídem.

11 http://dle.rae.es/?id=NSNt8yR Enlace consultado el 10 de marzo de 2017 a las 3:21 p.m.

12 OTAMENDI Jorge. “Derecho de Marcas”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pág. 215.

13 Procesos con identidad de partes y con similares supuestos fácticos y jurídicos.