Sentencia 2010-00372 de noviembre 17 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2010-00372-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora:NSEPRODUCTS,INC. 

Tesis: La marca cuestionada “g3” es similar a la marca “G2” previamente registrada, en cuanto no posee un elemento adicional que contenga la fuerza distintiva necesaria, que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, además de que tienen conexión competitiva, razón por la cual no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Bogotá, D. C., diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Debe la Sala, en primer término, pronunciarse sobre la excepción propuesta por la SIC.

En relación con el aspecto relativo al fenómeno jurídico de haber operado la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercitada, no le asiste la razón a la entidad demandada, ya que si el acto que puso fin a la vía gubernativa, esto es, la Resolución 08362 de 17 de febrero de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, fue notificada al representante de la parte demandante el 11 de marzo de 2010, el término de cuatro (4) meses señalado en el artículo 136, numeral 2º, del C.C.A., debe contarse a partir del día siguiente de haberse practicado dicha diligencia de notificación, vale decir, el 12 de marzo de 2010 y debió vencer el 12 de julio de 2010.

De acuerdo con lo expuesto, si la demanda fue presentada en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 9 de julio de 2010, según consta a folio 64 del expediente, se hizo, en consecuencia, en legal forma, según lo dispuesto en el ya enunciado artículo 136.

Al respecto, vale la pena aclarar que, en el caso bajo estudio, el acto administrativo que puso fin a la vía gubernativa fue la antes citada Resolución 08362 de 17 de febrero de 2010, que resolvió el recurso de apelación y no la Resolución 55946 de 29 de octubre de 2009, por la cual se negó el registro de la marca mixta “g3”, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, conforme lo señaló la SIC en la contestación de la demanda.

Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 55946 de 29 de octubre de 2009, confirmada por las resoluciones 65189 de 16 de diciembre de 2009 y 08362 de 17 de febrero de 2010, negó el registro de la marca “g3” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 32(2) de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que es similar a la marca previamente registrada “G2” (mixta), que distingue los mismos productos.

Por su parte, la actora alegó que los signos enfrentados no generan confusión en el público consumidor, dado que comparten una letra, inapropiable con exclusividad y que sus demás elementos nominativos y gráficos resultan suficientes para permitir su identificación.

Así mismo, adujo que las sociedades NSE PRODUCTS, INC. y STOKELY VAN-CAMP, INC., celebraron un acuerdo de coexistencia de sus marcas “g3” (mixta) y “G2” (mixta), ya que sus productos están dirigidos a consumidores diferentes, en razón a que mientras que ésta, identifica una línea de productos para atletas que incluye bebidas bajas en calorías y electrolitros, la marca solicitada, distingue suplementos nutricionales y dietarios y jugos de frutas.

El tribunal en la interpretación prejudicial solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y 159 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, procedía el registro de la marca “g3” para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas, son los siguientes:

Decisión 486.

“[…]

Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]

Artículo 159. Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo país miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los –40– productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia”.

De acuerdo con la jurisprudencia del tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el tribunal en este proceso, así:

“1.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.9.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en diferentes momentos.

1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.9.1. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCAS
 

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por la sociedad actora, con otra marca mixta, previamente registrada, en favor del tercero interesado en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca controvertida, no así la gráfica que la acompaña, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor los signos que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de aquella.

Igual sucede con la marca previamente registrada.

De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Ahora bien, es claro que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Para el efecto, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“1.8.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.8.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.8.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.8.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”.(3)

La Sala estima que entre las expresiones en conflicto no existe similitud fonética ni conceptual, pero resulta evidente que hay una similitud ortográfica, al realizar la comparación de las mismas sin descomponer los elementos que conforman sus conjuntos.

En efecto, las denominaciones “g3” y “G2” tienen longitudes idénticas y secuencias iguales, que pueden inducir en mayor grado de confusión al consumidor, teniendo en cuenta que ambas marcas empiezan en la consonante “G” y que se encuentran combinadas con un número, es decir, tienen elementos que suceden unos a otros de igual manera. La única diferencia radica en el número “3”, el cual es un elemento adicional que no contiene la fuerza distintiva necesaria, que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada.

Sobre el particular, es del caso aclarar que si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la consonante “g”, la cual podría ser considerada inapropiable o común en cualquiera de las Clases de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, débil, también lo es que no posee un elemento adicional que la dote por sí misma de la suficiente eficacia particularizadora, pues al estar acompañada con el número “3” no se genera un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado, en tanto se encuentra acompañado de un número ubicado en el mismo lugar, al igual que sucede con aquél.

Además, se debe señalar que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén, donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en sus consonantes “G” y “g” y de estar acompañados por un número, como se dijo anteriormente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados.

De otra parte, la Sala considera que también existe conexión competitiva.

Frente a esta materia, esta Sección en sentencia de 18 de julio de 2012, trajo a colación criterios expuestos por el tribunal, así:

“La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios”.(4)

En el sub lite, la expresión “g3” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 32ª de la Clasificación Internacional de Niza: “mezclas de jugos de fruta enriquecidas con nutrientes; jugos de fruta”.

Por su parte, la marca registrada “G2” distingue los siguientes productos de la citada Clase 32: “bebidas no alcohólicas, no carbonatadas con sabor a frutas”.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala observa que dichas marcas amparan productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente, en lo que concierne a bebidas con frutas, además de que los referidos productos amparados por los citados signos pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad, y suelen expenderse en los mismos establecimientos.

Así las cosas, al existir entre los signos confrontados una similitud y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues podrían generar riesgo de confusión o de asociación, que conllevaría al consumidor medio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de concederse su registro.

Ahora bien, en lo tocante a los argumentos de la actora, relativos a que es titular las marcas “G3” (mixta) de iguales características que la que solicita, para identificar productos de la Clase 29 Internacional, y que existen varias marcas registradas compuestas por la misma letra y distinto número, que coexisten pacíficamente para identificar los mismos productos, se advierte que no le asiste razón, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas(5); y, en todo caso, de considerarse que eventualmente la administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la Jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

Por último, en lo concerniente al argumento de la actora, relativo a que las sociedades NSE PRODUCTS, INC. y STOKELY VAN-CAMP, INC., celebraron un acuerdo de coexistencia de sus marcas “G3” (mixta) y “G2” (mixta), la Sala estima que tal argumento tampoco es de recibo, por cuanto, además de que no obra en el expediente prueba de que existió dicho acuerdo entre las mencionadas sociedades, lasuscripcióndelmismonoesunpresupuestoautomáticoysuficienteparaqueoperelacoexistenciamarcaria,niconvierteeninnecesarioelanálisisderegistrabilidad,puestoquesiemprehabrádepredominarelbiencomúnsobreelinterésparticular.

Sobre este asunto, es del caso traer a colación la sentencia de 17 de febrero de 2005 (Expediente 11001-03-24-000-2001-00275-01, actor: Sociedad Corn Products International, C. P. María Claudia Rojas Lasso), en la cual se señaló lo siguiente:

“[…]

La Sala considera que respecto de la existencia de un supuesto acuerdo para la coexistencia de las marcas UNIVERSAL en el mercado, entre la sociedad actora y la sociedad NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA, es un hecho que no aparece probado en el expediente, es decir no hay documento que respalde tal afirmación.

[…]

Respecto de este punto la Sala se había pronunciado, señalando(6):

[…]

“Laexistenciadelacuerdoentrelaspartesesmuestraevidentedelinminenteriesgodeconfusiónentrelasmarcasdadaslassimilitudesortográficas,fonéticasyvisualesentrelasmismas. 

“Pero para que sea posible la comercialización de los productos o servicios identificados con esa marca no basta la simple suscripción de un acuerdo sino que, además, en los términos del artículo 107 es necesario que se cumplan los requisitos adicionales establecidos en la misma norma como son el que se adopten previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los productos o servicios, inscribir el acuerdo en la oficina nacional competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

“[…]

“Como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la“suscripcióndelacuerdonoesunpresupuestoautomáticoysuficienteparaqueoperelacoexistenciamarcaria,puestoquesiemprehabrádepredominarelbiencomúnsobreelinterésparticular”. Así las cosas, la Sala considera que el Convenio de Consentimiento mutuo suscrito entre las partes, no reúne las condiciones exigidas en el artículo 107 persistiendo el riesgo de que, al coexistir las marcas STARBUCKS COFFEE y STARBURST se induzca a error al público consumidor acerca de la procedencia del producto, pues no se adoptan medidas en este sentido”.

Así,seconcluyequeunacuerdorespectodelacoexistenciadelasmarcasnoinhibenialaadministraciónnialjuzgadorparahacerelcorrespondienteestudioderegistrabilidadcuandodichoacuerdonocumplelosrequisitosexigidospornormatividadaplicable,muchomenoscuandonoseaportónienlavíagubernativanienelcursodeesteproceso”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En este orden de ideas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de noviembre de 2017».

1 Proceso 631-IP-2015.

2 “Mezclas de jugos de fruta enriquecidas con nutrientes; jugos de fruta”.

3 Ibidem.

4 Expediente 2006-00373-00. Actora: Meals de Colombia S.A. C. P. María Elizabeth García González.

5 Ref.: Expediente 2004-00065. Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho. C. P. Marco Antonio Velilla Moreno, actora: Procaps S.A.

6 Sentencia de 19 de febrero de 2004, Expediente 4 7062, M. P. Olga Inés Navarrete Barrero.