Sentencia 2010-00386 de mayo 10 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Ref: Rad. Núm.: 11001032400020100038600

Actor: Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Intradevco Industrias S.A.

Tema: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad - Causales de Irregistrabilidad - Reglas de Cotejo - Marcas en Conflicto: AVAL.

Bogotá D.C., diez de mayo de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala.

V.1. El problema jurídico.

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Grupo Aval Acciones y Valores S.A., en contra de las resoluciones 50812 del 30 de septiembre de 2009, 60784 de 27 de noviembre de 2009 y 17985 del 26 de marzo de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca AVAL (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Intradevco Industrias S.A.

La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

V.2. La causal de irregistrabilidad en estudio.

El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual dispone lo siguiente:

“(...) ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario (...)”.

V.3. El examen de registrabilidad.

De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”(1).

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(2).

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”(3).

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4. Las reglas de cotejo marcario.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“(...) 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos (...)” (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.5. El caso concreto.

V.5.1. Comparación de los signos.

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

El signo solicitado

grafica 00386-01
 

Clase:

Titular: Sociedad Intradevco Industrias S.A.

Certificado: 398805

Las marcas registradas

MarcaClaseGráficaCertificado
Grupo Aval (mixta)35
grafica 00386-A
211935
Grupo Aval35Denominativa220449
Grupo Aval (mixta)36
grafica 00386-A
211932
Grupo Aval35Denominativa220502
Avalnet35Denominativa315226
Avalnet36Denominativa262662
Avalnet38Denominativa264745
Avalmas (mixta)36
grafica 00386-B
221517
Alianza Aval35Denominativa11836
Alianza Aval35Denominativa213266
Alianza Aval (mixta)35
grafica 00386-A
211933
Certiaval (mixta)36
grafica 00386-C
256326

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos.

Verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos nominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “(...) La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico (...)”.

Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente:

“(...) La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo (...)”(4).

En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor.

Al respecto, la Sala advierte que en el presente caso es indudable la similitud a la que se hizo referencia líneas atrás, por cuanto la denominación AVAL hace parte de los elementos de las marcas previamente registradas, razón por la que resulta necesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan.

En este sentido, la Sala recuerda que el riesgo de asociación se refiere a que un bien inmaterial, consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, se relaciona con determinados productos o servicios, y que lo que busca es evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.

Es necesario advertir que la sola semejanza de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que “(...) al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. Sin embargo, la calidad de marca notoria otorga una protección especial a su titular (...)”(5), por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma:

“(...) 9. Conexión Competitiva.

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial constituido por la Decisión 344 de la Comisión de la actual Comunidad Andina no tiene disposición expresa regulatoria del riesgo de confusión que podría presentarse entre productos y servicios amparados por marcas iguales o semejantes, según dichos productos o servicios pertenezcan a clases iguales o diferentes del Nomenclator. Sin embargo, comprende dicho ordenamiento disposiciones alusivas a tales situaciones en sus artículos 83 literal a) y, 104 literal d).

En reciente jurisprudencia sentada por este Tribunal, en torno a las circunstancias determinantes del riesgo de confusión en este sentido el Organismo ha manifestado:

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator

b) Canales de comercialización

c) Medios de publicidad idénticos o similares

d) Relación o vinculación entre productos

e) Uso conjunto o complementario de productos

f) Partes y accesorios

g) Mismo género de los productos

h) Misma finalidad

i) Intercambiabilidad de los productos”.(6)

Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización.

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

c) Medios de publicidad idénticos o similares.

Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos.

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos.

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

f) Partes y accesorios.

La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad.

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.(7)

El Tribunal, al confirmar los conceptos antes referidos, reitera la necesidad de que el examinador los aprecie en su conjunto, tomando además en cuenta la concurrencia o no de elementos que puedan inducir a confusión por razones de conexión competitiva de los productos.

Considera el Tribunal, por otra parte, que aunque el derecho otorgado por el registro de una marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con productos o servicios determinados. En consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser registrados, cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados.

En los casos de semejanza entre los signos y similitud entre los productos o los servicios, para determinar el alcance de la protección conferida hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el que se apreciará en atención a factores como el conocimiento, la difusión, la asociación que pueda hacerse entre la marca registrada y el signo solicitado para registro (...)”(8).

En relación con los productos que pretenden identificar las marcas en conflicto, cabe indicar que el signo solicitado AVAL busca amparar productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “(...) desodorantes para uso personal (...)”, artículo que se cataloga como de aseo personal.

Ahora bien, respecto de las marcas del Grupo Aval previamente registradas, clases 35, 36 y 38, se protegen los siguientes servicios financieros, económicos y bursátiles:

Clase 35: “(...) Servicios de exportación e importaciones, servicios de información, organización, Dirección y asistencia de negocios; servicios de gestión de negocios; servicios de asesorías y asistencia en materia comercial e industrial; servicios de ayuda, asesoría y asistencia en la explotación y/o la Dirección de empresas industriales o comerciales; estudios de mercados y de negocios, verificaciones de cuentas, elaboración de declaraciones fiscales, información, informes, peritaje, investigaciones y servicios de asesoría para la organización, Dirección y Gestión de negocios; y todos los demás vicios relacionados con la administración comercial y gestión de negocios comerciales (...)” (negrillas fuera de texto).

Clase 36: “(...) Servicios financieros, análisis y transacciones financieras, estimaciones, consulta en materia financiera, información y negocios financieros; corretaje y cotización en bolsa, emisión de bonos de valores, constitución e inversión de capitales y de fondos; servicios de financiamiento y fiduciarios servicios de estimaciones y peritajes fiscales; servicios monetarios, de créditos, de administración de dinero y de ahorro, servicios de arrendamiento de créditos, negocios y consulta bancarias, operaciones de cambio, de compensación, operaciones monetarias, administración de fortunas, de depósitos de valores, de cobro de deuda, de colocación de fondos servicios de factoring, servicios de trasferencias electrónicas de fondos, cajas de pensión, servicios de consulta e información en materia de seguros, de constitución de fianzas, garantías, servicios de corretaje en materia de seguros de constitución de fianzas, garantías, servicios de corretaje en materia de seguros marítimos, de enfermedad, de vida, de incendio y todos los demás servicios relacionados con los negocios financieros, monetarios y de seguros (...)” (negrillas fuera de texto).

Clase 38: “(...) Telecomunicaciones (...)” (negrillas fuera de texto).

Como se observa y como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, para la Sala es dable afirmar que “(...) se trata de productos y servicios diferentes, entre otras cosas, por su naturaleza, la clase de consumidores, su finalidad y su comercialización (...)”.

Debe advertirse que uno son los productos para los cuales se solicitó el registro objeto de análisis y otros, muy diferentes, son los servicios prestados por las marcas opositoras, por cuanto su comercialización se realiza empleando diferentes medios de promoción y publicidad, además de tener diversos canales de distribución.

Ciertamente, es claro que el consumidor medio se genera la idea consistente que se trata de marcas de diferentes empresarios y no ocurre, como lo señala la parte actora, que surge en la mente del usuario la concepción de que el Grupo Aval está comercializando desodorantes para uso personal.

En relación con la especialización del consumidor, la Sala recuerda que esta Corporación(9) ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad, tal y como se observa a continuación:

“(...) Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión.

“Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es “la especialidad del consumidor”, en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto

Sobre este factor determinante, esta Sala mediante Sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes “Siena” y “Senna”:

A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto. Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo.

Es improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil “Siena” de Fiat Auto SPA creyendo que se trata de un Automóvil “Senna” de Ayrton Senna Promocoes e Empreendimientos Ltda pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características. La Sala en Sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado (...)” (negrillas fuera de texto).

Así las cosas, es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un desodorante sin tener en cuenta el fabricante y el origen del mismo y, mucho menos, concluya que una entidad financiera, bursátil o de mercado se encuentren comercialización esa clase de productos, pues, se advierte, en la adquisición de los productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, el consumidor conoce bien la procedencia empresarial del producto y sus características.

Adicionalmente, la Sala encuentra que no existe complementariedad entre los productos y servicios y, los mismos, no resultan ser sustituible e intercambiables, lo cual reafirma la ausencia de conexidad competitiva.

Ahora bien, el Tribunal Andino de Justica señaló que se debe identificar si los registros del Grupo Aval constituyen una familia de marcas. Al respecto, la Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, como se observa a continuación(10):

“(...) En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión (...)” (negrillas fuera de texto).

Asimismo, el Tribunal ha precisado que “(...) el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común (...)”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que si bien es cierto que las marcas opositoras pertenecen a una familia de marcas (mixtas y denominativas), al poseer un rasgo común, esto es, el elemento “AVAL”, también lo es que dicha protección se materializa respecto de los servicios comprendidos en las clases 35, 36 y 38 y no en relación con la clase 3º varias veces mencionada.

En efecto, el titular de la familia de marcas puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona respecto de los productos y servicios que ellos amparan, pero no en relación con productos y servicios registrado en otras clases, dado que la finalidad es evitar que el consumidor los asocie entre sí por considerarlos de un mismo origen empresarial, lo cual no ocurre en el caso de autos.

La Sala reitera que el consumidor habitual de los servicios de las clases 35, 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza (amparados por las marcas en conflicto), es un consumidor especializado en un sector del mercado referente a los servicios bancarios, financieros y bursátiles, que tiene en cuenta una serie de factores particulares al momento de hacer la elección de los servicios que hará uso. Por otra parte, los consumidores de los productos de la clase 3ª, que se refieren a “desodorantes para uso personal”, no asociarían los productos de la marca solicitada con los de las marcas opositoras, con lo cual se excluye la posibilidad de que el consumidor pueda incurrir en error al momento de seleccionar el producto y servicio e incurrir en una confusión respecto de su origen empresarial.

Debe recordarse que el Tribunal Andino de Justicia, en diferentes oportunidades ha señalado que de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas como regla general, los mismos pueden ser perfectamente registrables(11).

Finalmente, y en lo atinente a los argumentos de la parte actora, relacionados con la notoriedad y el renombre de sus marcas, aspectos que no fueron tenidos en cuenta por la entidad demandada, la Sala estima que si bien es cierto que los documentos mediante los cuales se pretendía probar tal circunstancia fueron presentados en tiempo, también lo es que su análisis no resultaba necesario, como lo precisó la Superintendencia de Industria y Comercio, dado que la notoriedad y renombre de las marcas Aval en las clases 35, 36 y 38 en nada cambian la falta de conexidad estudiada.

Además, no existen elementos probatorios de los cuales se pueda desprender que el signo solicitado se esté aprovechando indebidamente de la reputación de las marcas del Grupo Aval, y que el mismo pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva en la actividad bancaria, financiera y bursátil.

La Sala recuerda que el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 del 2000 ampara a los signos notoriamente conocidos, determinando la irregistrabilidad de los signos confundibles con éstos, pero en el entendido que los mismos se empleen para distinguir los mismos o similares productos o servicios, evitando la confusión indirecta, por el posible riesgo de asociación, circunstancias que, como se anotó, no se presente en el sub lite.

Sobre el particular, esta Sección en Sentencia de 14 de abril de 2016 (Exp. núm. 11001-03-24-000-2010-00267-00, Actor: Philip Morris Products S.A., Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), sostuvo lo siguiente:

“(...) En lo concerniente a que las marcas mixtas y figurativa de la actora son notoriamente conocidas, y las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “Premier Lights” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia antes invocada, cuando razonó así:

“… para la Sala, es irrelevante que la marca “Belmont” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “Du Mont” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de los signos de la actora.

Respecto a los argumentos de la actora, relativos a que el Consejo de Estado en Sentencia de 8 de noviembre de 2001 (Exp. núm. 110010324000199905848-01, Actora: Protabaco S.A., Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero), frente a una situación análoga a la del presente caso, concluyó que predominaba el elemento gráfico (etiqueta y diseño), y a que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “M” & Diseño, que incluye el diseño de techo invertido, solicitada por Protabaco S.A., la Sala considera que no puede aplicar los criterios utilizados en los citados casos, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas(12); y en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la Jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores (...)” (Negrillas fuera de texto).

Visto lo anterior, esta Sala comparte lo expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando manifestó que no había lugar a hacer el estudio del acervo probatorio aportado por la parte actora, relacionado con la notoriedad de sus marcas, por cuanto que ello sólo es viable si de manera previa se concluye que las marcas confrontadas son confundibles y generan riesgo de confusión.

En este orden de ideas, la Sala aplicando las reglas de conexidad competitiva al caso concreto, considera que entre las marcas enfrentadas, sin lugar a duda, no existe dicha conexión, pues se encuentran dentro de diferentes clasificaciones, guardan relación con productos y servicios de naturaleza disímil, y no comparten los mismos canales de comercialización, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

3. En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

1. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “Diused Jeans”.

2. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “Chilis y Diseño”.

3. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “Sheraton”.

4. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 - 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala.

5. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005, con fecha 6 de octubre de 2005.

6. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-IP-2001. 10 de octubre de 2001. Marca: “Materna”. Ver también: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 08-IP-1995. 30 de agosto de 1996. Marca: “Lister”.

7. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-IP-2001. 10 de octubre de 2001. Marca: “Materna”.

8. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Domingo Martinez Gomez. Marca: “Nenuco”. Rad.: 2002 - 00394.

9. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de 2010. Rad.: 2004 - 00376. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

10. Proceso 96-IP-2002 de 25 de marzo de 2003, Marca “Alpina”, publicada en la Gaceta Oficial 912, de 25 de marzo de 2003.

11. Proceso 316.IP-2015

12. Expediente núm. 2004-00065. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno, Actora: Procaps S.A.