SENTENCIA 2010-00453 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2016

 

Sentencia 2010-00453 de septiembre 22 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2010-00453-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de nulidad relativa.

Actora: Corporación Club Puerto Peñalisa.

Tesis: La marca denominativa “Puerto Peñalisa” no es registrable, dado que afectó la identidad de la corporación Club Puerto Peñalisa, al reproducir los vocablos “Puerto” y “Peñalisa” del nombre comercial de dicha corporación, sin contar con su autorización, además de no ser lo suficientemente distintiva y, por ende, generar riesgo de confusión.

Bogotá, D.C., veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 23284 de 30 de abril de 2010, concedió el registro de la marca “PUERTO PEÑALISA” (nominativa), en favor de la CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., para distinguir los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”, y no dio trámite a la solicitud de irregistrabilidad de la marca solicitada, presentada por la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, por cuanto los documentos fueron presentados extemporáneamente.

Posteriormente, mediante la Resolución 27758 de 28 de mayo de 2010, rechazó los recursos de reposición, y, en subsidio, de apelación, interpuestos con posterioridad por la mencionada Corporación, por cuanto carecía de interés legítimo para oponerse.

Sobre el particular, la actora alegó que el signo registrado “PUERTO PEÑALISA” (nominativo) reproduce integralmente el nombre comercial “CLUB PUERTO PEÑALISA”, de su propiedad, el cual ha usado con anterioridad a la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca cuestionada “PUERTO PEÑALISA”, razón por la cual existe un riesgo de confusión.

En primer lugar, se observa que la Superintendencia de Industria y Comercio señaló, a través de los actos administrativos acusados, que la actora carecía de legítimo interés para oponerse, solicitar la irregistrabilidad de la marca “PUERTO PEÑALISA” y, por ende, para actuar dentro de la actuación administrativa. Sin embargo, este argumento no es de recibo para la Sala, por cuanto, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Superintendencia demandada “no se podía escudar en que la oposición no fue oportunamente presentada, en virtud de su obligación de realizar de oficio el correspondiente examen de confundibilidad, así como de la necesidad de evitar un aprovechamiento indebido de signos notoriamente conocidos y un eventual riesgo de asociación, en aras de proteger al público consumidor” (resaltados y subrayas fuera de texto.)

Así mismo, debe tenerse en cuenta que dicho examen de confundibilidad o de registrabilidad es obligatorio y debe ser motivado.

Sobre el particular, expresó el Tribunal en mención:

“El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

(…).

Adicionalmente, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marca. Esto quiere decir que la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos” (resaltados fuera de texto).

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal b), y e), 172, 190, 192 y 200 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca “PUERTO PEÑALISA” para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas son los siguientes:

“Decisión 486.

“(…)

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…).

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

(…).

ART. 172.—La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

ART. 190.—Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

ART. 192.—El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

ART. 200.—La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos. Ob. cit., pág. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que este último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”(3).

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el nombre comercial “CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA” de la parte actora frente a la marca nominativa cuestionada “PUERTO PEÑALISA” de la sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., es menester analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Para efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”(4).

La Sala estima que, en el presente caso, es indudable que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica, fonética, y conceptual, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce los vocablos “PUERTO” y “PEÑALISA” del nombre comercial “CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA”, además de que las palabras “CORPORACIÓN” y “CLUB” son palabras genéricas, que se deben excluir del cotejo.

Ahora, como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si la actora viene usando su nombre comercial, con anterioridad a la solicitud de la marca cuestionada, es del caso antes abordar sobre el alcance de la protección del nombre comercial en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal Andino precisó:

“Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”(5).

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

(…).

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Adicionalmente, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables” (resaltado fuera de texto).

En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada.

En relación con las pruebas allegadas al expediente sobre el uso del nombre comercial “CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA” de la parte actora figuran las siguientes:

• El Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde consta que dicha sociedad fue constituida el 9 de abril de 1997, bajo el número 00000165 del Libro I de las Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro (fls. 23 a 25).

• Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de JAIME ESTÉVEZ PEÑA, de 30 de enero de 1998 (fl. 44).

• Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de EDUARDO MORALES VARGAS, de 1º de enero de 1999 (fl. 45).

• Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de PEDRO IVÁN MANRIQUE MESA, de 3 de enero de 2000 (fl. 46).

• Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de PEDRO ALFONSO MÁRQUEZ PUENTES, de 1º de febrero de 2001 (fl. 47).

• Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de VÍCTOR MEDELLÍN DUARTE, de 2 de febrero de 2002 (fl. 48).

• Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de MORALES VARGAS Y HENAO LTDA., de 31 de julio de 2003 (fl. 49).

• Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de JAMAL MUSTAFA BASHIR, de 1º de febrero de 2004 (fl. 50).

• Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de CARMEN CIELO LINARES JIMÉNEZ, de 1º de febrero de 2005 (fl. 51).

• Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de ALBA LUZ TRUJILLO TRUJILLO, de 31 de enero de 2006 (fl. 52).

• Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de ERNESTO SAYER MARTÍNEZ, de 1º de enero de 2007 (fl. 53).

• Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de MARÍA NOHORY OLIVERO PALACIOS, de 1º de noviembre de 2008 (fl. 54).

• Copia de la factura comercial, expedida por la actora, a nombre de JUAN CARLOS ORTIZ URIBE, de 1º de enero de 2009 (fl. 55).

• Lista de Precios de las Casas, PUERTO PEÑALISA, expedida en abril de 1996.

• Declaraciones del Impuesto Sobre las Ventas, expedidas por la DIAN, de los años 1997 hasta 2006 (fls. 312 a 325).

• Declaraciones de Industria y Comercio y de Avisos, expedidas por la Tesorería Municipal de Ricaurte, de los años 2002 hasta el 2009 (fls. 320 a 337).

• Declaraciones de Retención del Impuesto de Industria y Comercio RETEICA, expedidas por la Tesorería Municipal de Ricaurte, de los años 2000 hasta 2006 (fls. 378, 380 a 392).

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el año 1997, la sociedad actora viene haciendo uso del nombre comercial “CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA” en forma personal y continua con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuestionada, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca “PUERTO PEÑALISA” fue presentada el 9 de octubre de 2009 y que para que un nombre comercial pueda ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada debe haber sido usado con anterioridad a dicha solicitud.

Sin embargo, las facturas comerciales expedidas después del 9 de octubre de 2009 no pueden ser tenidas en cuenta, por ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud del signo cuestionado.

A este respecto, vale la pena aclarar que el sólo Certificado de Existencia y Representación Legal de la actora no es prueba suficiente del uso de su nombre comercial, pero sí constituye un principio de prueba(6), el cual, aunado a las facturas comerciales antes citadas, sirve para demostrar el uso de su nombre comercial.

De otra parte, es del caso señalar que la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA adujo que el registro de la marca cuestionada “PUERTO PEÑALISA” (denominativa) constituye una afectación a su identidad y prestigio como persona jurídica, toda vez que el sector pertinente del público asociará el signo solicitado con dicha persona jurídica, diferente del solicitante, además de que no ha autorizado, ni consentido, ante autoridad competente, a la CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., para que solicite la marca “PUERTO PEÑALISA”.

Que, por ello, el presente caso está enmarcado dentro de los supuestos de irregistrabilidad de la causal prevista en el literal e), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó:

El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, en particular cuando “consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.

La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca un signo que afecte la identidad o prestigio de una persona jurídica o natural, y cuando no se cuente con la autorización correspondiente. Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio, de cumplirse con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante y no cuente con el consentimiento debido.

De la aplicación del argumento a contrario, así como de una interpretación sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre de una persona natural o jurídica, siempre y cuando sea lo suficientemente distintiva y no genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Además de esta prohibición de carácter general, en el caso de nombres de personas jurídicas o naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona, jurídica o natural, totalmente distinta a la que el nombre identifica. Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca.

(…).

De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona jurídica o natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos; i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados herederos.

(…).

En consecuencia, sobre la base de los factores señalados por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por lo tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres propios de localidades, para distinguir bares o restaurantes que se encuentran dentro de la localidad pertinente, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres comunes, como por ejemplo “Puerto La Cruz”, para actividades recreativas, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son reconocidos en dicha actividad comercial.

Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre comercial de una persona jurídica reconocida en un mercado determinado, es motivo suficiente para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Empero, el registro podrá concederse cuando la empresa que es titular del nombre comercial de que se trate consienta el registro de tal marca.

Adicionalmente, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.

(…)

En el caso concreto, la causal pertinente es aquella de afectación por el uso de otros signos distintivos de la sociedad. En virtud de dicha casual, se podrían sancionar el uso de otros signos distintivos de titularidad de la sociedad afectada, como el nombre comercial- especie de nombre propio de la sociedad por cuanto sirve para identificarla en el tráfico mercantil —o la enseña comercial— utilizada por la sociedad para identificar su establecimiento comercial. Para el efecto, es preciso recordar que: “La coincidencia del nombre o imagen con el signo que pretende registrarse como marca es suficiente para demostrar que con ésta se afecta la identidad de la persona a quien corresponde ese nombre o imagen” (resaltados y subrayas fuera de texto).

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que la marca “PUERTO PEÑALISA”, cuyo registro se concedió, no podía ser objeto de registro, dado que afectó la identidad de la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, al reproducir o coincidir en los vocablos “PUERTO” y “PEÑALISA” del nombre comercial de dicha Corporación, sin contar con su autorización o consentimiento, además de no ser lo suficientemente distintiva y, por ende, generar riesgo de confusión.

Por consiguiente, le asistió razón a la actora, cuando señaló que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Aunado a lo anterior, debe la Sala poner de presente que la sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. a(sic) tenía conocimiento previo de que la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA era la titular del nombre que registró como marca, lo cual se infiere del hecho de que antes de constituirse la mencionada Corporación, la sociedad PEÑALISA DE ENTRE RÍOS S.A. (hoy En Liquidación), era la encargada de promover el proyecto (ventas) de la actora(7), y tenía como miembro de su Junta Directiva al señor LORENZO KLING MAZUERA(8), quien es representante legal de la Junta Directiva de la citada sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.

A este respecto, vale la pena precisar que, al momento de la constitución de la Corporación demandante, la sociedad PEÑALISA DE ENTRE RIOS S.A. realizó varios aportes a aquella, entre ellos, la propiedad intelectual, consistente en nombre, emblema, membretes, etc., de conformidad con la Certificación, expedida el 23 de abril de 1997, por la Subsecretaria Jurídica de la Secretaría General del Departamento de Cundinamarca.

En virtud de lo anterior, considera la Sala que no tuvo razón la Superintendencia demandada al otorgar el registro de la marca “PUERTO PEÑALISA” (nominativa) de la sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., dado que se configuraron las causales de irregistrabilidad, señaladas en los literales artículo 136, literal b), y e), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resoluciones 23284 de 30 de abril de 2010, “Por la cual se concede un registro”, y 27758 de 28 de mayo de 2010, “Por la cual se rechaza un recurso”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro de la marca “PUERTO PEÑALISA” (denominativa), para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.»

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581, de 12 de julio de 2000.

6 Sentencia de 26 de agosto de 2004 (exp. 11001-03-24-000-2001-0083-01 (6907), Actor: COLORQUÍMICA S.A. Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

7 Ello, conforme consta en el convenio suscrito entre dichas partes el 15 de diciembre de 1997.

8 Según se observa en el certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, de 10 de febrero de 2010,(sic).