Sentencia 2010-00504 de abril 16 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001-03-24-000-2010-00504-00

Actor: Papeles nacionales S.A.

Bogotá, D.C., abril dieciséis de dos mil quince.

Consejero Ponente:

Guillermo Vargas Ayala

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

6.1. Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca micro – tejido con la máxima suavidad acolchonadita (mixta), para distinguir productos de la clase 16 de la clasificación internacional de Niza a la sociedad Kimberly-Clark Worldwide, INC., con fundamento en que por esta acompañada, la parte denominativa, de una gráfica absolutamente distintiva, era registrable y podía convivir en el mercado.

6.2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

Decisión 486

“(…) De los requisitos para el registro de marcas

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a. las palabras o combinación de palabras;

b. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…).

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a. No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b. Carezcan de distintividad;

(…).

e. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…)”.

6.3. El presente caso implica determinar si la marca micro – tejido con la máxima suavidad acolchonadita (mixta) fue concedida indebidamente por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues según lo manifiesta la demandante, se omitió estudiar si era o no un signo descriptivo, causal de irregistrabilidad como se desprende de la lectura de las normas comunitarias aplicables.

6.4. Para determinar si las pretensiones de la demandante tienen vocación de prosperar se hace necesario analizar lo siguiente: 6.4.1. El concepto de marca; 6.4.2. Signos Mixtos; 6.4.3. Signos Descriptivos.

6.4.1. El concepto de marca.

El concepto de marca está definido por la Decisión 486 como cualquier signo que sea apto para distinguir productos en el mercado y podrán para ello registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

Como es sabido, es un bien inmaterial que se constituye por un signo que puede estar conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que deben ser susceptibles de representación gráfica para poder distinguir en el mercado productos o servicios, con el fin de que puedan ser identificados por un consumidor medio, para que los valore, diferencie y seleccione sin que corra peligro de confundirse entre productos o servicios y sin que confunda el origen o la calidad del producto o del servicio.

Es por ello que se reconocen varias clases de marcas, entre ellas, las denominativas, las gráficas y las mixtas, las más utilizadas sin embargo existen otras, como los sonidos, olores, colores, la forma del producto o su envase y/o envoltura.

Es importante hacer énfasis en que la marca debe ser una expresión material identificable, pues es la única manera en que puede ser reconocida por los medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, es así como un consumidor va a tener la libertad de escoger unas y otras.

Cuando se afirma que debe ser susceptible de representación gráfica se hace alusión a expresiones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, así podrán ser apreciados en el mercado.

El requisito básico de una marca es que sea distintiva, pues ello lleva de manera implícita la posibilidad de identificar productos o servicios de otros, se cumple con ese requisito cuando por sí solo sirva para ello, sin que se confunda con el producto o servicio que ampara, o con sus características esenciales.

En este punto debe hacerse una precisión importante y es que existe la distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir un producto o servicio en el mercado y la extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad de diferenciarse de otros signos en el mercado.

De conformidad con lo anterior se concluye que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Así lo dispone el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Una vez realizadas estas precisiones sobre el concepto de marca y teniendo en cuenta que la marca micro – tejido con la máxima suavidad acolchonadita es mixta, se hace necesario hacer unas consideraciones respecto de los signos mixtos.

6.4.2. Signos Mixtos.

Como se dijo con anterioridad, existen varias clases de marcas, entre las más utilizadas se encuentran las denominativas, las gráficas y la unión de ellas, las cuales generan los signos mixtos.

Teniendo en cuenta que el signo que está sometido a estudio (micro – tejido con la máxima suavidad acolchonadita) es mixto, se deben hacer unas precisiones al respecto.

Los signos mixtos están compuestos de un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y uno gráfico. Cuando estos dos elementos se unen se convierten en un solo conjunto, que produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia andina ha manifestado que la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento gráfico y del nominativo, como uno solo y que cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado(3).

La otra precisión que sobre los signos mixtos se hace es que la parte denominativa del signo puede ser compuesta, es decir, puede estar integrada por dos o más elementos (nominativos).

Al respecto el Tribunal Andino de Justicia ha establecido que:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)(4)”.

También ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del proceso 13-IP-2001). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.(5)

Además de lo anterior debe precisarse que cuando se está analizando una marca mixta debe hacerse un esfuerzo por encontrar el elemento que más se destaca, el que con mayor fuerza se inserta dentro del consumidor y determina la impresión que va a generar en ellos(6).

Finalmente debe hacerse referencia a los signos descriptivos y marcas débiles, toda vez que es el argumento utilizado por la parte demandante para acusar de ilegales los actos administrativos que otorgaron el registro de micro – tejido con la máxima suavidad acolchonadita (mixta).

6.4.3. Signos Descriptivos.

Lo primero que debe señalarse respecto de los signos descriptivos es que no tienen poder distintivo, toda vez que se confunde con los productos o servicios que va a identificar o con sus características o propiedades.

En efecto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone que la irregistrabilidad de signos descriptivos:

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La irregistrabilidad de este tipo de signos se predica únicamente de los que designen de manera exclusiva la calidad, la cantidad, el destino, el valor, su procedencia, la época de producción u otros datos característicos o información de los productos o de los servicios que pretendan amparar, pues si dichas características son comunes a otros productos o servicios, no habrá distintividad y en consecuencia su registro deberá ser negado.

Al respecto el tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo es preguntarse “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar y si la respuesta espontánea, es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer una naturaleza descriptiva(7).

No obstante lo anterior, debe señalarse que cuando una persona conforme una marca puede valerse de elementos distintos, tales como palabras, prefijos, sufijo, terminaciones, raíces, que si se analizan de manera individual pueden llegar a ser de uso común o incluso descriptivas, por lo que de ninguna manera pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por la persona que la incluya dentro de su marca.

El titular de una marca que incluya una expresión como las señaladas con anterioridad no podrá tener un dominio exclusivo sobre dichas expresiones y en consecuencia no podrá impedir que terceros las utilicen en la conformación de otras marcas, cuando, en su conjunto, sean distintas a la registrada.

Al respecto el tribunal ha manifestado lo siguiente:

“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión(8)”.

Por lo anterior se afirma que al momento de realizar el examen de registrabilidad de marcas que contienen además signos comunes o descriptivos, no deben ser considerados dentro del examen pues la distintividad deberá ser buscada en elementos diferentes que integren el signo.

6.4.4. Caso Concreto

En este proceso la sociedad Papeles nacionales S.A. argumentó que la marca micro – tejido con la máxima suavidad acolchonadita (mixta) es descriptiva con relación a los productos de la clase 16 Internacional dentro de la cual se encuentra los siguientes productos: “los pañuelos faciales, papel higiénico, toallas de papel, servilletas de papel para pasar a la mesa” ya que se refiere a características comunes y esenciales de los productos de uso higiénico (…)”.

En su defensa, la sociedad Kimberly-Clark Worldwide, INC. manifestó que “(…) la marca micro-tejido con la máxima suavidad acolchonadita (mixta) no consiste exclusivamente en un signo descriptivo, pues si bien la parte denominativa puede describir ciertas características de los productos de la clase 16, la parte gráfica del signo es altamente distintiva y, por tanto, el conjunto resulta lo suficientemente distintivo como para ser registrado como marca”; en tal virtud, se hará referencia a los signos conformados por frases descriptivas.

Como se ha dicho con anterioridad, un signo descriptivo no puede ser registrado por disposición expresa de la Decisión 486, en este caso el signo solicitado fue el siguiente:

labrador
 

Como se puede observar, efectivamente la marca está integrada por varias expresiones descriptivas, pues responden a la pregunta de cómo es el producto. Pues la parte denominativa de la marca es la respuesta: micro – tejido con la máxima suavidad acolchonadita.

Es cierto que la marca también tiene una parte gráfica, sin embargo la imagen de un perro (cachorro de la raza “labrador”) no logra otorgar al conjunto la distintividad suficiente para ser registrable como marca.

Se considera que analizado el signo de manera conjunta, sin desfragmentarlo, no es distintivo, toda vez que revela todas las características del producto y el consumidor no tendrá que hacer un esfuerzo adicional para comprender qué productos o servicios ampara la marca.

En consecuencia considera la Sala que el signo micro – tejido con la máxima suavidad acolchonadita (mixta) está incurso en una causal de irregistrabilidad.

6.5. En ese contexto y luego de revisada la actuación administrativa en la que se expidieron los actos acusados, encuentra la Sala que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció lo dispuesto en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

6.6. Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR la nulidad las resoluciones Nos. 47911 del 25 de septiembre de 2009, 59324 de 23 de noviembre de 2009 y 27773 de 28 de mayo de 2010, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca micro – tejido con la máxima suavidad acolchonadita (mixta), para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Kimberly-Clark Worldwide, INC.

2. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que se proceda a cancelar el registro de la marca micro – tejido con la máxima suavidad acolchonadita (mixta), para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza concedida a la sociedad Kimberly-Clark Worldwide, INC.

3. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

4. PUBLICAR este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(3) Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: burbuja video 2000. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(4) Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “Bolin bola”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(5) Proceso 50-IP-2005. Marca: “Canaleta 90”. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1217, de 11 de julio de 2005.

(6) Proceso 46-IP-2008. 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “Pan American assistance” (mixta). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(7) Proceso 27-IP-2001, marca: Migalletita, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al proceso 3-IP-95, marca: “Concentrados y jugos de frutas tutti-frutti S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.

(8) Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005, marca: “US Robotics”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.