Sentencia 2011-00185 de julio 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente (E1):

Roberto Augusto Serrato Valdés

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 11001 0324 000 2011 00185 00

Actor: LADECOL S.A. (en adelante LADECOL)

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC)

Ref.: Marca engañosa. Examen de registrabilidad. Distintividad adquirida.

EXTRACTOS: «VII. CONSIDERACIONES

7.1. Problema jurídico.

El asunto se orienta a determinar si la expresión mixta PROTEX VINILO (CLASE 17) es engañosa, en cuanto proporciona al consumidor una información que sugiere una calidad o composición que los productos no tienen y en consecuencia, se halla incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Para resolver el anterior problema, la Sala partirá de hacer un análisis de las normas comunitarias aplicables al asunto de la referencia, para lo cual seguirá los parámetros que brinda la interpretación prejudicial, es decir: i) determinar si la marca en controversia es engañosa o si es evocativa, ii) establecer si se está en presencia de la figura de la distintividad adquirida o sobrevenida, y iii) si se efectuó el examen de registrabilidad.

7.2. La marca negada.

El registro de la marca que se negó es el siguiente:

S2011-00185CEfig1
 

Se trata de un signo mixto, que pretende identificar los productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, “(...) caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados, materiales para calafatear, estopar y aislar tubos flexibles no metálicos; bolsas de caucho para hielo, bolsas de caucho para agua, duchas de caucho, guantes de caucho específicamente: guantes de caucho y látex (...)”.

7.3. Marca engañosa.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en el asunto de la referencia definió éste concepto de la forma que a continuación se expone:

“(...) Los signos engañosos según el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que los signos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona. 

Según lo manifiesta Marco Matías Alemán, esta prohibición “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”. (Alemán, Marco Matías, ob. cit. pág. 85). 

Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 419, de 17 de marzo de 1999) (...)”(7) (Subraya original).

Visto lo anterior, la Sala encuentra que parte de la discusión gira en torno a determinar si la expresión VINILO de la marca cuestionada, sugiere una cualidad de los productos que pretende identificar, en el sentido de indicar que están fabricados a partir de dicho material.

De lo expuesto en la demanda y en los antecedentes administrativos se advierte que los productos que pretende distinguir LADECOL con la marca mixta PROTEX VINILO contienen esa sustancia. Así lo precisó en el recurso de reposición la demandante:

“(...) En desarrollo del objeto social de Ladecol, el cual es amplio y entre otras cosas esta el 1. Fabricar toda clase de productos de caucho, látex y plásticos. 2. La compra, venta, importación, exportación, distribución de productos de caucho, látex y plásticos, así como las materias primas necesarias para su fabricación. 

Como puede observar el examinador los productos aquí relacionados hacen parte del desarrollo del objeto social de la empresa Ladecol S.A. desde hace más de 50 años, se encuentran dentro del noménclator de la clasificación internacional de Niza en la clase 17 y está muy bien especificada y subrayado mío en negrilla al hablar de productos en materias plásticas semielaboradas (se refiere no sólo a guantes, sino también a bolsas, tubos, empaques, en fin, un sin número de productos complementarios) elaborados en plásticos, látex sintético o sea el Vinilo (como el PVC). 

Sin embargo, Ladecol pensando en el bienestar de las personas alérgicas al látex y que hacen parte de la industria de nuestro país no sólo en el campo médico-veterinario, sino en otras áreas como la industria química, el mundo agroindustrial, en el mundo estético y de belleza, en la industria pesquera, en fin en las diversas áreas industriales y profesionales, creó este signo distintivo PROTEX VINILO para productos en materias plásticas semielaboradas (guantes, gorros, delantales, películas para embalaje de medicamentos, películas para protección de invernaderos). Como puede observar el ente examinador, el opositor a través de su apoderado induce a error al despacho, manifestando que la marca es engañosa y que hace relación a ser utilizada únicamente en la fabricación de muebles y tejidos. Limitando la aplicación del vinilo consagrado como uno de los componentes en materias plásticas semielaboradas, que mi representada LADECOL S.A. produce, importa, comercializa en desarrollo de su objeto social (...)”(8). (Subrayado de la Sala).

Vistas así las cosas, la marca que se pretende registrar no sería engañosa, puesto que no está distorsionando la información que está transmitiendo al consumidor, en tanto que comunica que el material con el cual son fabricados los productos es el VINILO.

Ahora bien, por VINILO no puede entenderse una “(...) sustancia, generalmente un polímero que contiene este grupo funcional. Es de consistencia parecida al cuero, y se utiliza en la fabricación de muebles y tejidos (...)(9), tal y como lo concluyó la SIC a partir de la definición que expuso el tercero opositor, PROTEX S.A., pues estaría restringiendo el uso de esta sustancia a muebles y tejidos, cuando en realidad se utiliza en varios campos, tales como el industrial (tubos en PVC)(10), hospitalario (guantes en vinilo), estético (gorros), etc., usos éstos contenidos en la clase 17 cuando se refiere a materias plásticas semielaboradas.

En tal escenario, es claro que quien adquiere este tipo de productos es un consumidor especializado que sabe las propiedades que en uno u otro caso tendría el bien que está fabricado en todo o en parte con VINILO.

La Sala pasa entonces a resolver los otros dos aspectos sugeridos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y recogidos en el problema jurídico planteado para resolver el presente litigio, esto es, si estamos en presencia de una marca con distintividad adquirida y si la SIC efectuó el examen de registrabilidad.

7.4. Distintividad adquirida.

Esta figura se encuentra contenida en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, y se ha conocido jurisprudencialmente como distintividad adquirida o sobrevenida, según la cual puede ocurrir que un signo ab initio no sea distintivo pero por su uso constante, real y efectivo en el mercado se convierta en registrable al adquirir esa característica.

El tribunal ha definido de la siguiente manera tal figura:

“(...) Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria. 

Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. 

En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 consagra la figura en el último párrafo del artículo 135, de la siguiente manera: 

“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. 

Uno de los requisitos fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad.

(...) 

Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. 

El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante. 

 Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. 

El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166. 

El Juez Nacional o a la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 

a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 

b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. (...)”(11). 

En esa medida son dos los elementos a demostrar: el primero, que una marca no sea distintiva en un comienzo y el segundo, que tal aspecto sobrevenga por el uso constante, real y efectivo, uso este que debe ser acreditado en el proceso. Sobre el punto, es necesario anotar, que solo en la medida en que se demuestre el primer supuesto es preciso entrar a analizar el segundo elemento.

Al respecto, la Sala encuentra que ninguno de los dos presupuestos acontecen en este asunto, dado que la marca mixta VINILO PROTEX es distintiva y, en esa medida, no es necesario analizar el segundo elemento, lo cual hace improcedente la pretensión de nulidad con base en este cargo.

7.5. Examen de registrabilidad.

La Interpretación Prejudicial expedida en el proceso se detuvo en analizar la obligación que tienen las autoridades competentes de efectuar el examen de registrabilidad de oficio. Quiere ello decir que debe realizarse así no se hayan presentado oposiciones o no hubiere solicitud expresa de un tercero, y se debe revisar si la petición cumple con todos los requisitos contemplados en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina o si se halla en una causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 135 y 136 ibídem.

La interpretación dice textualmente lo siguiente:

“(...) En cuanto a sus propias decisiones, el título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: 

“El tribunal en múltiples interpretaciones prejudiciales(12) ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 

2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Marca: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007). 

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos (...)”.(13) 

Al respecto la Sala observa que la SIC efectuó dicho examen a partir de la oposición formulada por la sociedad PROTEX S.A. en relación con una de las causales de irregistrabilidad contenida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (marca engañosa), entendiendo que en ese momento a su parecer se encontraba acreditado un motivo para negar la solicitud de registro de la marca PROTEX VINILO (mixta).

7.6. Conclusión.

Del análisis efectuado es procedente concluir que la marca PROTEX VINILO (mixta) para identificar productos de la clase 17, no es engañosa y por lo tanto no se enmarca en la causal de irregistrabilidad invocada por la SIC en las resoluciones acusadas, lo cual lleva a que se estimen las pretensiones de la sociedad LADECOL S.A. y, en consecuencia, se ordene a la demandada el correspondiente registro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones números 3305 del 27 de enero de 2010 y 64067del 23 de noviembre de ese mismo año, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que registre la marca mixta PROTEX VINILO en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad LADECOL S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.

3. PUBLICAR la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

4. REMITIR copia de la sentencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 13 de julio de 2017.

Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—Hernán Sánchez Sánchez».

7 Fls. 115 vuelto y 116 ibídem.

8 Fl. 20 del cdno. de antecedentes administrativos.

9 Fl. 7 de este cdno.

10 “Es un polímero obtenido de dos materias primas naturales cloruro de sodio o sal común (NaCl) (57%) y petróleo o gas natural (43%), siendo por lo tanto menos dependiente de recursos no renovables que otros plásticos. El PVC se presenta en su forma original como un polvo blanco, amorfo y opaco.

La resina que resulta de esta polimerización es la más versátil de la familia de los plásticos; pues además de ser termoplástica, a partir de ella se pueden obtener productos rígidos y flexibles. A partir de procesos de polimerización, se obtienen compuestos en forma de polvo o pellet, plastisoles, soluciones y emulsiones. 

Es uno de los polímeros más estudiados y utilizados por el hombre para su desarrollo y confort, dado que por su amplia versatilidad es utilizado en áreas tan diversas como la construcción, energía, salud, preservación de alimentos y artículos de uso diario, entre otros. 

Además de su gran versatilidad, el PVC es la resina sintética más compleja y difícil de formular y procesar, pues requiere de un número importante de ingredientes y un balance adecuado de éstos para poder transformarlo al producto final deseado.
En 1930 B.F. Goodrich Chemical descubre que el PVC absorbe plastificante y que al procesarse se transforma en un producto flexible. Este descubrimiento hizo posible el desarrollo comercial inicial. Posteriormente con el empleo de estabilizadores más adecuados se hizo posible el desarrollo del mercado del PVC rígido; estos dos importantes desarrollos permitieron que el PVC se convirtiera en el termoplástico más versátil e importante del mercado mundial. El desarrollo en tecnología y aplicaciones no ha tenido pausa llegándose en nuestros días a una producción de 25 millones de ton.”. Definición tomada el 22 de marzo a las 7:27 p.m. del siguiente enlace: http://www.eis.uva.es/~macromol/curso07-08/pvc/queeselpvc.html

11 Fls. 116 vuelto a 120 vuelto de este cdno.

12 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

13 Fls. 118 vuelto y 119 ibídem.