Sentencia 2011-00273 de julio 31 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001032400020110027300

Demandante: Permoda Ltda.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Acción de Nulidad

Consejero Ponente:

Dr. Hernando Sánchez Sánchez

Bogotá D.C., treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

Competencia.

13. Visto el artículo 128 numeral 7(24) del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308(25) de la Ley 1437 de enero 18 de 2011(26), sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1º(27) del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003(28), sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) Interpretación prejudicial 423-IP-2015 de 4 de febrero de 2016 y vii) análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

16. Los actos administrativos demandados son los siguientes:

16.1. Resolución 22397 de 29 de abril de 2010(29), mediante la cual la directora de la división de signos distintivos decidió la solicitud de registro de marca, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por Permoda Ltda. y, en consecuencia, conceder el registro como marca del signo mixto COAX, a favor de José Nair Hernández, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó:

“[…] Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta dirección, al analizar los signos previamente representados, encuentra que, si bien los signos comparten su conformación vocálica, los mismos cuentan con elementos que logran diferenciarlos, siendo en el caso del signo solicitado, la terminación en el fonema “X” la que le garantiza una pronunciación particular , mientras que en el signo opositor la terminación irregular en la letra “j” genera un sonido el cual aleja de la impresión causada por la barca objeto de estudio.

Adicionalmente, las denominaciones confrontadas cuentan con relevantes diferencias desde el punto de vista visual, pues mientras el signo solicitado comienza con la letra “‘C, el registrado lo hace con la letra “K” y finaliza la primera con la letra “X” y la segunda con la “J” igualmente la letra “A” sobre la que se incluye una diéresis, junto con las diferencias mencionadas, contribuye a causar un impacto visual disímil en cada signo.

Es claro que el aspecto gráfico facilita tal distinción al tratarse de expresiones escritas en un tipo y tamaño de letra completamente diferente, dando preponderancia la marca COAX al fonema final, el cual se separa del resto del texto al escribirse en un tamaño mucho mayor, y decorarse con un punto en la parte superior, el cual da la impresión de tratarse de un tipo de letra distinto, más delgado y con igual tamaño en cada uno de sus componentes.

Por tanto, se considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles.

En consecuencia, esta oficina no considera necesario referirse a la conexión competitiva, toda vez que los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión, ya que el consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los productos que estos identifican, por lo que es viable su coexistencia pacífica en el mercado.

En conclusión, esta dirección considera viable el registro del signo solicitado, puesto que este no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

“ART. 1º—Declarar infundada la oposición presentada por PERMODA S.A.

“ART. 2º—Conceder el registro de:

La marca: COAX (Mixta).

Para distinguir: VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERÍA. (Productos de la clase 25ª de la Clasificación Internacional de Niza).

Titular: José Nair Hernández

Domicilio: Medellín - Antioquia - Colombia

Dirección: Calle 42 Nº 36 A - 12

Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

[…]”.

16.2. Resolución 19063 de 7 de abril de 2011(30), mediante la cual el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 32001 de 23 de junio de 2010(31). En la resolución se indicó:

“[…] 2.1.3. Análisis comparativo de los signos.

Como puede observarse desde un primer impacto y después del anterior análisis los signos no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. En efecto, si bien comparten la utilización de las vocales O y A, nótese que la utilización de consonantes ubicadas en los extremos C y X, en la marca solicitada, frente a la utilización de las consonantes ubicadas en los extremos K y J, en el signo opositor, determinan variaciones, ortográficas y fonéticas determinantes. Aunado a ello, la estructura gráfica de cada uno de los conjuntos refuerzan las diferencias antes anotadas.

Por tanto, esta delegatura considera que las marcas confrontadas, como tales analizadas en conjunto y sucesivamente, presentan diferencias que permiten su individualización, pues el consumidor tendrá las herramientas suficientes para identificar los productos amparados por cada uno de los signos en conflicto, así como el origen empresarial

2.1.4 Relación de productos o servicios.

Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios. Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos conexos o incluso idénticos, si las marcas son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

3. Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas, si bien los signos coinciden en algunas de las vocales estas coincidencias se ven diluidas por las variaciones ortográficas y fonéticas anotadas, así como por la estructura grafica de cada conjunto, contando la marca solicitada con elementos suficientes para diferenciarse de la marca opositora […]

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

“ART. 1º—Revocar la decisión contenida en la Resolución 32001 de 23 de junio de 2010, proferida por la directora de signos distintivos.

“ART. 2º—Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Permoda S.A.

“ART. 3º—Conceder el registro de:

La marca: COAX (Mixta).

Para distinguir: VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERÍA. (Productos de la clase 25ª de la Clasificación Internacional de Niza).

Titular: José Nair Hernández

Domicilio: Medellín - Antioquia - Colombia

Dirección: Calle 42 Nº 36 A - 12

Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

[…]”.

El problema jurídico.

17. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda y la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso, determinar si la marca mixta COAX solicitada por José Nair Hernández y concedida por la demandada para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486, con base en la semejanza y el riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta KOAJ registrada previamente a favor de la demandante, para distinguir productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

18. En ese orden de ideas, la Sala determinará si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial.

19. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena(32), la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000(33) de la Comisión de la Comunidad Andina(34).

Principios y características del Derecho Comunitario Andino.

20. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.

21. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente(35) sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración.

22. Las decisiones obligan a los Estados miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino(36).

23. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos(37), las decisiones son directamente aplicables en los Estados miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado miembro.

24. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(38). 

25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(39).

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados miembros.

27. En el capítulo III del protocolo, sobre las competencias del tribunal, en la sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

28. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

29. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del tribunal […]”.

30. En el artículo 34 se establece que “[…] El tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del tribunal […]”.

32. En este mismo sentido, la Sala considera importante señalar que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

interpretación prejudicial 423-IP-2015 de 4 de febrero de 2016.

33. La Sala procederá a resaltar las conclusiones de la interpretación prejudicial(40), proferida para este caso:

“[…]

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se determina que predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de estos signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre productos expuestos en la presente interpretación prejudicial.

[…]”.

Análisis del caso concreto.

34. Corresponde a esta Sala determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de los cuales se concedió el registro como marca del signo mixto COAX para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por José Nair Hernández, para lo cual se estudiará si la marca solicitada se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486, con base en la confundibilidad y el riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta KOAJ registrada previamente a favor de la demandante, para distinguir productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

35. La demandante, en su libelo, considera que los actos administrativos demandados son nulos, en tanto que la demandada concedió el registro de la marca mixta COAX para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, sin tener en cuenta que era confundible con su marca mixta KOAJ previamente registrada.

36. La Sala precisa que las marcas en conflicto, sobre las cuales se realizará el estudio de semejanza y confundibilidad, son como se muestran a continuación:

2
2
 

37. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación de marcas mixtas, en donde predomina el elemento nominativo.

38. Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del cargo de nulidad formulado en la demanda.

Cargo de nulidad por la violación del literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486.

39. Visto el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, para la Sala resulta claro que, para la configuración de la causal de irregistrabilidad es necesario que entre las marcas en conflicto se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos supuestos: en primer lugar, la marca solicitada debe ser idéntica o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada a favor de un tercero y, en segundo lugar, debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas.

40. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre las marcas en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellas, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

41. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia sostuvo en la interpretación proferida para el caso sub examine que “[…] el riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta) […]”(41).

42. Asimismo, recordó que los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias marcas y entre los productos o servicios que cada uno ampara son: “[…] i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios, iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios, iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos […]”(42).

43. En relación con el riesgo de asociación, el tribunal precisó que “[…] es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productos (sic) de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[…]”(43).

44. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, toda vez que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. La Sala recuerda que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o asociación, tanto con la relación a la marca como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la causal de irregistrabilidad.

Análisis de los supuestos normativos.

45. Precisado lo anterior, la Sala procede a realizar el estudio de los supuestos que exige la norma comunitaria para efectos de determinar si el signo solicitado para ser registrado como marca cumple los requisitos previstos en ella.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca solicitada y la marca registrada.

46. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, en la interpretación prejudicial proferida para este caso, se reiteraron las reglas de comparación aplicables a todo tipo de marcas, como se observa a continuación:

“[…] 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes””.

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa” […]”(44).

47. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia enfatizó en los criterios que deben considerarse para valorar la similitud de las marcas y el riesgo de confusión, esto es, la confusión visual, auditiva e ideológica, en los siguientes términos:

“[…] 39. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

40. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

41. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”(45).

48. Ahora bien, teniendo en cuenta que la marca solicitada y la marca registrada tienen la naturaleza de ser mixtas, es necesario traer a colación lo indicado en la interpretación prejudicial, así:

“[…] 45. Cuando el juez consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

46. En efecto, el tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” […]”(46).

49. En este orden de ideas, al apreciar la marca solicitada y la marca previamente registrada teniendo en cuenta los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia, la Sala considera que el elemento predominante en la marca mixta solicitada y la marca registrada previamente es el nominativo, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores, aunado al hecho que el elemento gráfico no es de tal entidad que diluya la parte nominativa, toda vez que éste consiste en una caligrafía especial para el elemento nominativo, y, en consecuencia, el consumidor recordará las marcas por su elemento nominativo y no por su gráfico.

50. Así las cosas, la Sala procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la confrontación de marcas en las cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento nominativo, por lo cual no será objeto de análisis el elemento gráfico. Al respecto, el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial proferida, indicó:

“[…] Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos descritos a continuación:

48. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el juez consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores […]”(47).

Reglas del cotejo marcario.

51. Bajo el anterior contexto, la Sala procede a realizar el examen de registrabilidad correspondiente para determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre la marca solicitado y la marca registrada, así:

Comparación ortográfica.

52. Teniendo en cuenta que el aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en conflicto, la Sala procede a realizar el cotejo marcario con base en estos criterios:

3
 

4
 

53. De la confrontación que se hace entre las marcas en conflicto, la Sala advierte que tienen la misma extensión o longitud al estar compuestos por igual número de letras y de la misma manera, existen semejanzas y coincidencias en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:

5
 

6
 

54. La marca mixta solicitada COAX está compuesta por dos (2) consonantes, las cuales no coinciden con aquellas que conforman la marca registrada previamente, salvo el hecho que se encuentran ubicadas en la misma posición de la palabra.

55. En relación con las vocales, como podrá observarse a continuación, la marca solicitada COAX reproduce las mismas dos vocales (“O” y “A”) que hacen parte de la marca previamente registrada, aunado al hecho de estar en la misma ubicación.

7
 

8
 

56. En relación con la raíz y la terminación de las palabras, la Sala advierte que, salvo la identidad de las vocales, las marcas no comparten tales elementos.

57. Ahora, respecto al número de sílabas la marca solicitada y la marca registrada, están compuestas por dos sílabas, circunstancia que genera una similitud adicional.

Comparación fonética.

58. Bajo el entendido que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en las marcas, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, el cotejo de las marcas en conflicto, en forma sucesiva, es como sigue a continuación:

9
 

59. En ese orden, atendiendo que existe una similitud ortográfica de las marcas, la Sala considera que, igualmente, existe semejanza fonética habida consideración que su pronunciación es muy parecida debido a que, por un lado, las vocales son las mismas y están ubicadas en la misma posición y, por el otro, aunque la consonante y primer letra de cada marca es diferente, la “C” y la “K” tienen la misma sonoridad, motivo por el cual, fonéticamente, no existe diferencia en su raíz.

60. Así las cosas, teniendo en cuenta que una de las reglas del cotejo marcario es que el análisis comparativo de las marcas debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, la Sala advierte que, si bien es cierto, la marca solicitada finaliza con la letra “X”, la cual difiere de la pronunciación de la terminación de la marca registrada, tal característica no dota a la marca solicitada de tal distintividad que permita diferenciarla totalmente, al menos fonéticamente, en atención a que la sílaba tónica es la primera y el énfasis está en la primera vocal, esto es, la “O”.

Comparación ideológica.

61. Atendiendo que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando las marcas evocan una idea o concepto semejante o idéntico, es menester por la Sala precisar, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado.

62. La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente las marcas objeto de estudio en la medida en que ambas son expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático, toda vez que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Por ello, al ser expresiones sin contexto en el idioma castellano, no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios.

63. No obstante lo anterior, es menester por la Sala precisar que el hecho de ser marcas de fantasía no implica, per se, que sean susceptibles de registro, toda vez que puede que las marcas individualmente consideradas gocen de distintividad, pero resulta posible que no sean susceptibles de registro por ser similares o idénticas a marcas previamente registradas, es decir, por estar incursos en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486.

64. En este sentido, esta sección recuerda que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione(48) y, en el caso sub examine, la partícula adicional que tiene el signo solicitado para registro, no permite que la marca COAX cumpla con estos presupuestos que le permitan establecer su distintividad y su diferencia con la marca registrada.

65. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada COAX y la marca registrada KOAJ, presentan, en primer lugar, similitud ortográfica por tener identidad en las vocales y en su ubicación, en el número de sílabas y longitud de la palabra y, en segundo lugar, similitud fonética, por cuanto las letras “C” y “K” suenan igual, y la única diferencia, esto es, la letra “X” adicional que tiene la marca solicitada y registrada, no le otorga suficiente distintividad para diferenciarla en el mercado; aspectos que conllevan a configurarse un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor.

66. En atención a que la marca solicitada y registrada es similar a la marca previamente registrada y, en consecuencia, puede generarse un riesgo de confusión, es necesario analizar el siguiente requisito, esto es, la conexión competitiva.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar la marca solicitada y la marca registrada

67. Visto el artículo 136 literal “a” de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o similitud entre las marcas, es necesario que los productos o servicios que distinguirá cada una de las marcas, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos.

68. Visto el artículo 151 inciso 2º de la Decisión 486 de 2000, la Sala concluye que la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó.

69. Esta sección en reciente jurisprudencia de 8 de marzo de 2018(49), con ponencia de la consejera de Estado doctora María Elizabeth García González, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos:

“[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada.

De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”.

70. Al igual que para la comparación de las marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios especiales que permiten determinar en el examen de registrabilidad la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por las marcas en conflicto. En este sentido, la Sala estudiará cada uno de los criterios, los cuales fueron reiterados en la interpretación prejudicial realizada para el caso bajo estudio, en donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enlisto como presupuestos los siguientes:

“[…]

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos que se sintetizan (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos.

[…]”(50).

71. Teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales anteriores, la Sala encuentra que José Nair Hernández, en el formulario único de registro de signos distintivos(51), solicitó el registro como marca del signo nominativo COAX para identificar productos de la clase 25(52) internacional, y la marca mixta KOAJ registrada a favor del demandante identifica productos de las clases 14(53) y 25. Al respecto el Tribunal de Justicia, en la interpretación prejudicial, indicó:

“[…]

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

[…]”(54).

72. En este punto, es menester por la Sala precisar que, si bien es cierto, la demandada en los actos administrativos demandados, sólo tuvo en cuenta el registro de la marca KOAJ para la clase 14, en el libelo introductorio y en el escrito de oposición, presentado en el trámite administrativo, la demandante adujo que su registro marcario también se había concedido para distinguir los productos de la clase 25, motivo por el cual, se incluye en este análisis tal supuesto.

73. Así las cosas, resulta claro para la Sala que la marca mixta solicitada y la marca mixta registrada identificarían los mismos productos de la clase 25, toda vez que ni el solicitante de la marca, ni el titular del registro marcario KOAJ, limitaron los productos de la clase en su registro sino que fue general. Ahora, en cuanto a los productos de la clase 14, en donde también se encuentra registrada la marca KOAJ, si bien es cierto, son clases diferentes, no puede determinarse, a priori, que no existe conexidad, toda vez que los artículos de joyería y relojería, piedras preciosas y semipreciosas, pueden, en algunos casos, hacer parte de accesorios de las prendas de vestir que identifica la clase 25.

74. En relación con los canales de distribución y comercialización, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que:

“[…]

a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general —radio televisión y prensa—, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitiva mente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

[…]”(55).

75. Atendiendo a que la marca solicitada y la marca registrada identificarían los mismos productos de la clase 25, por no haberse limitado su registro, para la Sala resulta claro que los medios de publicidad y de comercialización son idénticos y, en ese sentido, existiría conexión competitiva. Ahora, respecto de los productos de la clase 14 en donde también está registrada la marca KOAJ, a juicio de la Sala es posible que los medios sean afines, pues se refieren al vestuario y sus accesorios, siendo común en algunas tiendas que se comercialicen simultáneamente las prendas de vestir, con artículos complementarios y accesorios, como joyería, relojería o pulseras, entre otros, sin perjuicio, que existan tiendas especializadas para los productos de la clase 14.

76. Respecto de la relación o vinculación entre los productos(56), así como el uso conjunto o complementario(57) de los mismos, a juicio de la Sala también existe conexidad competitiva en estos aspectos, toda vez que, por un lado, se identificar los mismos productos tratándose de la clase 25 y, por el otro, los productos de la clase 14 tienen relación directa con aquellos que se identifican con la clase 25, y requieren el uso conjunto y complementario, pues la vestimenta supone la utilización de accesorios, ya sean artículos de joyería, relojería o utilización de piedras preciosas y semipreciosas en los mismos.

77. Frente al género de los productos, para la Sala no existe discusión en cuanto a que es un aspecto que genera conexidad de los productos, en atención a que se trata de los mismos productos, cumpliendo así las mismas funciones y finalidades.

78. Corolario de lo expuesto, esta sección considera que en el caso bajo estudio, existe una conexidad entre los productos que la marca solicitada y la marca registrada identificarían, porque en primer lugar, la marca registrada para la clase 25 identifica los mismos productos, lo que conlleva a que los canales de comercialización y publicidad, el género de los productos, su uso conjunto y complementario sea el mismo, y, en segundo lugar, a pesar de que los productos de la clase 14 están en una clase diferente, tienen canales de comercialización y publicidad afines y los productos son complementarios.

79. Por todo lo anterior, la Sala concluye que, a pesar de que individualmente considerado, la marca solicitada tenga aptitud marcaria, en el presente asunto se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal “a” de la Decisión 486, por cuanto, en primer lugar, existe similitud entre las marcas en conflicto y, en segundo lugar, existe conexión competitiva entre los productos que se identificarían, motivo por el cual, el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

Conclusión.

80. En suma, la Sala en el caso sub examine considera que existe una similitud ortográfica y fonética entre la marca solicitada COAX y la marca previamente registrada KOAJ, en atención a que las diferencias, esto es, la letra “C” inicial y “X” al final, no le otorgan la distintividad requerida a la marca solicitada para ser plenamente diferenciada en el mercado, ya que la letra “C” de la marca solicitada y la “K” de la marca registrada fonéticamente suenan igual, y la “X” adicional no le imprime la distintividad necesaria.

81. Adicionalmente, a juicio de la Sala se determinó que existe una conexidad de los productos que identifican las marcas en conflicto, en primer lugar, porque se identifican los mismos productos de la clase 25 al no haberse limitado el registro y, en segundo lugar, con relación a los productos de la clase 14, existe relación con los medios de publicidad, comercialización y uso complementario.

82. En criterio de la Sala, la demandada no aplicó adecuadamente las normas que regulan el registro marcario, toda vez que se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo literal “a” del 136 de la Decisión 486 y, por ende, las marcas en conflicto no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto en el caso de mantener su registro, podrían generar un riesgo confusión.

83. Así las cosas, ante la prosperidad del cargo de nulidad invocado se desvirtúa la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala procederá a declarar la nulidad de los mismos, ordenando a la demandada que se cancele el registro marcario concedido al signo mixto COAX para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que fue solicitado por José Nair Hernández, actuación que deberá ser comunicada al actual titular del registro marcario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

1. DECLARAR la nulidad de la Resolución 22397 de 29 de abril de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la jefe de la división de signos distintivos y la Resolución 19063 de 7 de abril de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

2. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro marcario concedido al signo mixto COAX para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que fue solicitado por José Nair Hernández, actuación que deberá ser comunicada al actual titular del registro marcario.

3. ENVIAR copia de la decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. RECONOCER personería al abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía núm. 19.214.395 y con tarjeta profesional núm. 25.742 expedida por el C. S. de la J., para actuar en calidad de apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 106 del expediente.

5. ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme la sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

24 “[…] ART. 128.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.

25 “[…] ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”.

26 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

27 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.

28 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

29 Cfr. Folios 11 a 15.

30 Cfr. Folios 16 a 21.

31 Por medio de la cual la jefe de la división de signos distintivos, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de revocar lo la Resolución 22397 de 29 de abril de 2010, declarar fundada la oposición y, en consecuencia, negar el registro del signo solicitado.

32 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

33 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

34 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

35 El concepto de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, aparece formalmente enunciado la declaración de los integrantes de la Comisión plenipotenciarios de los Estados miembros, aprobada en los siguientes términos durante el XXIX período de sesiones ordinarias (29 de mayo al 5 de junio de 1980): “[…] El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los países miembros […]”. Este principio se incluyó inicialmente en el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4º de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”.

36 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.

37 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.

38 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

39 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

40 Cfr. Folios 78 a 85.

41 Cfr. Folio 80 v.

42 Cfr. Folio 81.

43 Cfr. Folio 80 v.

44 Cfr. Folio 82.

45 Cfr. Folio 81 v.

46 Cfr. Folio 82 v.

47 Cfr. Folios 82 v. y 83.

48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 388-IP-2015. Febrero 25 de 2016. Marca: Feria Internacional del Libro.

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de marzo de 2018. C.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001032400020090041700.

50 Cfr. Folios 83 y 83 v.

51 Cfr. Folio1 c. antecedentes.

52 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

53 Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

54 Cfr. Folio 83 v.

55 Ibídem.

56 El Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial precisó: “[…] d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor […]” Cfr. Folio 83 v.

57 El Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial indicó que “[…] e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función […]” Ibídem.