Sentencia 2013-00054 de marzo 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref: Expediente 11001-03-24-000-2013-00054-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Actora: Prime Flexible Products, Inc.

Bogotá, D.C., dos de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 41171 de 29 de julio de 2011, confirmada por las resoluciones 78555 de 29 de diciembre de 2011 y 50023 de 24 de agosto de 2012, negó el registro de la marca “Flexsteel” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 17(2) de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que es engañosa, en cuanto a los productos que identifica, toda vez que induce en error al público consumidor sobre las características de los productos que pretende distinguir.

Lo anterior, al considerar que el signo solicitado se compone de dos (2) expresiones en inglés, que son comprendidas por los consumidores como acero flexible, y producen en la imaginación la idea de productos metálicos, los cuales están excluidos de dicha Clase.

Por su parte, la actora alegó que la marca “Flexsteel” (nominativa) es un término en idioma extranjero, arbitrario y de fantasía, al estar compuesto por dos (2) expresiones en inglés, y, por ello, debió procederse a su registro.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literales e), i); 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Previamente a resolver el fondo de la controversia, cabe señalar que no obstante que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, consideró que además del artículo 135, literal i) era viable precisar el alcance del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, la Sala se abstendrá de tener en cuenta el alcance de esta última disposición, toda vez que, como se advirtió anteriormente, la fijación del litigio se circunscribió a la vulneración del artículo 135, literal i), con el concepto del alcance de violación que al cargo le señaló el actor, frente al cual se refirieron las contestaciones de la demanda, lo cual obliga al Juzgador a tener en cuenta.

En otras palabras, la competencia del Juez para resolver la controversia está circunscrita a la fijación del litigio, según se infiere del artículo 180, numeral 7º, del CPACA.

El texto del artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, prevé:

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…).

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. …”.

Como quedó reseñado anteriormente, los actos acusados denegaron el registro marcario con fundamento en la disposición transcrita al considerar la Superintendencia de Industria y Comercio que la marca “Flexsteel”, para la Clase 17 Internacional, es engañosa, porque ella traduce acero flexible y pretende identificar las características de los productos de dicha Clase, siendo que en la misma están excluidos los productos metálicos.

En relación con la norma comunitaria en estudio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó:

“… Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañan, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Así mismo, el mencionado Tribunal expresó que se deberá determinar si el significado del signo solicitado para registro es conocido por el público consumidor, para posteriormente establecer si podría generar engaño y de esta forma proceder a su registro.

Sobre los signos engañosos, sostuvo lo siguiente:

“… El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, estable la irregistrabilidad de los signos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general. Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado. (Proceso 82-IP- 2002, Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891 de 29 de enero de 2003).

Asimismo, el Tribunal ha sostenido que:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor (…) el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”. (Proceso 38-IP-99. Interpretación prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 539, de 28 de febrero de 2000)” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En el caso sub examine, se observa que el término “Flexsteel” se forma por la combinación de dos expresiones del idioma inglés, cuyo significado separado de cada una no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se podría considerar como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable.

Al no ser su significado del conocimiento de la mayoría del público consumidor, ni generalizado su uso, dicho signo tampoco podría considerarse como descriptivo de los productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende amparar.

Lo anterior, si fuese válido analizar separadamente las expresiones, pues la marca en cuestión fue solicitada para registro como una unidad. Y siendo ello así la Sala reiteradamente ha establecido, con base en abundante Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que la unión de dos o más genéricos, verbigracia “SULFA” y “PLATA”, es decir “Sulfaplata”, se convierte en una sola expresión que se considera de fantasía y es registrable.

Así se ha venido sosteniendo por la Sala, entre otras, en sentencias de 13 de febrero de 1997 (Expediente núm. 2556, Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez) y 13 de febrero de 2014 (Expediente núm. 2008-00174-00, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), que en esta oportunidad se prohíjan.

Comoquiera que el signo “Flexsteel” objeto de este proceso no puede considerarse como descriptivo de los productos que ampara la Clase 17, tampoco puede tenerse como un signo engañoso del que se derivan informaciones que induzcan al público a error.

Así las cosas, estima la Sala que no asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio en el análisis que efectuó y que determinó la negativa de la concesión del registro marcario, razón por la cual habrá de accederse a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos acusados.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio: conceder el registro de la marca “Flexsteel” (Denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de marzo de 2017».

2 Esta clase ampara los siguientes productos: tubos no metálicos; sistemas de tubos no metálicos; materiales para reforzar tuberías no metálicas; partes y adimentos para los anteriores; y todo lo anterior para uso en la industria del petróleo el gas.