Sentencia 2013-00094 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref: Expediente núm. 11001-03-24-000-2013-00094-00.

Acción de nulidad relativa.

Actora: DIstribuidora dalsan S.A.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Tesis: Entre los servicios que ampara la marca “Roca” y los productos identificados por los signos “Rocka” previamente registrados de la actora, no existe relación o conexión competitiva, que induzca a error al consumidor y por tanto, dicho signo es registrable.

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La SIC, a través de la Resolución 15593 de 23 de marzo de 2010 concedió el registro de la marca mixta “Roca”, en favor de la sociedad Almacenes e Industrias Roca S.A. para distinguir los servicios de la Clase 35(3) de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Sobre el particular, la actora alegó que dicho signo es similar a su marca “Rocka”, que distingue las clases 16, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como a su nombre y enseña comercial “Rocka”, los cuales ha usado desde el 1º de junio de 1995 y 13 de junio de 2002, respectivamente.

Adujo, además, que entre los signos en disputa existe conexidad competitiva, razón por la cual la marca solicitada para registro se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas en los artículos 135, literal b), y 136, literales a) y b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Ahora, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a); 191; 192; 193 y 200 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, señaladas por el Tribunal, procedía o no el registro de la marca “Roca” para distinguir productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

“Decisión 486.

“(...).

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

“ART. 191.—El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”

“ART. 192.—El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

(...)”.

ART. 193.—Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

“ART. 200.—La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”.

De acuerdo con la jurisprudencia del tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el tribunal en este proceso:

“a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en diferentes momentos.

c) El análisis comparativo debe enfatizar en las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general”.

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el nombre y la enseña comercial, así como los signos “Rocka” (denominativos y mixtos) de la parte actora frente a la marca mixta cuestionada “Roca” de la sociedad Almacenes e Industrias Roca S.A., es menester analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

roca
 

Marca solicitada para registro (Mixta) (Clase 35)

roca-1
 

Marca previamente registrada (Mixta) (Clase 16)

roca-2
 

Marca previamente registrada (Mixta) (Clase 18)

roca-3
 

Marca previamente registrada (Mixta) (Clase 25)

ROCKA

Marca previamente registrada (denominativa) (Clases 16, 18 y 25)

ROCKA

Nombre y enseña comercial

En el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con unos signos nominativos, mixtos, previamente registrados, así como un nombre y una enseña comercial, de la actora. Por ello es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos controvertidos, no así la gráfica que los acompaña, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos y servicios amparados bajo las mismos son solicitados a su expendedor por su denominación y no por su descripción.

De tal manera, que no existe duda alguna en que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es pertinente considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.”(4)

Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados la Sala observa similitud ortográfica y fonética, dada la longitud de las palabras, sus raíces, la coincidencia y el orden de las vocales y consonantes que las componen y que la única diferencia radica en la consonante “K”, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria, que contribuya a diferenciarla de la marca solicitada cuestionada.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que los signos de la actora “Rocka” son de fantasía, ya que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, mientras que la marca solicitada cuestionada “Roca” significa “piedra, o vena de ella, muy dura y sólida”, de conformidad con la página de internet www.rae.es. Por consiguiente, no hay similitud conceptual.

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia ha referido esta corporación, que para que exista confusión entre dos signos se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, y fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión(5).

De ahí que dentro del análisis debe establecerse si existe o no conexión competitiva y analizar los productos y servicios que las marcas en disputa protegen.

Sobre el particular, el tribunal, en la referida interpretación prejudicial, trajo a colación los criterios de conexión competitiva, así:

a) El grado de sustitución entre los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí”.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es un complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva”.

En el sub lite, la expresión “Roca” fue solicitada para distinguir los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial.”

Por su parte, los signos de la actora “Rocka” amparan los productos de las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza:

Clase 16: “papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artista; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); materia de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clase); caracteres de imprenta; cliches.”

Clase 18: “Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionaría”.

Clase 25: “vestidos, calzados, sombrerería”.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos y servicios amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, tienen finalidades diferentes y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles, ni complementarios entre sí.

En efecto, la Sala considera que los servicios de la clase 35 de la Internacional de Niza, amparados por la marca cuestionada y los productos de las clases 16, 18 y 25 de la citada clasificación, que distinguen los signos previamente registrados de la actora, van dirigidos a consumidores especializados y diferentes, habida cuenta de que los servicios que ofrece la marca solicitada van dirigidos específicamente al sector empresarial o comercial o de oficina, mientras que los productos que amparan los signos de la actora están orientados a diferentes grupos de consumidores, esto es, van dirigidos a un consumidor interesado en papelería, cuero, zapatería, vestidos, etc.

Dichos productos y servicios se comercializan a través de diferentes canales, pues los servicios identificados con la marca cuestionada se dan a conocer en sitios especializados en publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial o trabajos de oficina y se promocionan a través de revistas especializadas en dicha actividad, mientras que los productos de los signos previamente registrados se comercializan en pequeños lugares de papelería, cartón, cuero, vestimenta y en grandes cadenas o tiendas o supermercados donde se venden toda clase de servicios y productos, y se promocionan mediante radio, televisión y prensa.

Tampoco son complementarios, ni sustituibles entre sí, dado que las características, finalidades, canales de comercialización y medios de publicidad de ellos difieren, conforme se dijo anteriormente, pues los servicios amparados por la marca cuestionada se relacionan con la actividad empresarial, comercial o de oficina y los productos de los signos de la actora con los artículos de papelería, cartón, cuero, vestimenta, etc.

Es del caso, precisar que el consumidor de un producto de los amparados por los signos de la actora, como por ejemplo, el interesado en adquirir un artículo de cuero, difícilmente podría decidir en sustituir dicho artículo por los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial, que ofrece la marca cuestionada.

Por lo tanto, la Sala observa que entre los servicios y los productos identificados por los signos en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial. Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

De otra parte, en lo concerniente al argumento de la actora, en el sentido de que tiene derecho de uso exclusivo a su nombre y enseña comercial, en virtud de haber sido su primer usuario y que, por tanto, ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad, la Sala estima que no le asiste razón, pues de acuerdo con lo previsto en el literal b), del artículo 136 de la Decisión 486 de de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la protección del nombre comercial opera es frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine, como ya se dijo, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor.

Y en lo que respecta a que los acusados fueron expedidos con falsa motivación; que se violaron los artículos 58 y 61 de la Constitución Política y el debido proceso, toda vez que la SIC concedió el registro de la marca solicitada “Roca”, a pesar de que era similar a sus signos “Rocka”, la Sala no evidencia dicha violaciones, toda vez que la mencionada entidad demandada concedió el registro de la marca cuestionada, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, como se puso de presente anteriormente.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada del tercero interesado en las resultas del proceso “Roca” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados la posibilidad de confusión o error en el consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas constitucionales y legales, invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. De ahí que asistiera razón a la parte demandada y al tercero con interés directo en las resultas del proceso de oponerse a las pretensiones de la demanda aduciendo la legalidad de los actos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de octubre de 2017».

1 En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante CAN.

2 Proceso 434-IP-2016.

3 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial.

4 Ibídem

5 Sentencia de 18 de junio de 2009. (Expediente núm. 2003-00095. Actora: Transpack Ltda. Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno).