SENTENCIA 2013-00104 DE ABRIL 6 DE 2017

 

Sentencia 2013-00104 de abril 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2013-00104-00.

Consejera ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: CI Conimex SAS

Tesis: La marca “Andaluz Aceite de Oliva” resulta engañosa, al incorporar en su conjunto la expresión “Andaluz” que hace referencia o describe el lugar de procedencia del producto, dado que conlleva a que el público consumidor asocie dicho signo con una determinada localidad o zona geográfica, esto es, Andalucía, cuando en realidad no está probado que tenga esa característica.

Bogotá, D.C., seis de abril de dos mil diecisiete.

La sociedad CI Conimex SAS, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, consagrado en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda ante esta corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1. Son nulas las resoluciones 0014822 de 20 de marzo de 2012, “Por la cual se niega un registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 00075285 de 30 de diciembre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca mixta “Andaluz Aceite de Oliva”, para distinguir los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. Fundamentos de hecho y derecho

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:

1. El 2 de mayo de 2011, la actora presentó solicitud de registro de la marca mixta “Andaluz Aceite de Oliva”, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 633 de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin presentarse oposición alguna.

3. La entidad demandada negó el registro de la marca solicitada, mediante la Resolución 0014822 de 20 de marzo de 2012, con fundamento en las previsiones del literal i), del artículo 135, de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia geográfica.

4. La actora interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, argumentando que no es posible afirmar que la expresión “Andaluz Aceite de Oliva” tiene per se la idoneidad para describir la procedencia geográfica del producto, porque la producción de aceite de oliva es una actividad que puede ser característica pero no exclusiva de la provincia de Andalucía España.

5. A través de la Resolución 00075285 de 30 de noviembre de 2012, el Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución recurrida, al considerar que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme al cual no procede el registro como marca de aquellos signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia geográfica.

I.2. Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones acusadas, violó, por indebida interpretación, el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Consideró que la demandada incurre en un error esencial de hecho, porque la expresión “Andaluz Aceite de Oliva” no tiene per se la idoneidad para describir la procedencia geográfica del producto, menos un referente puntual como la Provincia de Andalucía España, pues lo mismo podría considerarse respecto del aceite “La Sevillana”, el cual no tenía la idoneidad para describir como procedencia geográfica Sevilla- España, y con mayor razón si se tiene en cuenta que la Provincia de Andalucía en España no es el único lugar del planeta que ostenta ese nombre o denominación.

Expresó que el Código de Comercio en el artículo 584 establece: “podrán emplearse como marcas denominaciones arbitrarias o de fantasía, palabras de cualquier idioma, nombres propios, seudónimos, nombres geográficos, frases de propaganda, dibujos, relieves, letras, cifras, etiquetas, envases, emblemas, estampados, timbres, viñetas, sellos, orlas, bandas, las combinaciones o disposiciones de colores o cualquier otro signo que sea distintivo”.

Que, entonces, si la expresión “Andaluz Aceite de Oliva” se aprecia en forma integral con los restantes elementos del conjunto marcario, se concluye que no tiene la idoneidad para describir la procedencia geográfica concreta, puntual, exclusiva y única de la Provincia de Andalucía (España), porque el aceite “Andaluz Aceite de Oliva” se produce, envasa y se importa de España, por lo tanto no se engaña al consumidor, el cual al observar el signo a lo máximo lo asocia con España como país o lugar geográfico de procedencia.

Agregó que la citada Provincia Española no se asocia directamente con la producción de aceite de oliva, pues esta actividad es característica pero no exclusiva de dicha zona, como quiera que en toda España y en gran cantidad de países europeos como Italia, Grecia, Portugal, etc., se produce aceite de oliva, lo cual resulta absurdo y equivocado.

Cuestionó por qué entonces a las poderosas empresas se les ha registrado marcas, tales como “Suizo”, “Alpina”, “Bretaña” y a la empresa de la actora se le negó el registro de la marca cuestionada, no obstante que ella no miente, ni engaña. Que “en dónde queda la materialización del derecho constitucional fundamental a la igualdad …”.

Concluyó que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confunde casos muy puntuales y excepcionalísimos de PRODUCTO-EXPRESIÓN asociados de manera inequívoca con una región determinada, así por ejemplo la expresión Champaña sólo puede ser empleada para vinos espumosos procedentes de esta región francesa, pero ese no es el caso del aceite de oliva.

II. Trámite de la acción

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 20 de octubre de 2014 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, el apoderado de la actora, y la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición de entidad demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si las resoluciones 0014822 de 20 de marzo y 00075285 de 30 de noviembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las cuales se negó el registro de la marca “Andaluz Aceite de Oliva” (mixta), para distinguir productos de la Clase 29 Internacional, solicitada por la actora, sociedad CI Conimex SAS, vulneran, por indebida interpretación, lo dispuesto en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 584 del Código de Comercio; y 29 de la Constitución Política.

Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En cuanto a la solicitud de la actora relativa a oficiar a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que remita copia del expediente administrativo núm. 11-53098, advirtió que el mismo ya obra en autos, a folios 51 a 96, allegado por la entidad demandada con el escrito de contestación de la demanda.

Se señaló que una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron que NO encuentran irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

II.1. Contestación de la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.

Sostuvo que el signo solicitado “Andaluz Aceite de Oliva” (mixto) puede ser engañoso, respecto a la procedencia geográfica, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos que se pretende, toda vez que emplea la expresión “Andaluz”, creando en la mente del consumidor la idea de que bajo dicha marca se comercializará aceite de oliva, entre otros, con la calidad y la procedencia geográfica de Andalucía, España.

Que el signo solicitado tiene un efecto desinformativo en la mente del consumidor y, en consecuencia, la marca está incursa en la causal de irregistrabilidad que señala el literal i), del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

III. Alegato del Ministerio Público

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV. Interpretación prejudicial

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó(1):

1.6. En ese sentido, la prohibición de registrar signos engañosos se dirige a precautelar el interés general, es decir, del público consumidor. En consecuencia, el carácter engañoso de un signo debe ser analizado según el producto o servicio que se pretenda distinguir, por cuanto no existen signos engañosos por sí mismos.

1.7. El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características o que tienen la misma calidad reconocida de los realmente originarios de dicho territorio.

1.8. De conformidad con lo anterior, se debe evaluar si el signo Andaluz Aceite de Oliva (mixto), solicitado a registro por Conimex SAS, podría generar engaño y, en consecuencia, inducir a error al público consumidor pertinente respecto de la procedencia de los productos en la clase 29 que pretende distinguir y, como efecto, en relación a su calidad, a efectos de determinar su registrabilidad”.

V. Consideraciones de la Sala:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 0014822 de 20 de marzo de 2012, negó el registro de la marca mixta “Andaluz Aceite de Oliva”, solicitado por la sociedad actora C.I. Conimex SAS, para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los siguientes productos:

“Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermelada, compotas, huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”

Al respecto, la actora alegó que la marca “Andaluz Aceite de Oliva” no tiene la idoneidad para describir la procedencia geográfica del producto y que tampoco induce en error y engaño al público consumidor, porque el aceite “Andaluz Aceite de Oliva” se produce, envasa y se importa de España.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. No así la interpretación del artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “Andaluz Aceite de Oliva” para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca objeto de la solicitud de registro se representa así:

grafico uno Andaluz
 

El texto de la norma interpretada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es del siguiente tenor:

Decisión 486

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…).

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

(…)”.

Ahora, comoquiera que la actora expresó que el signo cuestionado no es descriptivo de la procedencia geográfica de los productos que ampara y que tampoco induce en error y engaño al público consumidor, al considerar que el aceite “Andaluz Aceite de Oliva” se produce, envasa y se importa de España, es del caso abordar el alcance de los signos engañosos por el lugar de procedencia.

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal Andino precisó:

“En virtud de que la causal de irregistrabilidad absoluta cuya configuración se debate en el proceso interno comporta una especie de la prohibición de registrar “signos engañosos”, contemplada en el literal i) del Artículo 135, el Tribunal considera conveniente analizar la norma objeto de la presente interpretación prejudicial, cuyo tenor es el siguiente:

(…).

El literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece la irregistrabilidad de signos que puedan inducir a engaño a los medios comerciales o al público consumidor en general.

En relación a esta prohibición general, este Tribunal considera que: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 14 de febrero de 2013(2), señaló:

“(…) la Sala estima que la decisión administrativa impugnada debe ser retirada de la vida jurídica, pues a pesar de no existir un riesgo cierto de confusión o asociación, lo cierto es que el registro de la marca CUBA SI, es de suyo contrario a lo dispuesto en los artículos 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en donde se establece textualmente:

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…).

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

El literal anteriormente mencionado, contempla como causal de irregistrabilidad el hecho de que el signo pueda inducir a los medios comerciales o al público en general al engaño, en cuanto a la procedencia geográfica de los productos, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

En consonancia con lo anterior, los artículos 221 y 222 de la Decisión 486, son perentorios al disponer lo siguiente:

ART. 221.—Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

ART. 222.—Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

Además de las consideraciones precedentes, resulta oportuno tener en cuenta los siguientes apartes de la interpretación prejudicial que se trascriben a continuación:

El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.

[…].

Ahora bien, entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica. (El subrayado es de la Sala)

En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 […]

Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos:

• Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado.

• Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.

• Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.

En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado.

Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de […] determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es este titular.

En ese orden de ideas, la Sala es del criterio que la expresión CUBA que aparece incorporada en el signo marcario cuyo registro se cuestiona, puede inducir en error a los consumidores, incluyendo dentro de ellos a quienes conocen de la excelente calidad de las bebidas alcohólicas que se producen en esa isla caribeña, circunstancia ésta que necesariamente ha de conducir a la declaratoria de nulidad de la Resolución 26355 del 12 de octubre de 2005, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.”

A partir de lo que ha quedado reseñado, estima la Sala que la marca “Andaluz Aceite de Oliva” puede resultar engañosa, pues incorpora en su conjunto la expresión “Andaluz” que hace referencia o describe una característica del producto, como lo es, un lugar de procedencia, dado que conlleva a que el público consumidor asocie dicho signo con una determinada localidad o zona geográfica, esto es, Andalucía, Provincia de España, conocida en general por la producción de aceite de oliva. De tal manera que se hace indispensable acreditar, lo cual no ocurre en este caso, que en efecto tal producto que ampara la marca se envasa y proviene de dicho país.

La demandante se limita a señalar en el recurso que interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio y, posteriormente, en la demanda que “el aceite de oliva Andaluz Aceite de Oliva, se produce, envasa y se importa de España”. Sin embargo, como se anotó anteriormente, en el expediente no obra prueba alguna que respalde su dicho, razón por la cual la marca puede resultar engañosa al hacer creer al público consumidor que el producto que la ampara procede de determinada localidad o zona geográfica, cuando en realidad no goza de dicha característica.

Por consiguiente, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que, se repite, el signo cuestionado puede inducir a error o engaño al público consumidor en relación con la procedencia geográfica de los productos que ampara (aceite de oliva).

De otra parte, en lo concerniente al argumento de la actora, relativo a que la Superintendencia de Industria y Comercio, frente a hechos similares, se ha pronunciado de manera diferente, como ocurrió cuando señaló que aceite “La Sevillana” no tenía la idoneidad para describir la procedencia geográfica del producto y cuando trajo a colación los casos en los cuales se estudió la registrabilidad de las expresiones “Suizo”, “Alpina” ,“Bretaña” y “Champaña”, la Sala considera que no puede aplicar el criterio utilizado en los citados casos, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas(3). Ahora, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la Jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

REMÍTASE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de abril de 2017.

Magistrados: Roberto Augusto Serrato Valdés, presidente—María Elizabeth García GonzálezCarlos Enrique Moreno Rubio.

1 Proceso 598-IP-2015.

2 Expediente 11001-03-24-000-2006-00078-00, Actora: Havana Rum Liquors S.A., Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala.

3 Referencia: expediente 2004-00065. Acción: nulidad y restablecimiento del derecho. Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla, Actora: Procaps S.A.