Sentencia 2013-00236 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Referencia: Expediente 11001-03-24-000-2013-00236-00

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: Luz Dary Mateus Casañas

Tesis: El signo cuestionado “SOL LIMÓN Y SAL”, contiene las partículas de uso común sol, limón, sal, que al estar combinadas entre ellas y tener el vocablo “y” resulta distintiva y registrable.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Bogotá D.C., treinta de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, concedió el registro de la marca “SOL LIMÓN Y SAL” (mixta), en favor de la sociedad CCM, IP. S.A.(7), para distinguir productos de la clase 32(8) de la clasificación internacional de Niza, al considerar que la misma es una marca derivada del signo previamente registrado “SOL CERO” (mixta), con certificado de registro número 347118, sobre el cual la sociedad en mención ostenta un derecho anterior.

Al respecto, la actora alegó que la marca solicitada para registro se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque, de una parte, presenta similitudes, susceptibles de causar riesgo de confusión o asociación con sus marcas previamente registradas “KOLA SOL” (mixta), “SODA SOL” (mixta), “LIMONADA SOL” (mixta), “KOLA SOL LIGHT” y “SOL” (denominativa y mixta), para distinguir productos de la clase 32(9) de la clasificación internacional de Niza y, de otra, una relación entre los productos que identifican los signos en conflicto.

Señaló, además, que el elemento que le da distintividad a las marcas enfrentadas es: “SOL”, pues los diferentes elementos que acompañan a algunas de las marcas son comunes en la citada clase 32, de tal forma que el análisis debe recaer sobre la referida expresión.

Por su parte, el tercero interesado en las resultas del proceso manifestó que la expresión “SOL” es de uso común para los productos comprendidos en las clases 32 y 33 de la clasificación internacional de Niza.

Así mismo, adujo que la actora carece de legitimación en la causa por activa para fundamentar. su demanda de nulidad en la causal señalada en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues no la invocó durante la actuación administrativa, ni en la vía gubernativa.

Sobre este último argumento del tercero interesado, la Sala considera que el hecho de que la actora no haya invocado la causal prevista en el citado artículo, dentro de la actuación administrativa o de la vía gubernativa, no impide que la invoque, a través de la presente acción, habida cuenta de que es procedente alegar causales de nulidad nuevas, no planteadas inicialmente en sede administrativa, conforme lo señaló esta sección en la Sentencia de 3 de marzo de 2005 (Exp. 2001-00418-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso), reiterada en el fallo de 11 de diciembre de 2006 (Exp. 25000-23-15-000- 2001-00413-01, Actor: Moon Sik Yoon, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón), en la cual se precisó:

“En primer lugar en relación con el agotamiento de la vía gubernativa, la Sala reitera la jurisprudencia expresada en diferentes sentencias en cuanto ha considerado que es procedente alegar causales de nulidad nuevas, no planteadas inicialmente en sede administrativa, porque si lo que la ley pretendiera al acudir ante la jurisdicción contenciosa fuera la reproducción de los argumentos expuestos en la vía gubernativa exigiría copia de los recursos interpuestos en lugar de exigir la demanda con los requisitos del Código Contencioso Administrativo, por lo tanto la Sala se referirá a todos los cargos esgrimidos por el actor” (las negrillas y subrayas fuera de texto).

Posteriormente, en sentencia de 8 de mayo de 2014 (Exp. 2010-00003-01, Actora: Café Universal S.A.)(10), la sección primera reiteró el anterior precedente jurisprudencial, de la siguiente manera:

“Cabe resaltar que en Sentencia de 11 de diciembre de 2006 (Exp. 2001-00413.-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón), sostuvo la Sala que si lo que la ley pretendiera al acudir ante esta jurisdicción fuera la reproducción de los argumentos expuestos en la vía gubernativa, exigiría copia de los recursos interpuestos en lugar de la demanda con los requisitos del Código Contencioso Administrativo. Y esta providencia igualmente fue reiterada en el fallo de 7 de octubre de 2010. (Exp. 2004-01088-01, C.P. María Elizabeth García González).

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, no así el artículo.134, ibídem.

Corresponde, entonces, a la Sala. determinar si de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “SOL LIMÓN Y SAL” para la clase 32 de la clasificación internacional de Niza.

El texto de la norma aludida, es el siguiente:

“DECISIÓN 486

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara Indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso:

“(...) 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de lossignos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en estas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir como el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte consultante al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la clase 32 de la clasificación internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

f1
 

f2
 

f3
 

f4
 

f5
 

f6
 

Ahora bien, como en. el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por la actora, con otras marcas mixtas y una nominativa, previamente registradas, en favor del tercero interesado, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas y no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que traeen la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

De manera que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Para el efecto, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial:

“(...) 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades decada caso concreto.

1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.5.3. Figurativa o gráfica. Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.5.4. Conceptual o ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”.

Antes de ello, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el juez consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al respecto, el Tribunal de Justicia la Comunidad Andina precisó:

“2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes”.

Según el tercero interesado en las resultas del proceso, la partícula “SOL” es de uso común, ya que se encuentra incorporada en algunas marcas de la clase 32.de la clasificación internacional .de Niza.

En efecto, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas registradas para la citada clase 32, que contienen dicha expresión “SOL”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SignoTitular
SOLSTIS (nominativa) Smithkline Beecham P.L.C.
SOLERA (mixta)Deutsche Transnational Trustee Corportation, INC.
SOLUFIBRA (nominativa)Wyeth LLC.
SOLAZ (mixta) Osborne y Cía. S.A.
SOL CERO LIMÓN Y SAL (mixta)Cervezas Cuautémoc Moctezuma, S.A. DE C.V.
VITA-SOLAR (mixta)Álvaro José Dueñas Barajas

Además, es menester precisar que la interpretación prejudicial señala que la Corte Consultante deberá también determinar si las palabras “LIMÓN” y “SAL” son de uso común.

En el citado archivo de peticiones y registros de marcas, aparecen los siguientes signos registrados con. el vocablo “LIMÓN”, en la misma clase:

SignoTitular
LINK LIMÓN (mixta)Bavaria S.A.
LIMÓN ÁGUILA (nominativa)Bavaria S.A.
BIG LIMÓN (nominativa)Acava Limited
SABROFRESH LIMÓN (mixta)Merisant Company 2 SARL
LIMÓN CERVUNIÓN (nominativa)Cervecería Unión S.A.

Así mismo, se encuentran los siguientes signos registrados con el vocablo “SAL”, en la misma clase:

SignoTitular
SAL g (mixta)JGB S.A.
TESALIA SPORT (mixta)The Tesalia Springs Holding Corporation
DARSALUD (nominativa)Darsalud y Bienesin Ltda.
SAL VIDA (nominativa)Laboratorios Lister S.A.
SALEYJHO (mixta)Empresa Agro-Industrial Saleyjho

De lo anterior se advierte que las denominaciones “SOL”(11), “LIMÓN” y “SAL” son de uso común, las cuales no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, es del caso aclarar que el derecho de uso exclusivo del que goza la actora descarta que palabras de uso común, pertenecientes al dominio público, como “SOL”, “LIMÓN” y “SAL”, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.

Además, se debe precisar que esas palabras de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tienen la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permiten apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, conforme lo expresó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la citada interpretación prejudicial, a saber:

“Sin embargo, es posible que palabras o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras, partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas” (las negrillas y subrayas fuera de texto).

En el presente caso, era procedente el registro de la marca cuestionada “SOL LIMÓN Y SAL” (mixta), al tener combinados los referidos vocablos de uso común, así como la letra “Y”, que la dota por sí misma de la suficiente carga semántica que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público. consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora.

Por lo tanto, no se presentan semejanzas ortográficas, fonéticas entre los signos cotejados.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en enfrentados distinguen los mismos productos, al amparar los de la clase 32, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento diferente que contribuye a diferenciarla de las otras marcas previamente registradas de la actora.

Ahora, aun cuando ello no incide en la decisión que aquí se ha de adoptar, dado que no hay similitud entre las marcas enfrentadas, debe señalarse que no le asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio, al considerar que la marca mixta cuestionada “SOL LIMÓN Y SAL” es derivada de la marca “SOL CERO”, ya registrada en favor del tercero interesado en las resultas del proceso.

Sobre las, marcas derivadas, esta sección en Sentencia de 30 de junio de 2016 (Exp. 11001-03-24-000-2013-00141-00, Actora: MESTRA AG)(12) trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así:

“Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan”.

(...)

Además, dentro del proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101 (sic), este tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos:

(...)

Estas ‘marcas derivadas’ —como se las conoce en la legislación española (artículo 9º de la ley de marcas de 1998)—, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”. En el marco de estas consideraciones, el tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.

(...)

Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la oficina de registro de marca o el juez competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar” (negrillas y subrayas fuera de texto.)

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que la marca “SOL LIMÓN Y SAL” (mixta) no es una derivación de la marca figurativa “SOL CERO” (mixta), previamente concedida, de la cual es titular el tercero interesado en las resultas del proceso, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada, pues el signo cuestionado tiene tres vocablos diferentes (“LIMÓN”, “Y”, “SAL”) a la previamente registrada.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada “SOL LIMÓN Y SAL” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) La marca cuestionada fue concedida, a través de los actos acusados, en favor de la sociedad CCM, IP S.A. y luego transferida a la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. DE C.V.

(8) Cervezas.

(9) Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

(10) C.P. María Elizabeth García González.

(11) Frente a esta expresión —“SOL”—, la Sala, ya se pronunció en sentencias de 14 de julio de 2016 (Expedientes 2013-00235-00 y 2013-00240-00, C.P. María Elizabeth García González), en las que concluyó, al igual que en esta ocasión, que dicho elemento es de uso común y, por lo tanto, no puede ser apropiadapor un soló titular marcario.

(12) C.P. María Elizabeth García González.