Sentencia 2013-00351 de agosto 4 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00351-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: Sanofi - Aventis de Colombia S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: Tesis: La marca denominativa “Calmodox” es diferente de la marca denominativa opositora “Calmidol”, al contener la expresión “Odox”, que le da un matiz diferenciador y contundente, además de que la expresión “Calm” es una palabra de uso común que debe excluirse del cotejo.

Bogotá, D.C., cuatro de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 40015 de 28 de julio de 2011, confirmada por las resoluciones 9498 de 27 de febrero y 55897 de 26 de septiembre de 2012, concedió el registro de la marca “Calmodox” (nominativa), para distinguir los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre dicha marca y el signo previamente registrado “Calmidol” (nominativa) no existen semejanzas susceptibles de generar confusión.

Por su parte, la actora alegó que la marca “Calmodox” (nominativa)es confundible con su marca previamente registrada “Calmidol” (nominativa), que ampara productos de la citada Clase 5ª, dado que dicho signo tiene semejanzas ortográficas y fonéticas, que afectan su derecho registrado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de la citada Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “Calmodox” (denominativa) para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

Decisión 486.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

CALMODOX
MARCA SOLICITADA
CUESTIONADA
(CLASE 5ª)
CALMIDOL
MARCA (OPOSITORA)
(CLASE 5ª)

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

Los productos que las marcas en conflicto pretenden proteger son de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”.

La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas.

Por tal razón, la Sala considera necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial:

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”(3).

Además, es menester precisar que la interpretación prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

“1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”(4).

Ahora bien, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el juez consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas, y que debe determinar si la partícula “CALM” de los signos en conflicto es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

“… Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas.

Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurante o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

La Sala Consultante deberá determinar si la partícula “CALM”es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacionalde Niza de conformidad con lo expresado en la presenteprovidencia y, posteriormente, deberá realizar la comparaciónde los signos confrontados excluyendo la partícula de usocomún” (resaltado y subrayas fuera de texto).

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 9 de junio de 2011 (exp. 1101-03-24-000-2005-00105-01, Actora: Boehringer Ingelheim S.A., C.P. Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pinaneta), dijo:

“En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. A contrariosensu, no son registrables las marcas farmacéuticas quecontengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no seapropia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, lajurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registrode esas marcas, por estar de por medio la salud pública.

Además de lo expuesto, en providencias anteriores la Sala ha reconocido que un gran número de pacientes en Colombia, aún siendo neófitos en el campo de las ciencias de la salud, tienen el muy difundido hábito de automedicarse, razón por la cual se hace necesario extremar el rigor en el registro de las marcas farmacéuticas para evitar eventuales riesgos de confusión en los consumidores.

En ese orden de ideas, las partículas de uso común que formanparte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas encuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya queen estos casos es importante recalcar que la distintividad debebuscarse en el elemento diferente que lo integra. Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (exp. 7145, C.P. Camilo Arciniegas Andrade); 11 de mayo de 2006 (exp. 8429, C.P. MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (exp. 266, C.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (exp. 255. C.P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (exp. 231, C.P. MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (exp. 185 C.P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (exp. 349, C.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (exp. 236, C.P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (exp. 269, C.P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (exp. 105, C.P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (exp. 182, C.P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras” (resaltado y subrayas fuera de texto).

Ahora, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas solicitadas y registradas para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la partícula “CALM”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SIGNOTITULAR
RECALMIN (nominativa)LABORATORIOS FARMACEUTICOS MULTILATINOS SAS
CALMITOS (mixta)HIGH NUTRITION COMPANY SAS
INSTACALM nominativa)LABORATORIOS INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS - LABINCO SAS
OXICALM (nominativa)INDURA S.A.
CALMAFOS (nominativa)ZOETIS SERVICES LLC.
CALMOMAX (nominativa)LABORATORIOS ECAR S.A.
CALMADORAL (nominativa)PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES
CALMINEX (nominativa)HIPERMARCAS S.A.
NEOCALMANS (nominativa)SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
CALMOALERGIN (nominativa)LABORATORIOS NALEMAN LIMITADA
FYBOCALM (nominativa)RECKITT & COLMAN OVERSEAS) LIMITED.
CALMOPECTOL (nominativa)LABORATORIOS BUSSIEE S.A.

Es decir, que se trata de una expresión de uso común.

De tal manera que ello impone al juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “ODOX” de la marca solicitada cuestionada e “IDOL” de la marca opositora, toda vez que la expresión “CALM” no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva y debe ser excluida del cotejo.

Respecto a la similitud ortográfica entre las partículas “ODOX” de la marca solicitada cuestionada e “IDOL” de la marca opositora, es preciso indicar que si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común la consonante y vocal D y O, también lo es que éstas, en cada uno de los signos en disputa, se encuentran combinadas con vocales y consonantes diferentes, lo que hace que visualmente no sean confundibles.

Con relación a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, pues la primera expresión se pronuncia ODOX y la segunda IDOL.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia:

ODOX- IDOL- ODOX- IDOL

ODOX- IDOL- ODOX- IDOL

ODOX- IDOL- ODOX- IDOL

ODOX- IDOL- ODOX- IDOL

Estima la Sala que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético sea distinto, pues lo cierto es que no es dable confundir la expresión ODOX con IDOL.

Lo anterior en razón de que, al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones o desinencias distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que el uso de las partículas comunes lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se establece que “CALMODOX”, y “CALMIDOL”, en su conjunto, son evocativas, al contener la partícula “CALM”, pues evocan en la mente del consumidor la idea de un “calmante”, teniendo en cuenta que amparan productos de las clases 5ª (productos farmacéuticos); y al no tener un significado conceptual propio, este aspecto resulta irrelevante para el cotejo.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “CALMODOX” (nominativa) es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca opositora, al contener la expresión “ODOX”, que le da un matiz diferenciador y contundente.

Ahora, cabe precisar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, así como productos relacionados, al amparar los de las clases 5ª (productos farmacéuticos y veterinarios), también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada “CALMODOX” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

3 Ibídem.

4 Proceso 191-IP- 2013.