Sentencia 2013-00457 de junio 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 11001-03-24-000-2013-00457-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Acción de nulidad relativa.

Actora: Glaxosmithkline Colombia S.A.

Tesis: La marca “Duloxa” es diferente de la marca opositora “Dolex”, al contener raíces, terminaciones y secuencia de vocales diferentes.

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La SIC, a través de la Resolución 26867 de 3 de mayo de 2013, revocó la Resolución 52166 de 30 de agosto de 2012 y concedió el registro de la marca “Duloxa” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre dicha marca y la marca “Dolex” (nominativa), previamente registrada en favor de la actora, que distingue productos de la misma Clase, no existen semejanzas susceptibles de generar confusión, en tanto presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente.

La actora alegó que la marca cuestionada “Duloxa” (nominativa) es similarmente confundible con su marca previamente registrada “Dolex” (nominativa y mixta), ya que la referida marca cuestionada reproduce su marca, al mantener la estructura consonántica D-L-X.

Adicionalmente, señaló que su marca “Dolex” era notoriamente conocida en Colombia, para el período comprendido entre el año 2010 hasta junio de 2011, dentro del cual se presentó la solicitud de registro para la marca “Duloxa”.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 224, 226, y 228 de la Decisión 486.

Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con las normas de la citada Decisión, procedía el registro de la marca “Duloxa” (denominativa) para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, ransliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…)

“ART. 224.—Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(…)

“ART. 226.—Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte especial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

(…)

“ART. 228.—Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero (…)”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

“a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

Duloxa

Marca solicitada cuestionada (Nominativa)

Dolex

Marca previamente registrada (Nominativa)

S1101-1
 

Marca previamente registrada (Mixta)

Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta (“Dolex”), como lo es una de las registradas en favor de la actora, con una marca denominativa (“Duloxa”), es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento predominante en la marca mixta es el denominativo, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica, que consiste en la grafía especial, sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. Por una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, por la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquel.

Los productos que las marcas en conflicto pretenden proteger son de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “Productos farmacéuticos, y medicamentos”.

La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, se debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas.

Por tal razón, la Sala considera necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto de sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es pertinente considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de casa caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

d) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante”(3).

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

“(i) Se debe analizar cada signo en conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una marca más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la maraca en el mercado”(4).

Al aplicar la Sala los conceptos reseñados a los signos enfrentados, advierte que la marca cuestionada “Duloxa” cuenta con 3 sílabas y el signo previamente registrado “Dolex” está conformado por 2 sílabas.

Si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común las letras D-L-X, también lo es que tienen diferentes raíces y terminaciones, dado que la marca “Duloxa” tiene la raíz “DU” y termina en “XA” (en una vocal), mientras que la marca opositora “Dolex” tiene como raíz “DO” y termina en “LEX” (en una consonante).

Dichas marcas tienen secuencias de vocales diferentes, porque en el primer signo están la “U-O-A” y el segundo signo contiene “O-E”, lo que hace que visualmente no sean confundibles.

Además, la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, toda vez que sus sílabas tónicas se encuentran ubicadas en lugares distintos. En la marca cuestionada se encuentra en la sílaba “LO”, mientras que en la marca previamente registrada se ubica en “LEX”.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, cabe señalar que las marcas en conflicto son signos de fantasía, ya que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos señalados y de los signos confrontados, no encuentra la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “Duloxa” (nominativa) es lo suficientemente distintiva frente a la marca opositora.

Ahora bien, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas.

Al respecto, se precisa que la marca cuestionada “Duloxa” distingue: “Productos farmacéuticos y medicamentos”, cuyo principio activo es el Clorhidrato de Duloxetina, el cual se emplea, entre otros usos, como un antidepresivo(5), de conformidad con las páginas de internet: [http://www.bpi.com.lb/product/286/Duloxa] y [http://co.prvademecum.com/producto.php?producto=9524].

Por su parte, el signo “Dolex” ampara los siguientes: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” y tiene como función el “control del dolor leve a moderado y tratamiento del estado febril”, según consta en la página de internet www.plmfarmacias.com”.

En lo concerniente a que la marca “Dolex”, previamente registrada en favor de la actora, es notoriamente conocida, la Sala estima que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “Duloxa” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva o generar un riesgo de uso parasitario, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto. Así lo señaló esta Sección en la sentencia de 11 de febrero de 2010 (Expediente 2004-00376, Actora: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), cuando sostuvo:

“(…) para la Sala, es irrelevante que la marca “Belmont” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “Du Mont” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de su signo; y en lo tocante a los argumentos relativos a que se tenga en cuenta el precedente de la SIC, citado por ella en la demanda, se estima que no es viable, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas(6); y, en todo caso, de considerarse que eventualmente la administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la Jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

En este orden de ideas, al poseer la marca “Duloxa”, del tercero interesado en las resultas del proceso, la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de junio de 2017».

3 Ibídem.

4 Proceso 361-IP- 2015.

5 “La duloxetina se usa para tratar la depresión y el trastorno de ansiedad generalizado (GAD, por sus siglas en inglés; preocupación y tensión excesivas que alteran la vida cotidiana y duran 6 meses o más). La duloxetina también se usa para tratar el dolor y el hormigueo provocados por la neuropatía diabética (daño en los nervios, que puede presentarse en personas que tienen diabetes) y la fibromialgia (una afección duradera que puede provocar dolor, rigidez muscular y sensibilidad, cansancio y dificultad para dormir o para permanecer dormido). La duloxetina también se utiliza para tratar el dolor continuo de huesos o músculos, como el dolor en la parte baja de la espalda u osteoartritis (dolor o rigidez en las articulaciones que pueden empeorar con el tiempo). La duloxetina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina (SNRI, por sus siglas en inglés). Actúa aumentando las cantidades de serotonina y norepinefrina, sustancias naturales del cerebro que ayudan a mantener el equilibrio mental e impiden el desplazamiento de las señales de dolor en el cerebro.” Disponible en línea: [https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a604030-es.html].

6 Ref.: Expediente 2004-00065. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla, Actora: Procaps S.A.