Sentencia 2013-00478 de noviembre 17 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2013-00478-00.

Acción de nulidad relativa

Actor: Sebastián Cadavid Herrera

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Bogotá D.C., diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La SIC, a través de la Resolución 4194 de 8 de febrero de 2013 concedió el registro de la marca mixta “The Cheesecake Factory”, en favor de la sociedad TCF para distinguir productos de la Clase 30(3) de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Al respecto, el actor alegó que la marca solicitada para registro es similar a su marca “Cheesecake Company”, que también distingue productos de la citada Clase 30(4), dado que evocan el mismo concepto, el de una “empresa de cheesecakes”; “Factory” y “Company” son expresiones en inglés que están asociadas al concepto de “empresa” como actividad económica, la partícula “THE” es de uso común y debe ser excluida del cotejo marcario; y por cuanto ambas marcas amparan productos de la Clase 30 Internacional.

El tribunal en la interpretación prejudicial solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literales f) y g), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, procedía el registro de la marca “The Cheesecake Factory” para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas, son los siguientes:

“DECISIÓN 486

[…]

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que […]:

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en las usanza del país; […].

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]”.

De acuerdo con la jurisprudencia del tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el tribunal en este proceso:

“1.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.9.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar en las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.9.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máxima de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

1
 

MARCA SOLICITADA PARA REGISTRO (MIXTA)

2
 

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con otra marca mixta, previamente registrada, en favor del actor, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca controvertida, no así la gráfica que la acompaña, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de aquella.

Igual sucede con la marca previamente registrada.

De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Para el efecto, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial:

“1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan

1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”(5).

Antes de ello, es del caso señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha aleccionado acerca de que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Sobre este asunto, esta Sección en sentencia de 23 de enero de 2014(Exp. 2007-00230-00, Actora: Autotécnica Colombiana S.A., C.P. María Elizabeth García González) trajo a colación el referido criterio expuesto por el tribunal, así:

“… es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el juez consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran los siguientes signos solicitados y registrados para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “THE”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SignoTitular
THE GASTROPUB SAS (mixta)THE GASTROPUB S.A.S.
NICKELODEON AVATAR THE LEGEND OF AANG (nominativa)VIACOM INTERNATIONAL INC.
KINGDOM OF THE SUN nominativa)DISNEY ENTERPRIECES, INC.
THINK OUTSIDE OF THE BUN (nominativa)TACO BELL CORP.
THE DECADENT(nominativa)LOBLAWS INC.
THE LITTLE CUPCAKE(mixta)ANGELA INES ARISTIZABAL DE

Así mismo, aparecen los siguientes signos registrados con el vocablo “CHEESECAKE”:

SignoTitular
LA CASA DEL CHEESECAKE (nominativa)ANDRÉS FELIPE VALLEJO
SARALEE CHEESECAKE BITES (nominativa)SARA LEE CORPORATION
CHOCO CHOICE CHEESECAKE BROWNIE (mixta)SANDRA PATRICIA DUEÑAS ARAQUE
THE DREAM Factory EXCLUSIVELY FORMA THA CHEESECAKE Factory BAKERY (mixta)TCF CO. LLC
The CheesecakeFactory (nominativa)TCF CO. LLC

De tal manera que el cotejo debe recaer respecto de las expresiones “Factory” de la marca cuestionada y “Company” de la marca previamente registrada, toda vez que las expresiones “THE” y “Cheesecake” son de uso común, las cuales no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Al respecto, el tribunal precisó:

“4.5. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común deben excluirse del cotejo de marcas”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por lo tanto, el actor, como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es “Cheesecake”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general.

Además, la precitada interpretación prejudicial establece que las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre la marca cuestionada “The CheesecakeFactory” y el signo “Cheesecake Company”, previamente registrado de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues la expresión “Factory”, genera un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado, que está acompañado de la partícula “Company”.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala considera que la marca cuestionada “The CheesecakeFactory” se encuentra conformada por la expresión del idioma inglés “Factory”, que traducida al español significa fábrica(6).

Por su parte, la marca previamente registrada contiene la denominación en inglés “Company”, que traduce compañía.(7)

Es decir, que las denominaciones “Factory” y “Company” tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, ya que sugieren en la mente del consumidor la idea de productos relacionados con una empresa o fábrica, que desarrolla una actividad económica.

Sobre las marcas evocativas, es menester aclarar que son consideradas como débiles, pero registrables.

En la citada interpretación prejudicial, se señala:

“En ese orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos (poder de oposición débil)”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por lo tanto, “el titular de estos signos previamente registrados no puede impedir que la citada marca cuestionada evoque las mismas propiedades o características de sus marcas, o pretender su exclusión en marcas de terceros o apropiarse de dichas expresiones, ni fundamentar la confundibilidad marcaria, solamente en esa precisa específica circunstancia”(8).

En consecuencia, la Sala considera que dicha similitud conceptual no es suficientemente significativa para generar riesgo de confusión directa ni indirecta entre el público consumidor.

Al respecto, se precisa que la expresión “The Cheesecake” al estar combinada con la denominación “Factory”, forma un conjunto suficientemente distintivo y diferente al signo previamente registrado, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

Por último, en lo que respecta al argumento del tercero interesado en las resultas del proceso, relativo a que ambas marcas han coexistido de forma pacífica sin presentar riesgo de confusión, la Sala considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo señaló el tribunal, “la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad”(9). (Negrillas y subrayas fuera del texto).

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada “The CheesecakeFactory” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135, literales f) y g), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.

Por consiguiente, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, postres de pastelería, cheesecakes, pasteles, dulces, pastelitos, tortas, pastelería y confitería”.

4 “Repostería, pastelería, confitería, helados y panadería”.

5 Ibídem.

6 http://www.google.com.co

7 diccionario.reverso.net

8 Criterio expuesto por esta Sección en sentencia de 18 de febrero de 2016 (Exp. 2008-00183-00, Actora: Productos Familia S.A., C.P. María Elizabeth García González).

9 Sentencia de 14 de abril de 2016 (Exp. 2010-00267-00. Acción: Nulidad Relativa, Actora: Philip Morris Products S.A, C.P. María Elizabeth García González).